З метою правильного і однакового застосування господарськими судами норм чинного законодавства у вирішенні питань призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності, Вищий господарський суд України вважає за необхідне дати такі рекомендації.

1.1. У вирішенні питань призначення судової експертизи господарським судам слід керуватися Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК), Законом України "Про судову експертизу", Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 N 144/5, та мати на увазі викладене в роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 N 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" (з подальшими змінами і доповненнями) з урахуванням особливостей правового регулювання захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

1.2. У додатку 4 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністра юстиції України від 15.07.97 N 285/7-А (у редакції наказу від 17.01.2002 N 4/5, наведено Перелік основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей (далі - Перелік). У Розділі VII Переліку серед видів судових експертиз за N 13 зазначено експертизу, пов'язану з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності. Ця експертиза включає певні види експертних спеціальностей, які господарським судам необхідно враховувати у призначенні експертиз з відповідних справ.

1.3. Судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Отже господарські суди не повинні порушувати перед судовим експертом питання суто правового характеру, які мають вирішуватися самим судом.

1.4. Суди не повинні призначати судову експертизу для з'ясування документованих або публічно оголошених в установленому порядку відомостей про об'єкти, події та явища, що є або пов'язані з результатами інтелектуальної, творчої діяльності. Для з'ясування такої інформації не потрібні спеціальні знання фахівців з відповідної галузі знань, оскільки суд може одержати або витребувати ці відомості від сторін спору чи інших учасників судового процесу. Так, наприклад, немає потреби призначати судову експертизу для з'ясування питань про:

держателя певного доменного імені в мережі Інтернет, тому що ці дані відповідно до вимог статей 30 та 65 ГПК можуть бути витребувані від об'єднання "Український мережевий інформаційний центр", який адмініструє систему реєстрації та обліку доменних назв і адресу українського сегмента мережі Інтернет;

дату відкриття офіційної або офіційно визнаної міжнародної виставки, проведеної на території держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, оскільки ці дані можуть бути витребувані від Ради з питань виставкової діяльності в Україні, положення про яку затверджено Розпорядженням Президента України від 27.03.2001 N 74/2001-рп.

1.5. Призначаючи судову експертизу з дослідження, пов'язаного із захистом права інтелектуальної власності, господарським судам у відповідних ухвалах слід гранично точно визначати коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, та обсяг необхідних для експертного дослідження матеріалів.

Господарські суди повинні зобов'язувати сторони чи інших осіб надавати лише ті матеріали, витребування яких є дійсно необхідне для встановлення за допомогою спеціальних знань обставин справи. Так, необхідно задовольняти обґрунтовані клопотання експертів про надання деяких інформаційних матеріалів, що зберігаються в базах даних Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Однак слід відмовляти, зокрема, у задоволенні клопотань про надання судовому експерту всієї інформаційної бази даних Державного департаменту інтелектуальної власності.

2.1. Для вирішення питання про те, чи може частина літературного письмового твору (в тому числі й оригінальна назва твору) використовуватися самостійно або чи є твір похідним, необхідні знання спеціалістів у галузі літературознавства. Призначаючи судову експертизу з даного питання, господарський суд у відповідній ухвалі має точно навести уривки з літературного твору, які за доводами заінтересованої сторони спору можуть використовуватись самостійно, наприклад, у передачах (програмах) організацій мовлення чи як об'єкт торговельної марки або комерційне найменування тощо.

2.2. За наявності суперечностей між сторонами спору з питання про те, чи є продукт творчої діяльності таким, що не охороняється авторським правом (стаття 10 Закону України "Про авторське право і суміжні права", господарський суд, як правило, має призначати судову експертизу, оскільки для з'ясування цього питання потрібні спеціальні знання у відповідній галузі знань (літературознавства, мистецтвознавства тощо). Наприклад, потребує експертних роз'яснень питання про те, чи є літературний або музичний твір з текстом чи без тексту твором народної творчості (фольклором).

2.3. Для роз'яснення питання про можливе використання чужого твору без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), зокрема, у формі плагіату чи піратства у сфері авторського права і (або) суміжних прав, судам необхідно призначати судову експертизу і доручати її проведення спеціалістам у галузі літературознавства, мистецтвознавства тощо залежно від об'єкта авторського права і (або) суміжних прав.

У розгляді справ про порушення авторських та суміжних прав судовому експерту можуть бути орієнтовно поставлені для роз'яснення такі питання:

"Чи є текстовий матеріал (його фрагменти), розміщений (розміщені) у монографії, статті, брошурі або іншому виданні чи веб-сайті, повним чи частковим відтворенням літературного твору..., авторські права на який належать...";

"Чи є зображення, розміщене на сторінці газети, журналу або іншому виданні чи веб-сайті, відтворенням фотографічного твору..., авторські права на який належать...";

"Чи продемонстровано у передачі (програмі) організації мовлення, яку було трансльовано..., літературний, музичний, аудіовізуальний... твір або його фрагменти, авторські права на який (які) належать...";

"Чи продемонстровано у передачі (програмі) організації мовлення, яку було трансльовано..., виконання, фонограму, відеограму, суміжні права на який (яку) належать...".

3.1. У справах про оскарження рішень Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України з питань реєстрації знаків господарські суди не можуть встановлювати для роз'яснення судовим експертом питання про відповідність позначення, що є об'єктом торговельної марки, умовам надання правової охорони, оскільки за такої постановки питання судом з'ясовується питання права, а не питання факту.

3.2. Для з'ясування даних про відповідність позначення або будь-якої комбінації позначень, що є об'єктом зареєстрованої торговельної марки, публічному порядку, принципам гуманності і моралі на роз'яснення судового експерта можуть бути поставлені, зокрема, такі питання:

"Чи містить позначення або комбінація позначень зображення порнографічного характеру";

"Чи містить позначення або комбінація позначень антидержавні, расистські лозунги";

"Чи містить позначення або комбінація позначень емблеми та/або найменування екстремістських організацій, нецензурні слова, вирази тощо".

3.3. З урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка:

є зображенням чи імітацією державного герба, прапора чи іншого державного символу (емблеми); офіційної назви держави; емблеми, скороченого або повного найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційного контрольного, гарантійного та пробірного клейма, печатки; нагороди чи іншої відзнаки;

має розрізняльну здатність або чи набула розрізняльної здатності внаслідок використання; складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

складається лише з позначень чи даних, що є описовими у використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги, зокрема, чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати;