Відповідно до пункту 6 частини другої статті 36 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" пленум Вищого господарського суду України

З метою правильного і однакового застосування господарськими судами норм чинного законодавства у вирішенні питань призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності, дати такі роз'яснення.

1. Загальні питання призначення судової експертизи у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності.

1.1. У вирішенні питань призначення судової експертизи господарським судам слід:

- керуватися Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК), Законом України "Про судову експертизу" , Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз , затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 № 144/5 , з подальшими змінами і доповненнями);

- мати на увазі викладене в постанові пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" з урахуванням особливостей правового регулювання захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також у розділі "Експертиза об'єктів інтелектуальної власності" Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз, затверджених згаданим наказом Міністерства юстиції України.

1.2. У додатку 4 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 № 86/5 (з подальшими змінами), наведено Перелік основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Мінюсту (далі - Перелік). У розділі VII Переліку серед видів судових експертиз за № 13 зазначено експертизу, пов'язану з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності. Ця експертиза включає певні види експертних спеціальностей, які господарським судам необхідно враховувати у призначенні експертиз з відповідних справ.

1.3. Судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Отже, господарські суди не повинні порушувати перед судовим експертом питання суто правового характеру, які мають вирішуватися самим судом.

1.4. Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), яка зі вступом України до Світової організації торгівлі з 16.05.2008 є частиною національного законодавства України, передбачено, що процедури, які стосуються захисту прав інтелектуальної власності, не повинні бути безпідставно ускладнені або вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки (частина друга статті 41).

З огляду на зазначені приписи важливим є дотримання господарськими судами норм чинного законодавства щодо порядку призначення і проведення судових експертиз, у зв'язку з чим судам необхідно мати на увазі таке.

Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо дійсної необхідності такого призначення.

З урахуванням конкретних обставин справи та у разі, коли знань судді достатньо для з'ясування обставин справи, пов'язаної із захистом прав інтелектуальної власності, можливе вирішення суддею (суддями) питань, які виникають у розгляді справи, з позиції споживача без призначення судової експертизи.

Неприпустимо ставити перед судовими експертами питання, які випливають із застосування до спірних правовідносин норм законодавства, що регулює захист права інтелектуальної власності, і вирішення яких віднесено до компетенції суду, зокрема, про правову оцінку дій сторін тощо.

1.5. Суди не повинні призначати судову експертизу для з'ясування документованих або публічно оголошених в установленому порядку відомостей про об'єкти, події та явища, що пов'язані з результатами інтелектуальної, творчої діяльності. Для з'ясування такої інформації не потрібні спеціальні знання фахівців з відповідної галузі знань, оскільки суд може одержати або витребувати ці відомості від сторін спору чи інших учасників судового процесу. Наприклад, немає потреби призначати судову експертизу для з'ясування питання про держателя певного доменного імені в мережі Інтернет, тому що ці дані відповідно до вимог статей 30 та 65 ГПК можуть бути витребувані від об'єднання "Український мережевий інформаційний центр", який адмініструє систему реєстрації та обліку доменних назв і адресу українського сегмента мережі Інтернет.

1.6. Призначаючи судову експертизу з дослідження, пов'язаного із захистом права інтелектуальної власності, господарським судам у відповідних ухвалах слід гранично точно визначати коло і зміст питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, та обсяг необхідних для експертного дослідження матеріалів.

Господарські суди повинні витребувати у сторін чи інших осіб лише ті матеріали, які дійсно необхідні для встановлення за допомогою спеціальних знань обставин справи. Так, необхідно задовольняти обґрунтовані клопотання експертів про надання деяких інформаційних матеріалів, що зберігаються в базах даних Державної служби інтелектуальної власності України. Однак слід відмовляти, зокрема, у задоволенні клопотань про надання судовому експерту всієї інформаційної бази даних Державної служби інтелектуальної власності України.

1.7. З метою виключення неоднозначності вихідних даних для проведення експертизи господарському суду до винесення ухвали про призначення судової експертизи слід оглянути об'єкт експертного дослідження і перевірити матеріали справи та в разі виявлення розбіжностей в них ознак об'єкта (наприклад, різні за кольором зображення одних і тих самих об'єктів) та/або розбіжностей у викладенні відомостей, які стосуються одних і тих самих фактичних даних (наприклад, щодо дати пріоритету, зображень структурних формул речовин тощо), вжити заходів до усунення цих розбіжностей в порядку, передбаченому розділом V ГПК.

Господарським судам слід мати на увазі, що визначення способу проведення експертизи є компетенцією експерта. Отже, експерти мають право користуватися будь-якими джерелами інформації, які можуть бути однозначно ідентифіковані, в тому числі джерелами, розміщеними в мережі Інтернет.

1.8. Об'єкти права інтелектуальної власності, що підлягають експертному дослідженню, повинні бути чітко визначені у питаннях, які порушуються перед експертом. Так, якщо дослідженню підлягають знаки для товарів і послуг, у питаннях мають бути зазначені номери відповідних свідоцтв, якщо об'єктами досліджень є позначення, подані на реєстрацію, - номери заявок, а якщо такими об'єктами є позначення, які не реєструвалися, - ознаки, що його індивідуалізують і є достатніми для однозначної ідентифікації даного об'єкта експертом.

Матеріали, що направляються на судову експертизу, та матеріальні носії інформації повинні повно і якісно відображати ознаки відповідних об'єктів. Наприклад, якщо об'єкт виконано у кольорі, на експертизу необхідно направляти кольорові зображення цього об'єкта. Тексти документів, у яких відображено відомості про об'єкти дослідження, повинні бути чіткими й розбірливими. Якщо об'єкти експертного дослідження може бути пошкоджено при транспортуванні, вони мають бути упаковані належним чином. У направленні на експертизу магнітних носіїв інформації слід мати на увазі, що інформація на таких носіях може бути повністю або частково видалена внаслідок потрапляння їх у зони дії потужних магнітних полів (у метрополітені тощо), а тому суду слід визначитися з таким способом доставки цих об'єктів, який виключив би повне чи часткове знищення інформації.

З метою скорочення строків проведення судової експертизи господарські суди можуть пропонувати учасникам судового процесу надавати документи (описи, зображення, матеріали заявок і т. ін.) в електронному форматі на неперезаписуваних дисках для лазерних систем зчитування, які приєднуються до матеріалів справи, що направляється на експертизу.

Якщо в матеріалах справи є дані про особливості виявлення, вилучення, зберігання об'єкта експертного дослідження або про інші обставини, що могли вплинути на формування його ідентифікаційних ознак, про них слід зазначити в ухвалі суду про призначення судової експертизи.

У виняткових випадках, коли об'єкт дослідження не може бути наданий експертові, судова експертиза може проводитися за фотознімками та іншими матеріалами, що відтворюють вигляд об'єкта, його описами і т. ін., про що також має зазначатися в ухвалі про призначення відповідної експертизи.

1.9. Якщо проведення судової експертизи об'єкта експертного дослідження супроводжується повним або частковим знищенням останнього (наприклад, у зв'язку з його поділом на частини), то в ухвалі про призначення судової експертизи або в іншому процесуальному документі слід зазначити про надання експерту дозволу на вчинення відповідних дій.

2. Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом авторського права та суміжних прав.

2.1. Призначаючи судову експертизу з питання про те, чи може частина літературного письмового твору (в тому числі й оригінальна назва твору) використовуватися самостійно або чи є твір похідним господарський суд у відповідній ухвалі має точно навести уривки з літературного твору, які за доводами заінтересованої сторони спору можуть використовуватись самостійно, наприклад, у передачах (програмах) організацій мовлення чи як об'єкт торговельної марки або комерційне найменування тощо. При цьому для експертного дослідження, крім фахівців у сфері інтелектуальної власності, можуть залучатися й фахівці у галузі літературознавства.

2.2. За наявності суперечностей між сторонами спору з питання про те, чи є продукт творчої діяльності таким, що не охороняється авторським правом (стаття 10 Закону України "Про авторське право і суміжні права" ), господарський суд, як правило, має призначати судову експертизу із залученням у разі необхідності як експертів фахівців не лише у сфері інтелектуальної власності, а й у відповідній галузі знань (літературознавства, мистецтвознавства тощо). Наприклад, потребує експертних роз'яснень питання про те, чи є літературний або музичний твір з текстом чи без тексту твором народної творчості (фольклором).

2.3. Для роз'яснення питання про те, чи використано чужий твір без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), зокрема, у формі плагіату чи піратства у сфері авторського права і (або) суміжних прав, судам необхідно призначати судову експертизу із залученням до її проведення фахівців у галузі літературознавства, мистецтвознавства тощо залежно від об'єкта авторського права і (або) суміжних прав.

У розгляді справ про порушення авторських та суміжних прав судовому експерту можуть бути орієнтовно поставлені для роз'яснення такі питання:

"Чи є текстовий матеріал (його фрагменти), розміщений (розміщені) у монографії, статті, брошурі або іншому виданні чи веб-сайті, повним чи частковим відтворенням літературного твору..., авторські права на який належать...";

"Чи є зображення, розміщене на сторінці газети, журналу або іншому виданні чи веб-сайті, відтворенням фотографічного твору..., авторські права на який належать...";

"Чи продемонстровано у передачі (програмі) організації мовлення, яку було трансльовано..., літературний, музичний, аудіовізуальний... твір або його фрагменти, авторські права на який (які) належать...";

"Чи продемонстровано у передачі (програмі) організації мовлення, яку було трансльовано..., виконання, фонограму, відеограму, суміжні права на який (яку) належать...".

3. Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на торговельні марки.

3.1. У справах про оскарження рішень Державної служби інтелектуальної власності України з питань реєстрації знаків господарські суди не можуть встановлювати для роз'яснення судовим експертом питання про відповідність позначення, що є об'єктом торговельної марки, умовам надання правової охорони, оскільки за такої постановки питання судом з'ясовується питання права, а не питання факту.

3.2. Для з'ясування даних про відповідність позначення або будь-якої комбінації позначень, що є об'єктом зареєстрованої торговельної марки, публічному порядку, принципам гуманності і моралі на роз'яснення судового експерта (експертів) можуть бути поставлені, зокрема, такі питання:

"Чи містить позначення або комбінація позначень зображення порнографічного характеру";

"Чи містить позначення або комбінація позначень антидержавні, расистські лозунги";

"Чи містить позначення або комбінація позначень емблеми та/або найменування екстремістських організацій, нецензурні слова, вислови тощо".

3.3. З урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка:

є зображенням чи імітацією державного герба, прапора чи іншого державного символу (емблеми); офіційної назви держави; емблеми, скороченого або повного найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційного контрольного, гарантійного та пробірного клейма, печатки; нагороди чи іншої відзнаки;