У порядку інформації та для врахування у розгляді справ надсилається огляд вирішених господарськими судами спорів у справах, пов'язаних із захистом прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку), судові рішення з яких переглянуті в касаційному порядку Вищим господарським судом України.

1. Подання позову про визнання прав на знаки для товарів і послуг відповідно до статті 16 Цивільного кодексу України є способом захисту цивільних прав у суді шляхом визнання права. Розв'язання спорів про встановлення власника свідоцтва на знаки для товарів і послуг віднесено до компетенції судів.

Товариство з обмеженою відповідальністю "П." (далі - Товариство) звернулося до господарського суду з позовом до приватного багатогалузевого підприємства "П." (далі - Підприємство), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Державний департамент) про визнання майнових прав на знаки для товарів і послуг та зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України знаків для товарів і послуг.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено частково: за Товариством визнано майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "OSV", заявка N 2003033147 від 28.03.2003, та майнові права інтелектуальної власності на графічний знак для товарів і послуг, свідоцтво N 14162 від 29.12.99. У частині зобов'язання Державного департаменту внести зміни в Державний реєстр свідоцтв України знаків для товарів і послуг, вказавши Товариство власником графічного знаку для товарів і послуг (свідоцтво N 14162 від 29.12.99), позов залишено без розгляду.

Постановою апеляційного господарського суду рішення залишено без змін.

Підприємство звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило рішення місцевого господарського суду та постанову суду апеляційної інстанції скасувати і в позові відмовити. Скаргу було мотивовано тим, що судом першої інстанції рішення першої інстанції прийнято без дослідження оригіналу договору, на підставі якого передавалися майнові права на знак для товарів і послуг N 14162 від 29.12.99. Крім того, майнові права на знак для товарів і послуг "OSV" позивачу взагалі не передавалися, про що свідчить наданий апеляційному суду договір від 13.01.2004, належна оцінка якому апеляційним судом не дана.

У касаційній скарзі Державний департамент зазначав, що рішення місцевого господарського суду підлягає скасуванню з підстав його прийняття у відсутність представника Державного департаменту інтелектуальної власності. Крім того, на думку скаржника, у позивача не було підстав для звернення з позовом про визнання прав на знаки для товарів і послуг, оскільки договір про передачу прав власності на знак для товарів і послуг є дійсним, листом Українського інституту промислової власності N 24568 від 06.07.2004 представника Товариства було повідомлено про зміну найменування заявника за заявкою N 2003033147 на Товариство, а публікація в офіційному бюлетені "Промислова власність" N 9 від 15.09.2004 про передачу права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом N 14162 відбулася згідно з рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності від 12.08.2004. Таким чином, позивачу не було відомо про порушення його прав, отже, провадження у справі підлягало припиненню.

У відзиві на касаційну скаргу Товариство зазначало, що попередніми судовими інстанціями обставини справи досліджені повно та всебічно, а тому у касаційній скарзі слід відмовити.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено що:

- 13.01.2004 Підприємством та приватним підприємством "Т..." (правонаступником якого є Товариство) укладено договір купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності (далі - Договір);

- умовами Договору передбачено передачу приватному підприємству "Т..." всіх виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "OSV" (заявка 2003033147 від 28.03.2003) та графічний товарний знак (свідоцтво на знак N 14162 від 29.12.99);

- відповідно до умов Договору позивач сплатив на користь Підприємства обумовлену суму 120 грн., що підтверджено платіжним дорученням від 14.05.2004 N 633;

- 11.06.2004 позивач звернувся до державного підприємства "Український інститут промислової власності" з клопотанням про внесення змін у найменування заявника по знаку для товарів і послуг "OSV" та про внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знак, вказаний у свідоцтві N 14162, Товариства;

- згідно з повідомленням державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 06.07.2004 N 24568 заявником за заявкою і від 28.03.2003 N 2003033147 на знак для товарів і послуг "OSV" визнано Товариства;

- рішенням Державного департаменту від 12.08.2004 N 2901 підтверджено перехід прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, свідоцтво N 14162.

Причиною спору зі справи стало питання про належність позивачеві прав на знаки для товарів і послуг.

Відповідно до пункту 3 статті 5 Закону України "Про захист прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Пунктом 7 статті 16 Закону передбачено, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Крім того, пунктом 9 цієї статті передбачено, що договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру. У разі опублікування відомостей про передачу права власності на знак стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг Установа видає нове свідоцтво на ім'я особи, якій передане це право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

Пунктом 1 статті 16 Закону також передбачено, що права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Згідно з пунктом 5 статті 10 Закону заявник може вносити до заявки зміни, пов'язані зі зміною особи заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі зміни може за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає стати заявником. Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва. Порядок внесення таких змін передбачено Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 N 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.97 N 72.

Судовими інстанціями встановлено, що перехід права власності на знаки для товарів і послуг згідно із свідоцтвом N 14162 та заявкою від 28.03.2003 N 2003033147 відбувся на підставі договору та належним чином зареєстрований Державним департаментом. Зазначені дії сторін не суперечать чинному законодавству та відповідають приписам статей 422, 427 Цивільного кодексу України, що передбачають можливість передачі майнових прав інтелектуальної власності на підставі договору, який передбачає умови такої передачі.

Відповідно до статті 16 Цивільного кодексу України захист цивільних прав у суді передбачений також шляхом визнання права. Крім того, статтею 21 Закону передбачено, що суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про встановлення власника свідоцтва.

Таким чином, судові інстанції правомірно визнали за позивачем права інтелектуальної власності на відповідні знаки для товарів і послуг. Що ж до невірної, на думку скаржника, оцінки апеляційним господарським судом Договору, оскільки екземпляр, наданий суду Підприємством, не передбачає передачі прав на знак для товарів і послуг "OSV" за заявкою від 28.03.2003 N 2003033147, то, як вбачається з постанови апеляційного господарського суду, це питання судом досліджувалося. Зокрема, судом було оглянуто оригінал Договору, який подавався позивачем до Державного департаменту для перереєстрації прав власності на знаки для товарів і послуг, і цей документ оцінено з урахуванням даних, що в ньому містилися.

Відповідно ж до статті 111-7 Господарського процесуального кодексу України Вищий господарський суд України, переглядаючи справу у касаційному порядку, не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Що ж до твердження про порушення судом першої інстанції прав Державного департаменту у розгляді справи, то, як вбачалося з рішення суду, вимоги позивача до Державного департаменту взагалі залишено без розгляду в зв'язку з неподанням позивачем доказів звернення до названого Департаменту. Тому права Державного департаменту не могли бути порушені.

З огляду на наведене Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність визначених законом підстав для скасування оскаржуваних рішень.

2. Питання про участь суб'єкта господарювання у міжнародній національній або регіональній виставці як експонента або субекспонента можливо достовірно з'ясувати в адміністрації або оргкомітеті такої виставки після встановлення їх особи.

Дочірнє підприємство "Е..." (далі - Дочірнє підприємство) звернулося до господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Державний департамент), товариства з обмеженою відповідальністю "Х..." (далі - Товариство) з позовом про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 16.02.2004 N 37712 "КОНДИЦІОНЕР МЕТАЛЛА".

Рішенням місцевого господарського суду у задоволенні позову відмовлено. Рішення суду з посиланням на приписи статей 5, 6, 9, 10, 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", статті 494 Цивільного кодексу України мотивовано тим, що заявка Товариства на одержання правової охорони для знака, об'єктом якого є словесне позначення "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА", має більш ранню дату подання до Державного департаменту, ніж заявка Дочірнього підприємства, в силу виставочного пріоритету.

Постановою апеляційного господарського суду скасовано рішення місцевого господарського суду міста Києва; позов задоволено: визнано недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 16.02.2004 N 37712, Державний департамент зобов'язано виключити свідоцтво від 16.02.2004 N 37712 з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені. Постанову суду апеляційної інстанції з посиланням на вимоги статті 33 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) мотивовано тим, що на підставі перевірки наявних та додатково витребуваних доказів встановлено відсутність виставочного пріоритету у Товариства згідно з поданою цим відповідачем заявкою від 10.11.2003 на одержання оспорюваного свідоцтва на знак для товарів і послуг "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА".

Товариство звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило залишити в силі рішення місцевого господарського суду. Мотивами касаційної скарги було зазначено те, що судом апеляційної інстанції на порушення вимог статей 33, 38 ГПК України не встановлено особи, яка є адміністрацією або оргкомітетом 11-го Київського Міжнародного автосалону "S...", а також статусу цієї виставки.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариство подало до Державного департаменту заявку від 10.11.2003 N 20031111728 на реєстрацію словесного позначення "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА" та заяву на виставочний пріоритет - 28.05.2003 і одержало свідоцтво України від 16.02.2004 N 37712 на знак для товарів і послуг, який зареєстровано для товарів та послуг 1, 4 та 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (далі - МКТП);

- Дочірнє підприємство подало до Державного департаменту заявку від 24.06.2003 N 20033066762 на реєстрацію словесного позначення "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА" як знак для товарів і послуг за 1, 2, 3, 4 та 35 класами МКТП; на час судового розгляду позивачем не одержано свідоцтва чи відмови у реєстрації цього позначення.

Судові інстанції дійшли різних висновків про наявність виставочного пріоритету у Товариства.

Суд першої інстанції дійшов висновку про наявність виставочного пріоритету у Товариства з огляду на довідку Українського промислово-інвестиційного концерну "А..." від 20.11.2003, якою засвідчено, що Товариство експонувало товари і послуги під знаком "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА" на 11-му Київському Міжнародному автосалоні "S..." з 28.05.2003. Суд першої інстанції також дійшов висновку, що Український промислово-інвестиційний концерн "А..." був організатором цієї виставки.

Суд апеляційної інстанції дійшов висновку про відсутність виставочного пріоритету у Товариства з огляду на такі докази:

- каталог 11-го Київського Міжнародного автосалону "S..." свідчить про відсутність Товариства серед учасників цієї виставки;

- у відповіді на запит суду Український промислово-інвестиційний концерн "А..." повідомив про участь Товариства у виставці як субекспонента на стенді компанії "Т...", однак з відповіді компанії "Т..." вбачається, що на її стенді не брав участі жодний субекспонент;

- документ, що підтверджує показ заявленого знака на 11-му Київському Міжнародному автосалоні "S...", підписано директором філії "А..." закритого акціонерного товариства "Український промислово-інвестиційний концерн", який не є адміністрацією або оргкомітетом цієї виставки.

Крім того, судом апеляційної інстанції констатовано сумнів щодо статусу 11-го Київського Міжнародного автосалону "S..." як офіційної або офіційно визнаної міжнародної виставки з огляду на дані, викладені в листі Асоціації "Укравтопром" від 17.11.2004 N 04-070, згідно з якими 11-ий Київський Міжнародний автосалон "S..." проводився за планом виставкових заходів Мінпромполітики України, Мінтрансу України та планом робіт Асоціації, однак календарем Міжнародної асоціації автомобілевиробників (ОІСА) проведення міжнародного автосалону у місті Києві в 2003 році не передбачалося.

Причиною виникнення спору зі справи стали питання про наявність права виставочного пріоритету у Товариства. Ця обставина має значення для правильного вирішення спору з цієї справи, оскільки свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 16.02.2004 N 37712 "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА", власником якого є Товариство і правомірність якого оспорюється Дочірнім підприємством, видано на підставі встановленого Установою виставочного пріоритету.

Відповідно до статті 11 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року країни Союзу надають відповідно до свого внутрішнього законодавства тимчасову охорону патентоспроможних винаходів, корисних моделей, промислових зразків, а також товарних знаків для продуктів, що експонуються на офіційних чи офіційно визнаних міжнародних виставках, які організовані на території однієї з цих країн.

Відповідно до частини 1 статті 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Згідно з пунктом 6 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані.

Відповідно до пунктів 1 та 2 статті 9 Закону:

- заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет;

- пріоритет знака, використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, може бути встановлено за датою відкриття виставки, якщо заявка надійшла до Установи протягом шести місяців від зазначеної дати.

У пункті 2.1.29 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 N 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.97 N 72, визначено:

"Якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету відповідно до пункту 2 статті 9 Закону, то разом із заявкою або протягом трьох місяців від дати її подання, необхідно подати заяву про пріоритет та документ, що підтверджує показ заявленого знака на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці. Документ засвідчується адміністрацією або оргкомітетом виставки. Переклад документа українською мовою подається разом із заявою або на повідомлення Відомства у строки, зазначені у повідомленні.

Документ має містити найменування особи, яка експонувала товари і/або послуги, зображення знака, перелік товарів і/або послуг, які експонувались під цим знаком, та дату початку відкритого показу товарів і/або послуг на виставці".

З огляду на викладені приписи чинного законодавства України обставинами, що входять до предмета доказування у цій справі, є дані про статус 11-го Київського Міжнародного автосалону "S...", про адміністрацію або оргкомітет цієї виставки, а також про участь у цій виставці Товариства. У встановленні цих обставин судовими інстанціями порушено правила оцінки доказів, визначені у статті 43 ГПК України, оскільки не здійснено їх належної перевірки в судовому процесі з огляду на вимоги закону.

Питання про статус 11-го Київського Міжнародного автосалону "S..." можливо вирішити, керуючись положеннями Конвенції про міжнародні виставки (Париж, 22 листопада 1928 року), до якої СРСР приєднався 02.11.35, а Україна є його правонаступником в силу статті 7 Закону України "Про правонаступництво України", а також приписами Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 N 459-р, та Положення про Раду з питань виставкової діяльності в Україні, затвердженої Розпорядженням Президента України від 27.03.2001 N 74/2001-рп.

Відповідно до статті 1 Конвенції про міжнародні виставки розглядається як міжнародна офіційна або офіційно визнана виставка усякий показ, яким би не було його найменування, до участі в якому інші країни запрошуються дипломатичним шляхом, який має в якості загального правила неперіодичний характер, головну мету якого становить визначення успіхів, досягнутих різними країнами в одній чи декількох галузях виробництва і на час якого по суті при вході у приміщеннях виставки не робиться ніякої різниці між покупцями і відвідувачами.

Згідно з розділом 4 Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності рішення про надання виставці статусу міжнародної, національної або міжрегіональної приймає Рада з питань виставкової діяльності в Україні на основі документів, поданих організатором (організаторами) заходу, після проведення аудиту статистичних даних та результатів сертифікації.

Відповідно до Положення про Раду з питань виставкової діяльності в Україні ця Рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

З огляду на викладені положення Конвенції та розпоряджень Президента України та Кабінету Міністрів України фактичні дані про статус 11-го Київського Міжнародного автосалону "S..." та адміністрацію або оргкомітет цієї виставки можливо достовірно з'ясувати лише шляхом їх витребування в Раді з питань виставкової діяльності в Україні на підставі статей 30, 38 ГПК України.

Питання про участь Товариства в 11-му Київському Міжнародному автосалоні "S..." як експонента або субекспонента можливо достовірно з'ясувати в адміністрації або оргкомітеті цієї виставки після встановлення їх особи.

З урахуванням наведеного рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

3. У залежності від підстав, з яких достроково припиняється дія свідоцтва на знак для товарів і послуг, настають й різні правові наслідки такого припинення.

Приватне підприємство "К." (далі - Приватне підприємство) звернулося до господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки (далі - Державний департамент), відкритого акціонерного товариства "Н." (далі - Товариство) про дострокове припинення дії свідоцтва на знаки для товарів та послуг.

Ухвалою місцевого господарського суду провадження у справі припинено в зв'язку з відсутністю предмета спору.

Постановою апеляційного господарського суду ухвалу про припинення провадження у справі скасовано, а справу передано для розгляду по суті. Постанову мотивовано тим, що зміст пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) та суть позовних вимог - дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг "П." (далі - Свідоцтво) у зв'язку з його невикористанням з 15.11.2004 - не надавали правових підстав для припинення провадження у справі з посиланням на пункт 11 статті 80 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Державний департамент просив скасувати постанову апеляційного господарського суду та залишити без змін ухвалу місцевого господарського суду. Зокрема, скаржник зазначав, що у апеляційного господарського суду не було підстав для скасування ухвали, оскільки до прийняття рішення у справі про припинення дії Свідоцтва відповідач сам від нього відмовився в установленому Законом порядку, та дію Свідоцтва було припинено 17.01.2005 на підставі заяви власника. Тобто на час винесення ухвали судом першої інстанції предмет спору - Свідоцтво - був відсутній.

Товариство у касаційній скарзі зазначало, що постанова місцевого господарського суду прийнята з порушенням норм матеріального і процесуального права. Зокрема, як зазначав скаржник, суд безпідставно скасував ухвалу про припинення провадження у справі, оскільки Товариство як власник свідоцтва мало право відмовитися від своєї власності - прав на знак для товарів і послуг.

Перевіривши на підставі встановлених місцевим господарським судом обставин справи правильність застосування ним норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційних скарг.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- позивач звернувся з вимогою про дострокове припинення дії Свідоцтва України N 19693 на знак для товарів і послуг "П." станом на 15.11.2004 та зобов'язання Державного департаменту внести зміни до Державного реєстру знаків для товарів і послуг України з мотивів, передбачених пунктом 4 статті 18 Закону;

- 20.12.2004 Товариство скористалося своїм правом та звернулося до Державного департаменту з заявою про дострокове припинення дії свідоцтва, що підтверджено публікацією відомостей про припинення дії Свідоцтва у бюлетені "Промислова власність" від 17.01.2005 N 1;

- відповідач відмовився від Свідоцтва до прийняття рішення у справі.

Причиною спору зі справи стало питання щодо правомірності припинення провадження у справі у випадку, коли до розгляду спору по суті дія спірного Свідоцтва була припинена на підставі заяви відповідача.

Виносячи оспорювану ухвалу, місцевий господарський суд виходив з того, що під час розгляду справи дія спірного свідоцтва була достроково припинена, і, фактично предмет спору був відсутній. З огляду на це місцевий господарський суд з посиланням на пункт 1-1 статті 80 ГПК України припинив провадження у справі.

Проте, як вірно зазначив апеляційний господарський суд, припинення провадження у справі можливе лише тоді, коли між сторонами відсутній спір та немає неврегульованих питань.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, спір між сторонами виник з підстав невикористання Товариством знака для товарів і послуг "П." протягом трьох років. Саме тому, з посиланням на пункт 4 статті 18 Закону, позивач просив достроково припинити дію Свідоцтва.

Пунктами 1-3 статті 18 Закону передбачені випадки, коли дія свідоцтва припиняється з ініціативи власника, або з інших підстав, що не пов'язані з умисним невикористанням власником своїм правом на знак. У той же час припинення дії свідоцтва з мотивів, передбачених частиною 4 статті 18 Закону, передбачає невикористання власником знака без поважних причин. Незважаючи на те, що в обох випадках дія знака припиняється на майбутнє, правові наслідки такого припинення різні. Так, відповідно до статті 22 Закону, ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1-3 статті 18 цього Закону. Тобто у цьому випадку за позивачем і після припинення дії свідоцтва залишаються певні права на знак, що перешкоджають іншим особам, зокрема і позивачеві, звернутися з заявою про реєстрацію такого позначення.

Таким чином, залежно від підстав, з яких припиняється дія свідоцтва, настають і різні правові наслідки такого припинення.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, позивач, уточнюючи позовні вимоги, просив достроково припинити дію Свідоцтва на момент подачі позову до суду, тобто 15.11.2004. Відповідно ж до даних про публікацію у бюлетені "Промислова власність", з мотивів добровільного припинення дії свідоцтва таке припинення відбулося лише з 17.01.2005.

З огляду на ці обставини апеляційний господарський суд цілком правомірно зазначив про хибність висновків місцевого суду про відсутність спору між сторонами.

Тому Вищим господарським судом України постанову апеляційного господарського суду залишено без змін, а касаційні скарги - без задоволення.

4. Господарський суд не повинен вирішувати питання про загальновживаність знаків для товарів і послуг на власний розсуд, а має для роз'яснення відповідного питання призначити судову експертизу.

Приватне підприємство фірма "Ф." (далі - Приватне підприємство) звернулося з позовом до закритого акціонерного товариства "К. вітамінний завод" (далі - Товариство), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки (далі - Державний департамент) про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 07.06.99 N 12396 "Т...Т" та свідоцтва на знак для товарів і послуг від 07.06.99 N 12405 "Т...витамин".

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено. Названі судові акти з посиланням на приписи статей 6, 16, 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), пункту 4.3.1.5 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 N 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.97 N 72, мотивовано відсутністю підстав для відмови в наданні правової охорони спірних товарних знаків у зв'язку з їх відповідністю визначеним Законом критеріям охороноздатності.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Приватне підприємство просило скасувати зазначені рішення місцевого та апеляційного господарських судів з даного спору та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права. Зокрема, скаржник зазначав про необхідність призначення повторної судової експертизи з метою з'ясування питання щодо загальновживаності позначень, які є об'єктами спірних торговельних знаків.

У відзиві на касаційну скаргу Товариство зазначало про обґрунтованість висновків попередніх інстанції, в основу яких покладено висновок експертизи об'єктів інтелектуальної власності, та просило залишити оскаржувані судові акти без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариство є власником свідоцтв на знак для товарів і послуг від 07.06.99 N 12396 та від 07.06.99 N 12405, об'єктами яких є словесні позначення "Т...Т" та "Т...витамин", для товарів 5 класу МКТП (лікарські засоби для тварин); дата подання заявки про реєстрацію знаків 10.11.94;

- з січня 2001 року Приватне підприємство здійснює виробництво ветеринарного препарату "Т...т-тип 4" Т...витамин-Фарматон";

- висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 27.09.2004 N 1949 підтверджується схожість до ступеня змішування знаків для товарів і послуг "Т...Т" та "Т...витамин" з етикеткою препарату "Т...т - тип 4" Т...витамин-Фарматон".

Причиною спору з даної справи стало питання щодо відповідності спірних знаків для товарів і послуг умовам надання правової охорони.

За приписом частини 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Отже, питання про загальновживаність товарного знака входять до предмета доказування у справі. Для роз'яснення цього питання відповідно до вимог статті 41 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) потребуються спеціальні знання судового експерта.

У підпункті 3.3 пункту 3 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Таким чином, господарські суди не повинні встановлювати питання про загальновживаність знаків для товарів послуг на власний розсуд, у зв'язку з чим судовим інстанціям у цій справі необхідно було відповідно до вимог статті 41 ГПК України призначити судову експертизу для роз'яснення цього питання, а не перебирати на себе не притаманні суду функції експерта.

Водночас при призначенні експертизи об'єктів інтелектуальної власності судом першої інстанції допущено порушення норм процесуального права у встановленні кола питань, які мали бути роз'яснені судовим експертом. Так, відповідно до ухвали місцевого господарського суду міста на експертизу було винесено, зокрема, питання про схожість товарних знаків "Т...Т", "Т...витамин" та етикетки препарату "Т...т-тип 4" Т...витамин-Фарматон", які з огляду на статтю 420 Цивільного кодексу України можуть бути різними об'єктами інтелектуальної власності. До того ж зазначене питання не має значення для вирішення даного спору з огляду на підстави позову.

Частиною четвертою статті 42 ГПК України передбачено, що при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

За таких обставин в даному випадку суду слід було призначити повторну судову експертизу, однак цієї процесуальної дії господарським судом міста Києва не вчинено.

З огляду на викладене касаційна інстанція дійшла висновку про порушення попередніми судовими інстанціями вимог статей 34, 41, 43 ГПК України у встановленні обставин справи. Тому не можуть вважатись доведеними фактичні дані про відсутність підстав для відмови в наданні правової охорони, які попередніми судовими інстанціями визнано встановленими.

Відповідно до частини другої статті 111-7 ГПК касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З урахуванням наведеного Вищий господарський суд України дійшов висновку, що рішення судових інстанцій по суті спору підлягають скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до суду першої інстанції.

5. Право попереднього користувача торговельної марки виникає з факту використання ним торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки.

Акціонерне товариство "Л." (далі - Товариство "Л.") звернулося до господарського суду з позовом до акціонерного товариства закритого типу "В." (далі - Товариство "В."), відкритого акціонерного товариства "Хімфармзавод..." (далі - Товариство "Хімфармзавод...") про припинення порушених прав на торговельну марку "Р."; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог, на стороні позивача - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки (далі - Державний департамент).

Товариство "Хімфармзавод..." подало зустрічний позов до Товариства "Л." та Державного департаменту про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів та послуг N 15785 на торговельну марку "Р."

Рішенням місцевого господарського суду міста Києва, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, первісний позов задоволено: Товариству "В." та Товариству "Хімфармзавод..." заборонено здійснювати будь-яке використання торговельної марки "Р." за свідоцтвом України N 15785; Товариство "В." та Товариство "Хімфармзавод..." зобов'язано не здійснювати в майбутньому використання торговельної марки "Р." за свідоцтвом України N 15785 без відповідного дозволу Товариства "Л.". У задоволенні зустрічного позову відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України касаційну скаргу Товариства "Хімфармзавод..." на зазначені судові рішення задоволено частково:

- рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду залишено без змін у частині задоволення позову Товариства "Л." до Товариства "В." і відмови у задоволенні зустрічного позову Товариства "Хімфармзавод..." до Товариства "Л." та Державного департаменту інтелектуальної власності;

- скасовано рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду у частині задоволення позову Товариства "Л." до Товариства "Хімфармзавод...", а справу в цій частині позову передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

За результатами нового судового розгляду місцевий господарський суд прийняв рішення, залишене без змін постановою апеляційного господарського, яким позов Товариства "Л." задоволено:

- Товариству "Хімфармзавод..." заборонено здійснювати використання торговельної марки "Р." за свідоцтвом України N 15785;

- Товариство "Хімфармзавод..." зобов'язано не здійснювати в майбутньому використання торговельної марки "Р." за свідоцтвом України N 15785 без відповідного дозволу Товариства "Л.".

Рішення судових інстанцій про задоволення позову Товариства "Л." з посиланням на приписи статей 16, 426, 431, 494, 495, 500 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статей 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (далі - Закон) мотивовано тим, що Товариством "Хімфармзавод..." не доведено фактів, що свідчили б про наявність у нього права попереднього користувача на торговельну марку "Р.".

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариство "Хімфармзавод..." просило скасувати рішення господарського суду, постанову апеляційного господарського суду, прийняті за результатами нового судового розгляду, та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовної вимоги про припинення порушень прав на торговельну марку "Р." Скаргу було мотивовано порушенням попередніми судовими інстанціями правил оцінки доказів, визначених у статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), внаслідок чого суди дійшли помилкового висновку щодо недоведеності Товариством "Хімфармзавод..." фактів, які свідчать про здійснення ним значної і серйозної підготовки для використання торговельної марки "Р." до дати подання Товариством "Л." заявки на цю торговельну марку. Скаржник пояснював подання ним додаткового доказу лише на стадії апеляційного перегляду рішення суду першої інстанції з цієї справи тим, що одним з доводів рішення місцевого господарського суду стало посилання на приписи Порядку видачі дозволу на використання і впровадження у виробництво лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.08.95 N 152. Цим доводом суд першої інстанції вмотивував свій висновок про початок використання відповідачем торговельної марки "Р." лише після видачі йому Міністерством охорони здоров'я України реєстраційного посвідчення від 27.07.97, яким лікарський засіб з торговельною назвою "Р." був зареєстрований та дозволений до медичного застосування.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариство "Л." є власником свідоцтва N 15785 на знак для товарів і послуг, об'єктом якого є словесне позначення "Р.", для товарів і послуг 05 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (дата подання заявки - 23.05.96; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 15.09.2000);

- Товариство "Хімфармзавод..." здійснювало без дозволу Товариства "Л." дії з комерційного використання торговельної марки "Р.";

- Товариством "Хімфармзавод..." не доведено використання ним торговельної марки "Р." до дати подання Товариством "Л." заявки на його реєстрацію 23.05.96, оскільки здійснювати дії, що визнаються його використанням, відповідач міг лише після видачі йому реєстраційного посвідчення N Р/97/189/4 згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.06.97 N 189, яким було зареєстровано в Україні лікарський засіб з торговельною назвою "Р.";

- Товариством "Хімфармзавод..." не доведено здійснення ним значної і серйозної підготовки для використання торговельної марки "Р." до дати подання Товариством "Л." заявки на його реєстрацію 23.05.96, оскільки відповідачем не подано доказів про здійснення якоїсь підготовки для такого використання до укладення між ним та Товариством "Л." договору від 20.10.95 N СД-95028/N 2-96 про спільну діяльність та інвестиційне (інноваційне) співробітництво щодо виробництва, реалізації та просування на ринку препарату "Р." (далі - Договір від 20.10.95);

- у діях Товариства "Хімфармзавод..." відсутні ознаки добросовісності у використанні торговельної марки "Р.", оскільки доведено порушення відповідачем умов Договору від 20.10.95;

- Товариство "Л." почало розробку лікарського препарату під назвою "Р." з 1994 року.

Судом апеляційної інстанції не прийнято відповідно до вимог частини першої статті 101 ГПК України як додатковий доказ повний текст звіту про науково-дослідну роботу на тему "Вивчення гострої токсичності і специфічної фармакологічної активності препарату "М." (Р.)" (1994 р.), оскільки Товариством "Хімфармзавод..." не обґрунтовано неможливість його подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

Причиною виникнення спору за позовом Товариства "Л." стало використання Товариством "Хімфармзавод..." у своїй комерційній діяльності словесного позначення "Р." без дозволу власника торговельної марки, об'єктом якої є це позначення.

Причиною подання касаційної скарги зі справі стало питання про наявність у Товариства "Хімфармзавод..." права попереднього користувача на торговельну марку "Р."

Попередніми судовими інстанціями з достатньою повнотою встановлено обставини, що входять до предмета доказування зі справи, та цим обставинам дано правильну юридичну оцінку.

Відповідно до частини 6 статті 16 Закону, статті 500 ЦК України та статті 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року в Україні визнається право попереднього користувача на торговельну марку.

Згідно з частиною 6 статті 16 Закону виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Відповідно до частини 1 статті 500 ЦК України будь-яка особа, яка в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Отже, відповідно до викладених приписів чинного законодавства України право попереднього користувача виникає з факту використання ним торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Оскільки Товариством "Хімфармзавод..." не доведено фактів, що свідчать про добросовісне використання торговельної марки "Р." в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання до дати подання Товариством "Л." заявки на цю торговельну марку, судові інстанції зі справи дійшли правильного висновку про відсутність у відповідача права попереднього користувача на названу торговельну марку.

Основним мотивом касаційної скарги Товариства "Хімфармзавод..." є посилання на порушення судовими інстанціями правил оцінки доказів, визначених у статті 43 ГПК України. Скаржником заперечується правомірність відхилення апеляційною інстанцією зі справи як додаткового доказу повний текст звіту про науково-дослідну роботу на тему "Вивчення гострої токсичності і специфічної фармакологічної активності препарату "М." (Р.)" (1994 р.). Проте судом апеляційної інстанції цілком правильно на підставі частини першої статті 101 ГПК України не прийнято цей доказ, оскільки Товариством "Хімфармзавод..." не було обґрунтовано неможливість його подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

У приписах частини першої статті 101 ГПК України визначено, що:

- у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

Товариством "Хімфармзавод..." не наведено у касаційній скарзі достатньо переконливих доводів про неможливість подання ним цього доказу суду першої інстанції.

У статті 33 ГПК України визначено правила розподілу тягаря доказування, згідно з якими кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Отже, кожна сторона повинна самостійно визначати предмет доказування, тобто коло фактів матеріально-правового значення, необхідних для вирішення справи по суті. На склад цих фактів вказує норма матеріального права, яка визначає права і обов'язки сторін у конкретній справі. Відповідач має добросовісно відповідно до вимог статті 22 ГПК України користуватися належними йому процесуальними правами у процесі доказування, а отже самостійно визначати та подавати необхідні докази для обґрунтування своїх заперечень. Відповідно до вимог статті 4-3 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Тому мотиви рішення суду першої інстанції не дають підстав для висновку про неможливість подання відповідачем цього доказу на стадії розгляду справи цим судом.

Касаційною інстанцією також враховано, що дана справа переглядалася судовими інстанціями неодноразово, а отже відповідач неодноразово мав можливості для подання необхідних доказів суду першої інстанції, однак він ними не скористався.

Судовими інстанціями надано позивачеві належний судовий захист у відповідності з вимогами статті 432 ЦК України, статей 16, 20 Закону.

За наведених обставин Вищий господарський суд України дійшов висновку про те, що оскаржувані судові рішення є законними і обґрунтованими, а доводи касаційної скарги не спростовують висновків суду.

6. Знак для товарів і послуг, який є тотожним або схожим до ступеня змішування з фірмовим найменуванням іншої юридичної особи, є неохороноспроможним.

Закрите акціонерне товариство "Д." (далі - Товариство "Д...т" звернулося з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки (далі - Державний департамент)), закритого акціонерного товариства "У..." про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 15.03.2004 N 38657 "Д...Т".

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено. Названі судові акти з посиланням на приписи статей 5, 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) мотивовано тим, що в зв'язку зі схожістю товарного знака "Д...Т" до ступеня змішування з фірмовим найменуванням позивача названий спірний знак для товарів і послуг не відповідає законодавчо визначеним умовам надання правової охорони.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариством "У..." просило скасувати постанову суду апеляційної інстанції з даного спору та відмовити у задоволенні позову, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права. Зокрема, скаржник зазначав, що позивачем не доведено факту відомості його фірмового найменування, а тому з огляду на статтю 6 Закону відсутні підстави для відмови Товариству "У..." у наданні правової охорони на товарний знак "Д...Т".

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- 29.10.2001 С... районною в м. Києві державною адміністрацією було зареєстровано Товариство "Д...т";

- згідно з пунктом 1.1 статуту Товариства "Д...т" воно може використовувати як повну, так і скорочену назви:

- українською мовою - ЗАТ "Д...т";

- російською мовою - ЗАО "Д...т";

- англійською мовою - J-SC "D...t";

- Товариство "У..." є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг від 15.03.2004 N 38657, об'єктом якого є словесне позначення "Д...Т", виконане латиницею, для товарів 9 класу та послуг 35 та 38 класів МКТП (спеціальна апаратура, реклама, зв'язок); дата подання заявки про реєстрацію знака 26.11.2002;

- висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 09.03.2005 N 86 підтверджується: факт відомості фірмового найменування Товариства "Д...т" стосовно товарів 9 класу та послуг 35, 38 класів МКТП на дату подання Товариством "У..." заявки про реєстрацію знака "Д...Т", тобто станом на 26.11.2002; схожість фірмового найменування Товариства "Д...т" та знака для товарів і послуг "Д...Т" до ступеня змішування.

Згідно зі статтею 159 Господарського кодексу України суб'єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування. Правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

Статтею 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 передбачено, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

За змістом частини другої статті 489 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Водночас відповідно до приписів пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно ж з пунктом 3 статті 6 цього Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Аналіз наведених положень законодавства дає підстави для висновку про те, що товарний знак, який є тотожнім або схожим до ступеня змішування з фірмовим найменуванням іншої юридичної особи, є неохороноспроможним.

Тому з огляду на припис статті 19 Закону у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково.

Посилання Товариства "У..." на те, що фірмове найменування позивача не було відомим на момент подання заявки про реєстрацію спірного товарного знака, спростовуються встановленими попередніми інстанціями обставинами справи, а відтак не можуть бути взяті до уваги Вищим господарським судом України, який відповідно до статті 111-7 Господарського процесуального кодексу України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на викладене попередні судові інстанції з урахуванням з'ясованих ними у розгляді справи фактичних даних дійшли вірного висновку про необхідність скасування державної реєстрації знака для товарів і послуг "Д...Т" в зв'язку з невідповідністю останнього умовам надання правової охорони, визначеним статтею 6 Закону. Тому передбачених законом підстав для скасування оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції не вбачається.

Вищим господарським судом України касаційну скаргу закритого акціонерного товариства "У..." залишено без задоволення, а постанову апеляційного господарського суду - без змін.

7. У вирішенні спору про припинення порушених прав на торговельну марку суду слід з'ясовувати, з якої саме дати почалося використання у комерційній діяльності сторін зі справи відповідного словесного позначення.

Акціонерне товариство "Л." (далі - Товариство "Л.") звернулося до господарського суду з позовом до акціонерного товариства закритого типу "В." (далі - Товариство "В."), відкритого акціонерного товариства "Хімфармзавод..." (далі - Товариство "Хімфармзавод...") про припинення порушень прав на торговельну марку "Р."; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Державний департамент).

Товариство "Хімфармзавод..." подало зустрічний позов до Товариства "Л." та Державного департаменту про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг N 15785 на торговельну марку "Р.".

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, первісний позов задоволено: Товариству "В." та Товариству "Хімфармзавод..." заборонено здійснювати будь-яке використання торговельної марки "Р." за свідоцтвом України N 15785; Товариство "В." та Товариство "Хімфармзавод..." зобов'язано не здійснювати в майбутньому використання торговельної марки "Р." за свідоцтвом України N 15785 без відповідного дозволу Товариства "Л.". У задоволенні зустрічного позову відмовлено повністю. Рішення судових інстанцій про задоволення первісного позову з посиланням на приписи статей 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" мотивовано тим, що Товариству "Л." належить право використовувати торговельну марку "Р.", а також виключні права дозволяти використання цієї торговельної марки та перешкоджати неправомірному використанню названої торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, на підставі свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 15.09.2000 N 15785. Крім того, мотивом рішення суду першої інстанції зазначено те, що Товариство "Хімфармзавод..." не доведено наявності у нього права попереднього користувача на торговельну марку "Р.", оскільки відповідач недобросовісно використовував це словесне позначення. Суд апеляційної інстанції мотивував відсутність у Товариства "Хімфармзавод..." права попереднього користувача на цю торговельну марку тим, що стаття 500 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) не застосовується до спірних відносин сторін, оскільки спільна діяльність Товариства "Л." та Товариства "Хімфармзавод..." за договором від 20.10.95 N СД-95028/N 2-96 була припинена у зв'язку з його розірванням 28.03.2002. Рішення судових інстанцій про відмову у задоволенні зустрічного позову однаково мотивовано тим, що наявними доказами у справі підтверджується використання Товариством "Л." торговельної марки "Р.", зокрема, у 2002 році.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариство "Хімфармзавод..." просило частково скасувати рішення місцевого господарського суду та повністю скасувати постанову апеляційного господарського суду і прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову позову Товариства "Л.". Скаргу було мотивовано тим, що:

- Товариство "Хімфармзавод..." набуло права спільної власності на лікарський засіб "Р." на підставі пункту 1.5 договору про спільну діяльність та інвестиційне (інноваційне) співробітництво від 20.10.95 N СД-95028/2-96;

- апеляційною інстанцією зроблено помилковий висновок про неможливість застосування статті 500 ЦК України до спірних відносин сторін.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариство "Л." є власником свідоцтва N 15785 на знак для товарів і послуг, об'єктом якого є словесне позначення "Р.", для товарів і послуг 05 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (дата подання заявки - 23.05.96; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 15.09.2000);

- Товариством "Л." та Товариством "Хімфармзавод..." укладено договір від 20.10.95 N СД-95028/N 2-96 про спільну діяльність та інвестиційне (інноваційне) співробітництво щодо виробництва, реалізації та просування на ринку препарату "Р.", а у 2002 році цей договір було розірвано у зв'язку з невиконанням Товариством "Хімфармзавод..." своїх зобов'язань;

- Товариство "В." пропонувало для продажу товар, маркований торговельною маркою "Р.", а Товариство "Хімфармзавод..." виробляло та реалізовувало лікарський засіб, маркований торговельною маркою "Р.", використовувало це словесне позначення в мережі "Інтернет" без дозволу власника торговельної марки; Товариство "В." та Товариство "Хімфармзавод..." не заперечують використання торговельної марки "Р." у своїй комерційній діяльності;

- Товариство "Л." почало розробку лікарського препарату під назвою "Р." з 1994 року;

- Товариство "Хімфармзавод..." започатковано участь у виробництві лікарського препарату під назвою "Р." після укладення ним договору від 20.10.95 N СД-95028/N 2-96 на базі наукових розробок Товариства "Л.";

- Товариство "Л." використовувало торговельну марку "Р." від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (15.09.2000), зокрема у 2002 році.

Причиною виникнення спору за первісними позовними вимогами стало використання Товариством "В." та Товариством "Хімфармзавод..." у своїй комерційній діяльності словесного позначення "Р." без дозволу власника торговельної марки, об'єктом якої є це позначення.

Причиною подання касаційної скарги зі справі стало питання про наявність у Товариства "Хімфармзавод..." права попереднього користувача на торговельну марку "Р.".

З огляду на встановлені у справі обставини судові інстанції дійшли правильних висновків про відсутність у Товариства "В." права на користування торговельною маркою "Р." без дозволу Товариства "Л.", а також про відсутність підстав для припинення дії свідоцтва N 15785 на знак для товарів і послуг, об'єктом якого є словесне позначення "Р."

Відповідно до частини 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг.

Згідно з частиною 1 статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України, а у частині 2 цієї ж статті передбачено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.

У частині 4 статті 18 Закону передбачено:

"Якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання...".

Тому судовими інстанціями правильно задоволено первісний позов у частині вимог до Товариства "В." про припинення порушень прав на торговельну марку "Р.", а також відмовлено у задоволенні зустрічного позову до Товариства "Л." та Державного департаменту інтелектуальної власності про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів та послуг N 15785 на торговельну марку "Р.".

Проте судовими інстанціями не повністю з'ясовано фактичні дані, що входять до предмета доказування у цій справі, і стосуються вимоги за первісним позовом до Товариства "Хімфармзавод..." про припинення порушень прав на торговельну марку "Р.". Свої заперечення проти цієї вимоги первісного позову Товариство "Хімфармзавод..." обґрунтовує наявністю у нього права попереднього користувача на торговельну марку "Р.".

Відповідно до частини 6 статті 16 Закону, статті 500 Цивільного кодексу України та статті 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року в Україні визнається право попереднього користувача на торговельну марку.

Згідно з частиною 6 статті 16 Закону виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Відповідно до частини 1 статті 500 Цивільного кодексу України будь-яка особа, яка в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Як встановлено судовими інстанціями, Товариство "Хімфармзавод..." використовував у своїй комерційній діяльності словесне позначення "Р." після укладення з Товариством "Л." договору від 20.10.95 N СД-95028/N 2-96. Однак судовими інстанціями не з'ясовано, з якої саме дати почалося таке використання, що має значення для правильного вирішення спору за цією позовною вимогою. Право попереднього користувача виникає з факту використання торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки.

Недостатньо обґрунтованим є висновок суду першої інстанції про недобросовісність використання Товариством "Хімфармзавод..." торговельної марки "Р." з огляду на розірвання Товариством "Л." договору від 20.10.95 N СД-95028/N 2-96. Судом першої інстанції лише констатується твердження Товариства "Л." про порушення Товариством "Хімфармзавод..." своїх зобов'язань за цим договором, однак ці твердження судом не перевірено, зокрема, не зазначено доказів на підтвердження доводів позовної заяви Товариства "Л." про невиконання відповідачем договірних зобов'язань і у який спосіб ці порушення зумовили недобросовісність використання останнім торговельної марки. Отже, судом першої інстанції у дослідженні фактичних даних про недобросовісність використання Товариством "Хімфармзавод..." торговельної марки "Р." порушено правила статті 43 Господарського процесуального кодексу України про оцінку доказів.

Помилковим є висновок суду апеляційної інстанції про неможливість застосування статті 500 Цивільного кодексу України до спірних відносин сторін за цією позовною вимогою з огляду на приписи пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень цього Кодексу та дані про розірвання 28.03.2002 договору від 20.10.95 N СД-95028/N 2-96.

Відповідно до припису зазначеного пункту:

- Цивільний кодекс України застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності;

- щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

Існування права попереднього користувача на торговельну марку не залежить від припинення договору, на підставі якого виникло це право. Юридичне значення має сам факт виникнення права попереднього користувача або можлива наявність цього факту, як у даній справі. Крім того, судом апеляційної інстанції не враховано положення пункту В статті 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка набула чинності для України з 25.12.91, згідно з якою права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу.

Отже, судовими інстанціями не з'ясовано фактичні дані щодо наявності або відсутності у Товариства "Хімфармзавод..." права попереднього користувача на торговельну марку "Р.", які входять до предмета доказування зі спору за вимогою Товариства "Л." до Товариства "Хімфармзавод..." про припинення порушень прав на торговельну марку "Р.".

З огляду на викладене рішення судових інстанції у частині задоволення позову Товариства "Л." до Товариства "Хімфармзавод..." скасовано, а справу в цій частині передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

8. Чинне законодавство не передбачає можливості надання в будь-якому вигляді згоди на реєстрацію та правову охорону знакові для товарів і послуг, який суперечить вимогам закону.

Торговельно-виробнича корпорація "О." (далі - Корпорація) звернулася до господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Державний департамент) про визнання недійсною на території України міжнародної реєстрації знака для товарів і послуг "Новый ж."; третя особа, що заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідача - закрите акціонерне товариство "Н..." (далі - Іноземний суб'єкт господарювання).

Іноземний суб'єкт господарювання подав зустрічний позов до Державного департаменту та Корпорації про надання захисту від недобросовісної конкуренції та зобов'язання Концерну припинити дії, які порушують його право на знак для товарів і послуг "Ж." за міжнародною реєстрацією та заборону Корпорації використовувати без дозволу Іноземного суб'єкта господарювання цей знак при маркуванні товарів з класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП).

Рішенням місцевого господарського суду позов Корпорації задоволено. Провадження за зустрічним позовом у частині зобов'язання надати захист від недобросовісної конкуренції припинено, в інших вимогах за зустрічним позовом відмовлено через їх недоведеність. Рішення суду мотивовано тим, що позивач є власником знака для товарів і послуг "Ж.", з яким знак третьої особи за міжнародною реєстрацією "Новый ж." схожий до ступеня змішування, а тому розповсюдження його правової охорони на Україну є неправомірним. Ухвалою місцевого господарського суду було виправлено описки в описовій частині зазначеного рішення суду стосовно предмета позову та зазначення у мотивувальній частині про те, що договір є неукладеним, замість того, що він не є неукладеним.

Постановою апеляційного господарського суду оскаржувані рішення та ухвала господарського суду міста Києва залишені без змін.