У порядку інформації та для врахування у розгляді справ надсилається огляд вирішених господарськими судами України спорів у справах, пов'язаних із захистом прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію, судові рішення в яких переглянуто в касаційному порядку Вищим господарським судом України.

1. Тимчасова правова охорона надається винаходові саме з моменту опублікування відомостей про заявку на патент на винахід, а не з дати публікації відомостей про видачу патенту, і тому несанкціоноване використання об'єкта винаходу після подання відповідної заявки є порушенням прав суб'єкта майнових прав.

Приватне підприємство звернулося до господарського суду з позовом до Фірми про заборону вчинення будь-яких дій щодо застосування винаходу, захищеного патентом України, або пропонування його для застосування в Україні, введення в господарський обіг будь-яким способом литтєвих форм для виготовлення елементів дренажних систем запатентованим способом, а також бетонних водостоків, вироблених за охоронюваним за патентом способом; стягнення заподіяних матеріальних збитків.

Рішенням місцевого господарського суду у задоволенні позову відмолено.

Постановою апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції з даного спору змінено: позов задоволено частково; відповідача зобов'язано припинити порушення прав на винахід за патентом та заборонено використовувати цей винахід; в решті назване рішення залишено без змін.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- фізична особа є автором патенту на винахід "Спосіб виготовлення наборів елементів дренажних систем з бетонної суміші в литтєвих формах та пристрій для його здійснення"; дата подання заявки - 14.02.2001; відомості про видачу патенту опубліковано 15.01.2003;

- за ліцензійним договором, укладеним названою фізичною особою (ліцензіар) та Приватним підприємством (ліцензіат), останньому передано невиключну ліцензію на використання названого винаходу строком на час дії патенту;

- матеріалами справи (зокрема, висновком спеціаліста Львівського центру науково-технічної і економічної інформації, висновком Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності) підтверджується, що ввезені відповідачем на територію України та реалізовані (зокрема, відпущені за накладною від 19.11.2002) литтєві форми для виготовлення елементів дренажних систем та елементи бетонного жолобу виготовлені із застосуванням спірного винаходу;

- факт ввезення та реалізації литтєвих форм для виготовлення елементів дренажних систем та елементів бетонного жолобу відповідачем не заперечується;

- згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з даної справи:

об'єктом названого винаходу за патентом України є: "спосіб виготовлення наборів елементів дренажних систем з бетонної суміші в литтєвих формах" та "пристрій для виготовлення наборів дренажних систем з бетонної суміші в литтєвих формах", що включає форми водостоку під решітку (литтєві форми), які призначені виключно для виготовлення наборів дренажних систем;

окрема литтєва форма для встановлення елементів дренажних систем є пристроєм, зазначеним у патенті;

при виготовленні відповідачем форми водостоку під решітку було застосовано спосіб та пристрій, що охороняється за патентом;

- правомірність звернення Приватного підприємства до господарського суду за захистом порушених прав та законних інтересів на підставі згоди фізичної особи - автора винаходу перевірено Вищим господарським судом України (постанова від 04.04.2004);

- накладна від 19.11.2002 та податкова накладна від 19.11.2002 містять докази реалізації відповідачем литтєвої форми водостоку під решітку, яка є предметом розгляду даного спору.

Причиною виникнення спору в даній справі стало питання щодо порядку надання правової охорони об'єктові, який є частиною запатентованого винаходу.

Частиною другою статті 6 Закону визначено, що об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути:

продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);

процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Статтею 464 Цивільного кодексу України до майнових прав інтелектуальної власності на винахід віднесено, зокрема, право на використання винаходу. Згідно ж з частиною другою цієї статті майнові права інтелектуальної власності на винахід належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Відповідно до приписів частини другої статті 28 Закону:

використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй (частина друга).

Висновок суду апеляційної інстанції про виготовлення відповідачем форми водостоку під решітку з використанням запатентованого винаходу ґрунтується на висновках судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, яка, як зазначено апеляційним судом, проведена кваліфікованим спеціалістом, належним чином обґрунтована та відповідає іншим доказам у справі.

Не можна погодитися з висновком місцевого суду про те, що спірна литтєва форма як елемент запатентованого винаходу сама по собі є неохороноспроможною. Адже з огляду на висновок експертизи зазначений пристрій є, по суті, об'єктом винаходу, який включено до складу іншого об'єкта винаходу, та функціональне призначення цього пристрою обмежується виключно сферою застосування винаходу, захищеного патентом, майнові права інтелектуальної власності на такий пристрій охороняються так само, як і на винахід за патентом.

Відповідно до частини першої статті 31 Закону будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Як вірно зазначено апеляційним судом, тимчасова правова охорона надається винаходові саме з моменту опублікування відомостей про заявку на патент на винахід, а не з дати публікації відомостей про видачу патенту, а тому несанкціоноване використання об'єкта винаходу після подання заявки є порушенням прав відповідного суб'єкта майнових прав. Тому не можуть бути взяті до уваги посилання відповідача на правомірність ввезення та продажу ним форм для лиття водостоків у період після публікації відомостей про подачу заявки на патент на винахід.

Таким чином, судом апеляційної інстанції з достатньою повнотою встановлено обставини, що входять до предмету доказування зі справи, та цим обставинам надано правильну юридичну оцінку. У зв'язку з викладеним Вищий господарський суд України не знайшов передбачених законом підстав для скасування оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції відсутні.

2. Передбачені статтею 43-2 Господарського процесуального кодексу України запобіжні заходи за своєю правовою природою - це заходи, спрямовані на збереження відповідних доказів та на запобігання правопорушення з метою якнайшвидшого реагування на протиправні дії, а заходи до забезпечення позову за своїм змістом застосовуються як гарантія реального виконання рішення суду.

Іноземна компанія в особі Товариства "Р." звернулася до господарського суду з позовом до Підприємства "Н." про визнання неправомірною діяльності щодо використання прав інтелектуальної та промислової власності.

Ухвалою місцевого господарського суду за заявою позивача було вжито запобіжні заходи, а саме: здійснено огляд приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав, та накладено арешт на майно, що належить особі, щодо якої вжито запобіжні заходи і знаходиться в неї або в інших осіб; проведено огляд приміщення за вказаною адресою з метою отримання доказів порушення прав інтелектуальної та промислової власності позивача; накладено арешт на майно, яке належать відповідачу та знаходяться в певному приміщенні за вказаною адресою як експонати спеціалізованої виставки; накладено арешт на майно товариства з обмеженою відповідальністю "Н." (далі - Товариство "Н."), в тому числі на майно, яке знаходиться у інших суб'єктів господарювання.

Ухвалою суду про забезпечення позову Товариству "Н." заборонено брати участь у спеціалізованій виставці, а Торгово-промисловій палаті України та Міжнародному виставковому центру - допускати Товариство "Н." (зазначено його код ЄДРПО) до участі у відповідній виставці; заборонено до продажу, а також пропонування до продажу, оренди чи в будь-який інший спосіб набуття в користування, володіння та розпорядження на території України оспорюваних об'єктів інтелектуальної власності.

Постановою Вищого господарського суду України зазначені ухвали залишено без змін.

Не погодившись з постановами державного виконавця, якими було відкрито виконавче провадження по примусовому виконанню цих ухвал, відповідач оскаржив дії державного виконавця до суду та просив визнати їх неправомірними і скасувати прийняті постанови.

Ухвалою місцевого господарського суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного господарського суду, у задоволенні скарг відмовлено. Ухвали мотивовано тим, що у прийнятті постанов державним виконавцем не було порушено вимоги Закону України "Про виконавче провадження" (далі - Закон).

На ці судові рішення відповідач подав касаційну скаргу, в якій просив їх скасувати та прийняти нове рішення, яким задовольнити вимоги його скарг.

Перевіривши правильність застосування апеляційним судом норм процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Відповідно до статті 43-1 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) особа, яка має підстави побоюватись, що подача потрібних для неї доказів стане згодом неможливою або утрудненою, а також підстави вважати, що її права порушені або існує реальна загроза їх порушення, має право звернутися до господарського суду з заявою про вжиття запобіжних заходів до подання позову.

Статтею 43-3 ГПК України передбачено, що запобіжні заходи вживаються до моменту звернення до суду з позовною заявою з метою попередження та збереження доказів правопорушення, а після подання відповідної заяви вжиті запобіжні заходи не припиняються, а діють вже як заходи забезпечення позову.

Отже, за своєю правовою природою запобіжні заходи - це заходи, спрямовані на збереження відповідних доказів та на запобігання правопорушенню з метою якнайшвидшого реагування на протиправні дії, а заходи до забезпечення позову, за своїм змістом застосовуються як гарантія реального виконання рішення суду.

Відповідно до статті 18 Закону України "Про виконавче провадження" державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення, зазначеного в статті 3 цього Закону. Місцевим та апеляційним господарськими судами було правильно встановлено, що стороною у справі є Іноземна компанія в особі Товариства "Р." Отже, відкриття виконавчого провадження за заявою належним чином уповноваженого представника Товариства "Р." не порушувало вимог закону.

Стосовно твердження скаржника про те, що на момент виконання ухвал господарського суду державним виконавцем, стягувача з назвою, зазначеною в процесуальних документах зі справи як позивач, а в матеріалах виконавчого провадження як стягувач, у м. Лондоні не існувало, отже не було особи, на користь якої здійснено виконання, слід зазначити таке.

Як вбачається з доданих до заяви про уточнення реквізитів позивача документів, належним чином перекладених українською мовою, назву Іноземної компанії було змінено особливим рішенням 22.11.1994 та зареєстровано за Законом про компанії 1948-1967 рр. як компанію з обмеженою відповідальністю 11.09.1972, а в подальшому перереєстровано за Законом про компанії 1985 року як компанію з необмеженою відповідальністю 11.08.2004 (ця назва зазначена в позовній заяві та інших процесуальних документах). Відповідно до документів, наявних у справі компанії, що зберігаються у Реєстратора компаній, компанія існувала безперервно з дати реєстрації.

Таким чином, посилання скаржника на відсутність названої компанії не відповідає дійсності, а зміну організаційно-правової форми стягувача не можна вважати його відсутністю.

Твердження відповідача про те, що запобіжні заходи та забезпечення позову здійснено судом помилково щодо іншої особи через неправильне зазначення позивачем організаційно-правової форми підприємства не свідчить про порушення судом норм процесуального права, оскільки ухвалою суду від 27.09.2004 у зв'язку з уточненням організаційно-правової форми відповідача, його було замінено. Крім того, в ухвалах було зазначено дійсний код відповідача. Разом з тим, застосування запобіжних заходів судом щодо іншої особи не могло б порушити права відповідача. Зазначеній обставині надано відповідну оцінку у постанові Вищого господарського суду України від 11.01.2005, яка набрала законної сили. Цією ж постановою було оцінено та визнано хибними доводи скаржника стосовно неналежного уповноваження представника позивача.

Крім того, у касаційній скарзі відповідач посилається на те, що боржникові не було належним чином направлено постанови про відкриття виконавчого провадження. Зокрема, скаржником зазначається, що вручення зазначених постанов юристу Х., який відмовився від підпису в їх отриманні, не свідчить про належне направлення документів, оскільки ця особа не перебуває у трудових відносинах з боржником. Разом з тим, в матеріалах справи наявна довіреність, якою директор підприємства "Н." уповноважив названого громадянина Х. представляти інтереси в усіх установах, у тому числі в органах виконавчої служби. Отже, він, незважаючи на відсутність трудових відносин з відповідачем, мав повноваження на отримання відповідних постанов у процесі здійснення виконавчого провадження, а його відмова їх отримати не свідчить про порушення прав боржника. Це, зокрема, підтверджується своєчасним оскарженням останнім цих постанов у апеляційному порядку.

Разом з тим, судовими інстанціями не досліджувалося питання стосовно чинності у період з 01.09.2004 по 07.10.2004 уповноваження Іноземної компанії Товариству "Р." на здійснення представництва. Так, з наявного у справі уповноваження, виданого у м. Лондоні 01.09.2003, вбачається, що його було видано без зазначення строку дії. Лише 07.10.2004 Іноземною компанією Товариству "Р." було видано інше доручення на представництво своїх інтересів зі строком дії до 31.12.2005. Оскільки на момент видачі доручення (вповноваження) стаття 67 Цивільного кодексу Української РСР передбачала обмеження щодо дії доручення, строк дії якого не зазначено, в один рік з дня вчинення, то судам слід було встановити наявність (або відсутність) такого обмеження законодавством, згідно з яким було видано вповноваження від 01.09.2003.

З огляду на викладене Вищий господарський суд України судові рішення першої та апеляційної інстанції у справі скасував, а справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції.

3. Висновок спеціаліста з питань, зокрема, розробки та виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, наданий поза межами проведення судової експертизи, не є експертним, а тому не може бути прийнятий судом як висновок експерта.

Товариство звернулося до господарського суду з позовом до Підприємства про визнання права інтелектуальної власності.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено: визнано право інтелектуальної власності на винахід за позивачем

Місцевим господарським судом встановлено, що:

- Товариство є власником деклараційного патенту на винахід "Т.";

- Компанією та Підприємством було укладено договір комісії на розробку і виробництво в Україні та постачання одного прототипу та тридцяти п'яти серійних зразків продукту "Б.";

- продукт "Б." виготовлено за формулою, запатентованою позивачем як винахід "Т.", що підтверджується наявним в матеріалах справи висновком спеціаліста, відповідно до якого всі суттєві ознаки формули винаходу за деклараційним патентом на винахід "Т." використані у виготовленні технічної документації продукту "Б." та її першого прототипу.

Відповідно до частин першої та другої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон) права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням винаходу визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Згідно з частиною п'ятою цієї статті Закону патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно із Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Господарський суд у розгляді зазначеної справи на підставі висновку спеціаліста встановив, що Товариством розроблено та вироблено продукт "Б." з використанням формули, запатентованої позивачем як винахід "Т.".

Проте суд не врахував, що зазначений висновок не є експертним, на що вже було вказано в постанові Вищого господарського суду України, якою справу було передано на новий розгляд.

В абзаці третьому пункту 46 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 N 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" зазначено, що висновки спеціалістів з відповідних питань, надані ними поза межами проведення судової експертизи, не є експертними, а тому не можуть бути прийняті судом як висновки експертів.

Судом порушено вимоги статті 41 ГПК України, відповідно до якої для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Проведення судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які володіють необхідними для цього знаннями. Особа, яка проводить судову експертизу, користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу. Не призначивши експертизи зі справи, суд неправильно застосував статті 41, 42, 43 ГПК України і всупереч вимогам частини першої статті 111-12 ГПК України не виконав вказівок касаційної інстанції щодо призначення відповідної судової експертизи.

Крім того, в основу прийнятого місцевим господарським судом рішення покладено рішення цього ж суду, яке в подальшому було скасовано постановою Вищого господарського суду України.

Отже, місцевий господарський суд припустився неправильного застосування приписів частини першої статті 4-7 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111-10 ГПК України є підставою для скасування судового рішення зі справи. Тому Вищий господарський суд України касаційну скаргу Підприємства задовольнив частково: рішення місцевого господарського суду скасував, а справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції.

4. Об'єднання в одній позовній заяві і в одному судовому провадженні вимог про припинення несанкціонованого використання винаходу і про відшкодування завданих таким використанням збитків є доцільним та не суперечить нормам процесуального законодавства.

Товариство звернулося до господарського суду з позовом до Заводу про: зобов'язання відповідача припинити виробництво, пропонування до продажу та реалізацію певного продукту; зобов'язання провести утилізацію зазначених готових виробів та деталей до них; стягнення упущеної вигоди; опублікування в засобах масової інформації відомості про порушення прав інтелектуальної власності Товариства як виключного ліцензіата на винахід, захищений патентом на винахід, та змісту судового рішення щодо такого порушення.

Ухвалою місцевого господарського суду названу позовну заяву повернуто без розгляду на підставі пунктів 3, 5 частини першої статті 63 ГПК України з посиланням на те, що позивачем не надано обґрунтованого розрахунку заявленої до стягнення суми відшкодування, а також об'єднано різні за правовою природою позовні вимоги, чим порушено встановлені чинним процесуальним законом правила об'єднання позовних вимог.

Відповідно до частини першої статті 2 ГПК України господарський суд порушує справи за позовними заявами, зокрема, підприємств та організацій, які звертаються до господарського суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів.

За приписами пункту 5 частини другої статті 54 ГПК України позовна заява повинна містити обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються.

Повертаючи позовну заяву Товариства без розгляду, місцевий господарський суд послався на невідповідність цієї заяви вимогам процесуального законодавства, оскільки, зокрема, позивачем не надано розрахунку суми заявлених збитків. Однак такий висновок суду першої інстанції спростовується змістом позовної заяви.

Так, у позовній заяві міститься формула розрахунку розміру прибутку, отриманого відповідачем від використання спірного винаходу, та економічне обґрунтування щодо застосування цієї формули. Крім того, з урахуванням наявності питань у встановленні обставини щодо розміру незаконно одержаного відповідачем доходу, які потребують спеціальних знань та мають бути роз'яснені експертом, позивачем у позовній заяві також порушено питання про призначення судової експертизи та запропоновано коло відповідних питань. Таким чином, Товариством наведено у позовній заяві доводи, які за своєю суттю відповідають вимогам пункту 5 частини другої статті 54 ГПК України.

Не можна також погодитись із законністю та обґрунтованістю висновку місцевого господарського суду про порушення позивачем правил об'єднання позовних вимог.

Згідно зі статтею 58 ГПК України в одній позовній заяві може бути об'єднано кілька вимог, зв'язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами. Суддя має право об'єднати кілька однорідних позовних заяв або справ, у яких беруть участь ті ж самі сторони, в одну справу, про що зазначається в ухвалі про порушення справи або в рішенні.

Предметом цього спору є захист права інтелектуальної власності на винахід. Частиною ж другою статті 432 Цивільного кодексу України визначено, що суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення прав інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Отже, в даному разі Товариство фактично використано передбачені законом різні способи захисту права на один і той самий об'єкт інтелектуальної власності, що свідчить про однорідність та єдину правову природу позовних вимог з даного спору. Відтак об'єднання зазначених позовних вимог в одному судовому провадженні є доцільним та не суперечить нормам процесуального законодавства.

Таким чином, порушення, допущені місцевим господарським судом у винесенні оскарженої ухвали, стали підставою для скасування цього судового акта та передачі справи на розгляд до суду першої інстанції.

5. Для правильного вирішення спору про зобов'язання припинити дії з використання запатентованого винаходу господарському суду належало з'ясувати, чи використовує відповідач зі справи запатентований винахід після дати публікації уповноваженою установою відомостей про видачу позивачеві деклараційного патенту на винахід, а в разі наявності такого використання - чи не підпадає воно під визначення дій, які не визнаються порушенням прав (зокрема, чи немає права попереднього користування).

Товариство звернулося до господарського суду з позовом про зобов'язання Підприємства припинити дії з використання запатентованого винаходу, що порушує права позивача як власника відповідного деклараційного патенту, та відновити становище, що існувало до порушення права.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:

- Товариство є власником деклараційного патенту від 15.10.2004 на винахід "Т.";

- 20.03.2003 Підприємство та Корпорація уклали договір комісії, відповідно до умов якого Підприємством доручено третій особі укласти з іноземним замовником контракт на розробку і виробництво в Україні та постачання одного прототипу і тридцяти п'яти серійних зразків продукту "Б.";

- продукт "Б." виготовлено за формулою, запатентованою позивачем як винахід "Т.", що підтверджується наявним в матеріалах справи висновком спеціаліста, відповідно до якого всі суттєві ознаки формули винаходу за деклараційним патентом на винахід "Т." використані у виготовленні технічної документації продукту "Б." та його першого прототипу.

Причиною даного спору є питання щодо наявності в діях Підприємства порушення прав Товариства як власника деклараційного патенту на винахід.

Відповідно до частин першої та другої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням винаходу визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Згідно з частиною п'ятою цієї статті Закону патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Дії, які не визнаються порушенням прав, визначає стаття 31 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Зокрема частиною першою цієї статті передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання до уповноваженої установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу, чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Таку ж норму містить й стаття 470 Цивільного кодексу України.

Товариство, посилаючись на необхідність захисту його порушеного права як власника деклараційного патенту, просило зобов'язати Підприємство припинити дії з використання запатентованого винаходу та відновити становище, що існувало до порушення права.

Отже, для правильного вирішення даного спору попереднім судовим інстанціям належало з'ясувати, чи використовує відповідач запатентований винахід після дати публікації уповноваженою установою відомостей про видачу позивачеві деклараційного патенту на винахід "Т.", а в разі наявності такого використання - чи не підпадає воно під визначення дій, які не визнаються порушенням прав (зокрема, чи не має в даному випадку права попереднього користування).

Водночас ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами ці обставини не встановлювалися та не досліджувалися, також не було з'ясовано, на відновленні якого становища і яким чином наполягає позивач, заявивши таку позовну вимогу.

При цьому роз'яснення згаданих питань щодо встановлення фактичних обставин використання відповідачем запатентованого винаходу потребують спеціальних знань, а тому суду першої інстанції відповідно до статті 41 ГПК України належало призначити судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

У вирішенні питань, пов'язаних з призначенням судової експертизи, господарським судам слід враховувати викладене в роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 N 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" та рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 N 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", а також керуватися Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яку затверджено наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 N 53/5 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за N 705/3145.

В свою чергу, дії суду апеляційної інстанції, який ухвалою призначив проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (що відповідає викладеному в пункті 6 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76), а, отримавши повідомлення про неможливість дати висновок, розглянув справу по суті без проведення експертного дослідження, не можуть бути визнані правомірними, оскільки апеляційним судом залишено без будь-якого реагування звернення керівника експертної установи стосовно оплати проведення експертизи та надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку, а також звернення Підприємства з приводу можливості здійснення нею оплати проведення експертизи.

Фактичні дані про використання відповідачем запатентованого винаходу, встановлені попередніми судовими інстанціями з посиланням на висновок спеціаліста, яким досліджувалися матеріали 2003 року, не спростовують наведеного та не стосуються періоду після дати публікації відомостей про видачу позивачеві деклараційного патенту від 15.10.2004, а тому не можуть бути підставою для відхилення касаційної скарги. Разом з тим зазначений висновок, що стосується подій, які з боку відповідача мали місце у 2003 році, потребує оцінки на предмет наявності у Підприємства права попереднього користування, чого ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами зроблено не було.

З огляду на наведене Вищим господарським судом України було скасовано рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

6. Встановлення господарським судом обставин, що свідчать про невикористання суб'єктом господарювання - відповідачем зі справи запатентованого позивачем винаходу в розумінні статті 28 Закону України "Про охорону прав на винахід і корисні моделі", стало підставою для відмови в задоволенні позову про заборону використання патентів.

Товариство звернулося до Заводу з позовом про заборону використовувати винахід, захищений патентом.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариство є власником патенту на винахід "С.", об'єктом якого є технічне рішення щодо технології отримання виливків напівспокійної сталі; дата подання заявки - 14.05.1998; відомості про видачу патенту опубліковано 16.12.2002;

- згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.09.2005:

при отриманні виливків напівспокійної сталі шляхом застосування певного технологічного процесу Завод не використовував жодної ознаки незалежного пункту формули винаходу "С." за оспорюваним патентом;

технологія розливу киплячої, спокійної та напівспокійної сталі, яка використовувалася відповідачем до 14.05.1998, не відповідала об'єктові винаходу, що охороняється оспорюваним патентом.

Причиною виникнення спору в даній справі стало питання щодо факту несанкціонованого використання відповідачем об'єкта інтелектуальної власності - винаходу, якому надано правову охорону за патентом.

Відповідно до приписів статті 28 Закону:

права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу (частина перша);

патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;

використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй (частина друга.

У підпункті 6.2 пункту 6 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено: якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Висновок судових інстанцій про незастосування відповідачем спірного запатентованого винаходу при отриманні виливків напівспокійної сталі ґрунтується на висновках судової експертизи від 30.09.2005 з даної справи, що проведена атестованим у встановленому порядку експертом. Судовими інстанціями з'ясовано, що експертне дослідження за повторною судовою експертизою проведено кваліфікованим спеціалістом, належним чином обґрунтовано, відповідає іншим доказам у справі.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про судову експертизу", а також частин першої, третьої статті 10 цього Закону судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. Судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Отже, твердження Товариства про неналежного суб'єкта проведення судової експертизи з даної справи є безпідставними. Позивачем не наведено переконливих доводів про необґрунтованість цього висновку, його суперечність матеріалам справи або наявність сумніву в правильності експертного висновку.

Крім того, апеляційним господарським судом з'ясовано, що висновок експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 10.02.2004 не може бути належним доказом у справі, оскільки при її проведенні фактично не порівнювався спосіб лиття металу, запатентований позивачем, з тим, що використовується відповідачем.

Таким чином, з огляду на встановлені обставини справи, а саме - незастосування відповідачем спірного винаходу у процесі отримання виливків напівспокійної сталі, попередні судові інстанції дійшли правильного висновку про відсутність підстав для задоволення позову про заборону відповідачеві використовувати винахід за патентом, що належить позивачу.

Відтак Вищий господарський суд України не знайшов передбачених законом підстав для скасування оскаржуваних рішення та постанови місцевого та апеляційного господарських судів.

7. Підставами для скасування судового рішення про застосування заходів до забезпечення позову у справі про припинення порушення прав на корисні моделі стали:

прийняття відповідного рішення без наведення мотивів для застосування заходу до забезпечення позову та без обґрунтування того, яким чином його незастосування може утруднити чи зробити неможливим використання рішення господарського суду за позовною вимогою;

накладення арешту на готову продукцію відповідача зі справи без індивідуального визначення відповідного майна;

надання заходам до забезпечення позову умовного характеру.

Підприємство звернулося до господарського суду з позовом до суб'єкта підприємницької діяльності (далі - СПД) про зобов'язання припинити виготовлення певного продукту з порушенням прав Підприємства як власника відповідних деклараційних патентів України, а також про вилучення з цивільного обороту продуктів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням оспорюваних прав.

За заявою позивача місцевий господарський суд виніс ухвалу про вжиття заходів до забезпечення позову, якою:

- заборонено відповідачеві виготовлення продукту з порушенням прав власника деклараційних патентів;

- накладено арешт на готову продукцію відповідача, виготовлену з порушенням прав позивача як власника деклараційних патентів, та обладнання, оснастку і матеріали, які призначені для їх виготовлення, і що знаходяться за зазначеною адресою.

Постановою апеляційного господарського суду названу ухвалу залишено без змін.

Згадане клопотання про вжиття заходів в частині залучення позивача до перевірки приміщення для з'ясування питання про те, яка саме продукція виготовлена з порушенням його прав та яке саме обладнання, оснастка і матеріали призначені для її виготовлення та підлягають арешту і передачі на відповідальне зберігання позивачеві місцевий господарський суд залишив без задоволення.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Відповідно до статті 66 ГПК України господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Згідно з статтею 67 ГПК України позов зокрема забезпечується накладанням арешту на майно, що належить відповідачеві, та/або забороною відповідачеві вчиняти певні дії.

Господарським судам у застосуванні заходів до забезпечення позову також необхідно враховувати викладене у роз'ясненні Вищого арбітражного суду України від 23.08.1994 N 02-5/611 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову", в якому, зокрема, зазначено, що, приймаючи ухвалу про заборону відповідачеві вчиняти певні дії, господарський суд повинен точно визначити, які саме дії забороняється вчиняти. Помилковими слід визнати ухвали, якими боржникам забороняється користуватись їх майном, якщо через особливості цього майна користування ним не тягне знищення або зменшення його цінності. За наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення позову господарський суд може заборонити витрачання майна на власні потреби, відчуження його у будь-який спосіб, у тому числі здійснення тих чи інших платежів або перерахування авансом певних сум тощо (пункт 8). У цьому ж роз'ясненні викладено правову позицію, відповідно до якої за позовами, що стосуються певного майна, арешт може бути накладений лише на індивідуально визначене майно (пункти 6, 7).

Разом з тим рішення про заборону відповідачеві виготовлення певного продукту з порушенням оспорюваних прав на деклараційні патенти судом першої інстанції прийнято без наведення мотивів для застосування цього заходу до забезпечення позову та без обґрунтування того, яким чином його незастосування може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду з відповідної позовної вимоги, внаслідок чого його застосування суперечить визначеному процесуальним законом призначенню заходів до забезпечення позову.

Водночас оголошення про накладення арешту на готову продукцію відповідача, виготовлену з порушенням оспорюваних прав на патенти України, а також обладнання, оснастку і матеріали, які призначені для її виготовлення та знаходяться за вказаною адресою без будь-якого індивідуального визначення цього майна, також є неправильним.

Крім цього, зазначення про заборону виготовлення продукту з порушенням прав на відповідні патенти України та арешт продукції, яку виготовлено з порушенням прав на патенти України, які належать позивачеві, надає зазначеним заходам умовного характеру та унеможливлює їх правомірне застосування на цій стадії судового провадження.

Отже, місцевим господарським судом у прийнятті рішення про застосування заходів до забезпечення позову неправильно застосовано приписи статей 66, 67 ГПК України, що залишилося поза увагою й суду апеляційної інстанції.

З огляду на наведене у попередніх судових інстанцій не було належних підстав для задоволення клопотання позивача про застосування визначених ним заходів до забезпечення позову.

Таким чином, Вищим господарським судом України було скасовано ухвалу місцевого суду в частині вжиття заходів до забезпечення позову та постанову суду апеляційної інстанції внаслідок порушення норм процесуального права, яке призвело до прийняття неправильного рішення, а справа має бути передана на розгляд суду першої інстанції.

8. Відсутність фактичних даних щодо передачі позивачем відповідачеві прав на використання корисної моделі стала підставою для задоволення позовних вимог про припинення використання такої моделі. Водночас відсутність причинно-наслідкового зв'язку між порушенням прав на використання корисної моделі та нарахованими позивачем збитками призвела до відмови у задоволенні вимог позивача про стягнення суми упущеної вигоди.

Конструкторське бюро звернулося з позовом до Державної установи з позовом про зобов'язання припинити використання і порушення виключних прав, що випливають з патенту на корисну модель, який належить позивачеві, та стягнення неотриманого доходу (упущеної вигоди).

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено частково: відповідача зобов'язано припинити використання і порушення виключних прав, що випливають з деклараційного патенту на корисну модель "герметична гальванічна батарея" і належать позивачеві. В іншій частині позовних вимог відмовлено.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- позивач є власником деклараційного патенту на корисну модель "герметична гальванічна батарея";

- згідно з протоколом засідання тендерного комітету Державної установи про визначення результатів цінових пропозицій на виготовлення та постачання відповідних батарей живлення від 29.07.2004 Конструкторське бюро визнано переможцем;

- Конструкторським бюро та Державною установою було укладено договір "на поставку продукції, передачу на неї прав на використання патенту на корисну модель та конструкторсько-технологічної документації" (далі - Договір);

- відповідно до умов Договору замовник (Державна установа) доручає, а постачальник (Конструкторське бюро) зобов'язується виготовити та поставити батареї живлення, що відповідають вимогам відповідним технічним умовам, у встановлений строк, а замовник зобов'язується прийняти продукцію і сплатити за неї. Після поставки батарей живлення в повному обсязі, обумовленому в специфікації (додаток до Договору), постачальник передає замовнику за винагороду безстроково права на використання патенту та конструкторськотехнологічну документацію на батареї живлення в обсязі, визначеному в певній специфікації та відповідно до встановлених технічних умов;

- за умовами Договору підлягає поставці продукція у загальній кількості 172 шт. на суму 302 106 грн.;

- загальна сума зобов'язання за Договором складає 522 474 грн., у тому числі: 302 106 грн. - вартість продукції, що постачається, 100 368 грн. - компенсація за контейнери, що входили у склад батарей живлення та 120 000 грн. - винагорода, яку сплачує замовник за передачу права на використання патенту та конструкторсько-технологічну документацію;

- Договором передбачено, що він діє до повного виконання сторонами всіх зобов'язань по ньому;

- Конструкторським бюро поставлено Державній установі батареї живлення у кількості: 21 шт. (акт приймання-передачі N 1) та 12 шт. (акт приймання-передачі N 2);

- відповідно до акта приймання-передачі N 3 постачальником передано, а замовником прийнято продукцію (батареї живлення) у загальній кількості 33 шт. на суму 77 922 грн.;

- сторони склали акт приймання-передачі N 4 про те, що згідно з Договором Конструкторським бюро достроково передано, а Державною установою прийнято безстроково права на використання патенту та конструкторсько-технологічну документацію на батареї живлення "Джерело" в обсязі, визначеному в відповідній специфікації та відповідно визначених технічних умов. Також замовником перераховано винагороду за передачу права на використання патенту та конструкторсько-технологічну документацію в сумі 120 000 грн.;

- листом від 09.03.2005 Державна установа повідомила позивача про те, що нею виготовлені дослідні зразки, проведено відповідні види випробувань, дослідну експлуатацію та налагоджено серійне виробництво батарей марганцево-цинкових типу "Джерело" відповідно до визначених технічних умов.

Причиною спору зі справи стало питання про те, чи мало місце з боку відповідача порушення прав позивача як власника патенту на корисну модель.

Відповідно до частини 5 статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Відповідно до частини першої статті 1108 ЦК України особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності).