Постанова
Іменем України
13 липня 2020 року
м. Київ
справа № 755/16186/16-ц
провадження № 61-16063св19
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду: Гулейкова І. Ю. (суддя-доповідач), Ступак О. В., Усика Г. І.,
учасники справи:
позивач -Товариство з обмеженою відповідальністю "Мейсон Ентертеймент",
відповідачі: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,
розглянув у попередньому судовому засіданні у порядку письмового провадження касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Мейсон Ентертеймент" на постанову Київського апеляційного суду від 22 липня 2019 року у складі колегії суддів: Поліщук Н. В., Шкоріної О. І., Соколової В. В.,
ВСТАНОВИВ:
Короткий зміст позовних вимог і рішень судів
Улистопаді 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Мейсон Ентертеймент" (далі - ТОВ "Мейсон Ентертеймент" або Товариство) звернулось до суду із позовом, в якому після уточнення позовних вимог просило ухвалити рішення, яким: заборонити ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 кожному окремо та/або всім разом використовувати будь-якими способами як сам знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", що охороняється на підставі свідоцтва України на знак товарів і послуг НОМЕР_1, так і будь-яке позначення, включаючи позначення "ІНФОРМАЦІЯ_5" (комбіноване та словесне), "ІНФОРМАЦІЯ_6", які схожі на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" настільки, що ці позначення і знак можна сплутати, зокрема, при пропонуванні послуг, для яких знак зареєстрований, а також суміжних послуг, в рекламі таких послуг і в мережі Інтернет, в тому числі, але не виключно, на сайтах " Вконтакте ", " Facebook " "Youtube" та інших; використовувати у відеофільмах (відео кліпах) " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", "ІНФОРМАЦІЯ_8" та інших; використовувати на концертах, виступах, гастролях тощо та у засобах масової інформації; стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 солідарно на користь ТОВ "Мейсон Ентертеймент" збитки (упущену вигоду) за порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" у зв`язку з використанням позначення "ІНФОРМАЦІЯ_5" ("ІНФОРМАЦІЯ_6"), що схоже зі знаком настільки, що ці позначення і знак можна сплутати, при проведенні концерту, що відбувся ІНФОРМАЦІЯ_11 у місті Калуші Івано-Франківської області, у розмірі 250 000,00 грн; зобов`язати ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 кожного опублікувати у будь-якому на власний розсуд друкованому засобі масової інформації із загальнодержавною сферою розповсюдження, щоденний тираж якого становить понад 100 000,00 примірників, повний текст рішення суду у цій справі протягом 1 (одного) місяця з дня набрання рішенням законної сили.
Вимоги обґрунтовані тим, що позивач володіє правами інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", що охороняється згідно із свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 для товарів 41 класу МКТП.
ТОВ "Мейсон Ентертеймент" стало відомо, що влітку 2016 року ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 організували музичний колектив із назвою "ІНФОРМАЦІЯ_5" ("ІНФОРМАЦІЯ_6"), та під цією назвою ведуть концертну діяльність. Крім того, відповідачі використовують сам знак "ІНФОРМАЦІЯ_1".
Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_11 у місті Калуші Івано-Франківської області проведений концерт цього колективу із використанням назви "ІНФОРМАЦІЯ_5" ("ІНФОРМАЦІЯ_6"). Також знято два відео кліпи на пісні " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", "ІНФОРМАЦІЯ_8".
Позивач вважав, що позначення "ІНФОРМАЦІЯ_5" є схожим із знаком "ІНФОРМАЦІЯ_1", що охороняється згідно із свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1. Дозволу на використання знаку "ІНФОРМАЦІЯ_1" ТОВ "Мейсон Ентертеймент" не надавало.
Обґрунтовуючи збитки у вигляді упущеної вигоди у розмірі 250 000,00 грн, позивач посилався на те, що середній розмір доходу з одного концерту, аналогічному тому, що був проведений ІНФОРМАЦІЯ_11 у місті Калуші Івано-Франківської області, становить 10 000,00 дол. США, що приблизно відповідає 250 000,00 грн.
Рішенням Дніпровського районного суду міста Києва від 22 листопада 2018 року позовні вимоги ТОВ "Мейсон Ентертеймент" задоволено. З урахуванням ухвали про виправлення описки Дніпровського районного суду міста Києва від 06 грудня 2018 року заборонено ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 кожному окремо та/або всім разом використовувати будь-якими способами: як сам знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", що охороняється на підставі свідоцтва України на знак товарів і послуг НОМЕР_1, так і будь-яке позначення, включаючи позначення "ІНФОРМАЦІЯ_5" (комбіноване та словесне), "ІНФОРМАЦІЯ_6", які схожі на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" настільки, що ці позначення і знак можна сплутати, зокрема, при пропонуванні послуг, для яких знак зареєстрований, а також суміжних послуг, в рекламі таких послуг і в мережі Інтернет, в тому числі, але не виключно, на сайтах " Вконтакте ", " Facebook " "Youtube" та інших; використовувати у відеофільмах (відео кліпах) " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", "ІНФОРМАЦІЯ_8" та інших; використовувати на концертах, виступах, гастролях тощо та у засобах масової інформації. Стягнуто з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 солідарно на користь ТОВ "Мейсон Ентертеймент" збитки (упущену вигоду) за порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" у зв`язку з використанням позначення "ІНФОРМАЦІЯ_5" ("ІНФОРМАЦІЯ_6"), що схоже зі знаком настільки, що ці позначення і знак можна сплутати, при проведенні концерту, що відбувся ІНФОРМАЦІЯ_11 у місті Калуші Івано-Франківської області, у розмірі 250 000,00 грн. Зобов`язано ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 кожного опублікувати у будь-якому на власний розсуд друкованому засобі масової інформації із загальнодержавною сферою розповсюдження, щоденний тираж якого становить понад 100 000,00 примірників, повний текст рішення суду у цій справі протягом 1 (одного) місяця з дня набрання рішенням законної сили. Стягнуто з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, з кожного, на користь ТОВ "Мейсон Ентертеймент" по 2 168,66 грн судового збору.
Додатковим рішенням Дніпровського районного суду міста Києва від 06 грудня 2018 року стягнуто з ОСОБА_1 на користь Товариства витрати за проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності в розмірі 4 000,00 грн. Стягнуто з ОСОБА_2 на користь Товариства витрати за проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності в розмірі 4 000,00 грн. Стягнуто з ОСОБА_3 на користь Товариства витрати за проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності в розмірі 4 000, 00 грн.
Задовольняючи позовні вимогиТОВ "Мейсон Ентертеймент", суд першої інстанції виходив із того, що надані позивачем докази підтверджують його вимоги як в частині порушення права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, так і щодо заподіяння збитків та їх розрахунку.
Постановою Київського апеляційного суду від 22 липня 2019 року задоволено частково апеляційну скаргу ОСОБА_2 . Рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 22 листопада 2018 року в частині стягнення з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 солідарно на користь ТОВ "Мейсон Ентертеймент" збитків (упущеної вигоди) за порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг у розмірі 250 000,00 грн скасовано та ухвалено в цій частині нове судове рішення, яким відмовлено у задоволенні цих вимог. Рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 22 листопада 2018 року в частині розподілу судових витрат змінено шляхом стягнення з ОСОБА_1, ОСОБА_3 на користь ТОВ "Мейсон Ентертеймент" по 918,66 грн з кожного. В іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін. Стягнуто з ТОВ "Мейсон Ентертеймент" на користь ОСОБА_2 5 293,66 грн у рахунок відшкодування судових витрат по сплаті судового збору.
Залишаючи без змін рішення суду першої інстанції у відповідній частині, апеляційний суд виходив з того, що саме відповідачами було здійснено використання спірного позначення, відтак суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що ці фізичні особи відповідальні за публічне використання позначення, що схоже з відповідним знаком позивача настільки, що їх можна сплутати, отже, мають нести цивільно-правову відповідальність у цьому спорі.
Разом з тим колегія суддів апеляційного суду погодилась з доводами апеляційної скарги щодо неправильного вирішення спору в частині стягнення з відповідачів упущеної вигоди, оскільки у контексті обставин цієї справи упущена вигода пов`язується із концертною діяльністю музичного колективу. Позивач не підтвердив існування реальної можливості для Товариства отримання прибутку у розмірі 250 000,00 грн, перешкодою чому була протиправна поведінка відповідачів, що дає підстави для висновку про недотримання стандарту доведення. Позивач обґрунтовує упущену вигоду та її розмір умовними припущеннями, проте наявність теоретичного обґрунтування можливості отримання доходу не є підставою для його стягнення.
З огляду на наведене, колегія суддів апеляційного суду дійшла висновку про скасування рішення суду в частині вирішення позовних вимог про стягнення суми упущеної вигоди та ухвалення нового рішення про відмову в задоволенні цих позовних вимог. Колегія суддів зазначила, що, оскільки заявлені позивачем вимоги в цій частині обґрунтовані спільними діями відповідачів та судом першої інстанції стягнення збитків було визначено в солідарному порядку, то в цій частині рішення суду підлягає скасуванню стосовно усіх відповідачів у зв`язку із неправильним застосуванням норм матеріального права.
Короткий зміст та узагальнюючі доводи касаційної скарги, позиції інших учасників справи
У серпні 2019 року до Верховного Суду надійшла касаційна скарга ТОВ "Мейсон Ентертеймент" на постанову Київського апеляційного суду від 22 липня 2019 року (в частині відмови у задоволенні позовної вимоги про відшкодування збитків), в якій, посилаючись на неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати оскаржувану постанову в частині відмови у задоволенні позовної вимоги про відшкодування збитків за порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг та залишити в силі у відповідній частині рішення суду першої інстанції.
У касаційній скарзі заявник зазначає, що оскаржив постанову суду апеляційної інстанції у зв`язку з:
1) неправильним застосуванням апеляційним судом норми пункту 2 частини другої статті 22 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) щодо упущеної вигоди, оскільки суд застосував його звужене (буквальне) значення, не враховуючи при цьому особливостей правової природи знаку для товарів і послуг, як об`єкта інтелектуальної власності, та відшкодування у зв`язку з цим збитків, завданих порушенням прав на нього;
2) незастосуванням пункту 50 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" ("Відповідно до статей 16, 432 ЦК України одним із способів захисту прав є стягнення збитків (матеріальної шкоди) за порушення прав на об`єкти права інтелектуальної власності, а також компенсації за порушення авторського права і суміжних прав.
Згідно з пунктом "г" частини першої статті 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" суб`єкт авторського права і (або) суміжних прав вправі подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій.
Частиною другою статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також передбачено, що порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.
Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 ЦК України упущеною вигодою є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене. Таким чином, у визначенні розміру збитків в частині упущеної вигоди господарським судам слід виходити з показників, які звичайно характеризують доходи суб`єкта авторського права та/або суміжних прав.
Такими показниками можуть бути: роздрібна ринкова ціна оригінального товару/ліцензійного примірника твору та об`єктів суміжних прав; плата за відповідні види використання творів та об`єктів суміжних прав, яка звичайно застосовується; інші подібні показники. При цьому, як правило, не слід зважати на систему знижок чи пільг, яка застосовується суб`єктом авторського права та/або суміжних прав у залежності від кількості придбаних примірників творів і об`єктів суміжних прав, ціни договору про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на твір та/або об`єкт суміжних прав, інших критеріїв.
Документами що підтверджують роздрібну ціну оригінального товару/ліцензійного примірника твору, можуть будь-які належним чином оформлені документи (лист, довідка, прайс-лист, прейскурант тощо) суб`єкта авторського права та/або суміжних прав або його офіційного представника в Україні.
У вирішенні відповідних спорів, в яких застосовується поняття "упущена вигода", судам слід виходити з того, що на час вчинення правопорушення один контрафактний товар/примірник твору витісняє з ринку один оригінальний товар/ліцензійний примірник твору У розгляді відповідних справ слід також мати на увазі приписи абзацу другого частини третьої статті 22 ЦК України, згідно з яким якщо особа, яка порушила право, одержала у зв`язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право");
3) невідповідності оскаржуваної постанови у відповідній частині вимогам частини першої статті 2 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) в частині ефективності судового захисту порушених прав.
Заявник також вказує, що суд апеляційної інстанції помилково заперечив реальність упущеної вигоди позивача у зв`язку з порушенням його прав на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1". За звуженим (буквальним) розумінням пункту 2 частини другої статті 22 ЦК України, який застосував апеляційний суд, неможливо в принципі довести розмір упущеної вигоди у сфері концертної діяльності, яка здійснюється двійниками відомих артистів та музичних колективів.
На дату розгляду справи до Верховного Суду не надходило відзивів на касаційну скаргу ТОВ "Мейсон Ентертеймент".
Рух справи у суді касаційної інстанції
Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями провадження № 61-16063ск19 призначено судді-доповідачу Гулейкову І. Ю.
Ухвалою Верховного Суду від 05 вересня 2019 року відкрито касаційне провадження у цій справі, витребувано матеріали справи із Дніпровського районного суду м. Києва, встановлено учасникам справи строк для подачі відзиву на касаційну скаргу.
У жовтні 2019 року матеріали справи № 755/16186/16-ц надійшли до Верховного Суду.
Позиція Верховного Суду
З огляду на межі доводів та прохальну частину касаційної скарги Верховний Суд здійснює перегляд справи у касаційному порядку лише в частині вирішення позовних вимог Товариства про стягнення на його користь збитків (упущеної вигоди) за порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг у розмірі 250 000,00 грн.
Згідно з частиною третьою статті 3ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.
Відповідно до частини другої розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 15 січня 2020 року № 460-IX "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ" касаційні скарги на судові рішення, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.
Згідно з частиною другою статті 389 ЦПК України (у редакції станом на дату подання касаційної скарги) підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
Відповідно до частини першої статті 402 ЦПК України у суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи з урахуванням статті 400 цього Кодексу.
За змістом частини першої статті 410 ЦПК України (у редакції станом на дату подання касаційної скарги) суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.
Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення, аоскаржувана постанова апеляційного суду у відповідній частині - без змін, оскільки її ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.
Фактичні обставини справи, встановлені судами попередніх інстанцій
Судамивстановлено, що згідно зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг НОМЕР_1, зареєстрованим у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 27 лютого 2012 року, власниками знаку "ІНФОРМАЦІЯ_1" є ОСОБА_4 та ОСОБА_2 . Індекс міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг: створювання видовищ; створювання відеофільмів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); дозвілля (забав, розваги); наймання (прокат) звукозаписувачів; мюзик-холи; монтування відеострічок; послуги щодо музичного композиціювання; нічні клуби; готування радіо- і телевізійних програм; розважання (послуги артистів); послуги студій записування; телевізійні передачі розважальні; створювання фільмів.
11 жовтня 2012 року між ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ТОВ "Мейсон Ентертеймент" укладено договір № 1 про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг, згідно з яким ОСОБА_4, ОСОБА_2 зобов`язались передати ТОВ "Мейсон Ентертеймент" виключні майнові права на право власності на цей знак за свідоцтвом НОМЕР_1 як вклад у статутний капітал Товариства його учасниками.
11 жовтня 2012 року між сторонами цього договору складено акт приймання-передачі майнових прав на знак для товарів і послуг.
Згідно з рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 18 грудня 2012 року останньою розглянуто заяву ТОВ "Мейсон Ентертеймент" про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знак та прийнято рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність", внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу прав власності на знак, відповідно до яких право власності на знак для: послуг класу 41, на які зареєстровано знак, свідоцтво України НОМЕР_1, передається власниками свідоцтва ОСОБА_4, ОСОБА_2 - ТОВ "Мейсон Ентертеймент". Реєстраційний номер 13854, дата публікації та реєстрації - 10 січня 2013 року.
13 червня 2016 року проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "ДЗІДЗ`ОФФ". Засновниками в рівних частках є ОСОБА_5 та ОСОБА_2 . Згідно з витягом із Статуту найменування цього товариства англійською мовою таке: "ІНФОРМАЦІЯ_5", Ltd.
Згідно з Висновком судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 06 червня 2017 року № 1149, проведеною на підставі ухвали суду першої інстанції у цій справі: "Словесні позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6", "ІНФОРМАЦІЯ_5", "ІНФОРМАЦІЯ_9" та комбіновані позначення (наводяться візуалізовані позначення із використанням "ІНФОРМАЦІЯ_5"), які використовуються всіма разом та кожним окремо ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 при пропонуванні та наданні послуг артистів, розважання, влаштовування видовищ, створення відеофільмів, є схожими зі знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати".