ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2020 року
м. Київ
Справа № 911/896/19
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Колос І.В., Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача - Дитинюка Я.Л.,
відповідача - Запорожця Д.В.,
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле"
на рішення Господарського суду Київської області від 05.09.2019 та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.11.2019
за позовом Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле"
про припинення порушення прав інтелектуальної власності.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Стислий виклад позовних вимог
1. Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" (далі - ПП "Київський вітамінний завод") звернулось до Господарського суду Київської області з позовом про зобовʼязання Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" (далі - ТОВ "Доміле") припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг "Аскорбінка", який охороняється свідоцтвом України № 52815 на знак для товарів і послуг від 15.08.2005, шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування до продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів із нанесеними на упаковку, в якій міститься такий товар, вивіскою, повʼязаною з ним, етикеткою, нашивкою, биркою чи іншим, прикріпленим до товару предметом, позначеннями "Аскорбінка", виробництва ТОВ "Доміле", схожими до ступеня сплутування із ТМ "Аскорбінка" за свідоцтвом України № 52815 на знак для товарів і послуг від 15.08.2005" (далі - ТМ "Аскорбінка", Свідоцтво № 52815).
Стислий виклад судових рішень
2. Рішенням Господарського суду Київської області від 05.09.2019 (суддя Антонова В.М.) позов задоволено;
зобовʼязано ТОВ "Доміле" припинити порушення прав інтелектуальної власності ПАТ "Київський вітамінний завод" на ТМ "Аскорбінка" за Свідоцтвом № 52815 шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування до продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів з нанесеними на упаковку, в якій міститься такий товар, вивіскою, повʼязаною з ним, етикеткою, нашивкою, биркою чи іншим прикріпленим до товару, предметом, позначеннями "Аскорбінка" виробництва ТОВ "Доміле";
стягнуто з ТОВ "Доміле" на користь ПАТ "Київський вітамінний завод" 1 921 грн судових витрат та 30 000 грн витрат, повʼязаних з проведенням експертизи.
3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.11.2019 (колегія суддів: Доманська М.Л., Пантелієнко В.О., Верховець А.А.) рішення суду першої інстанції залишено без змін.
Стислий виклад вимог касаційної скарги
4. ТОВ "Доміле" просить рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів скасувати та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.
Аргументи учасників справи
Аргументи ТОВ "Доміле", зазначені в касаційній скарзі
5. Відповідач зазначає, що попередні судові інстанції порушили норми процесуального права частини першу - третю статті 86 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК), оскільки неповно встановили обставини, які мають значення для розгляду справи, та дійшли висновків, що не відповідають обставинам справи.
Позивач надав суду фіскальний чек як єдиний доказ незаконного без його згоди використання відповідачем ТМ "Аскорбінка". Проте суди не зʼясували, яка особа та в який спосіб отримала цей фіскальний чек, а також що цей чек підтверджує купівлю товару, на який нанесено саме позначення "Аскорбінка", а не дієтичної добавки з іншою назвою виробництва ТОВ "Доміле", яка знаходиться на реалізації в зазначеному магазині.
Відповідач надав суду низку доказів, які спростовують факт реалізації ним товару, на який нанесено позначення "Аскорбінка". Таким доказом, зокрема, є надісланий на запит адвоката відповідача лист ПП "Вода України", згідно з яким у магазині цього підприємства реалізується лише харчова добавка "Domile Аскорбінчик". Суди належним чином не оцінили цього доказу, зокрема не врахували, що в листі зазначено вичерпний перелік товару ТОВ "Доміле", який знаходиться на реалізації в магазині.
Такі ж порушення щодо оцінки доказів попередні судові інстанції допустили стосовно долученого відповідачем до матеріалів справи листа дистрибʼютора відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія Дістрібʼюшн" (далі - ТОВ "Асканія Дістрібʼюшн").
На користь обґрунтованості аргументів відповідача щодо неналежної оцінки судами зазначених доказів свідчить такий факт. ПАТ "Київський вітамінний завод" звернулось до Антимонопольного комітету України (АМК) із заявою про порушення ТОВ "Доміле" законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. До заяви долучено копії упаковок дієтичних добавок та копію згаданого фіскального чека від 16.11.2018. АМК надіслав представнику відповідача листа від 02.07.2019 № 300-29/02-8425 про залишення зазначеної заяви без розгляду у звʼязку з відсутністю документів та інших матеріалів, що підтверджують доводи заявника, оскільки заявник не довів факту введення ТОВ "Доміле" в цивільний обіг продукції - дієтичних добавок, маркованих позначенням "Аскорбінка". Листа долучено до матеріалів справи.
Водночас порушення відповідачем прав позивача на ТМ "Аскорбінка" не підтверджується долученими до справи упаковками дієтичних добавок з позначенням "Аскорбінка", тому що з фіскального чека не вбачається, що куплено саме товар з таким позначенням.
6. Відповідач, стверджуючи про порушення судами норм матеріального права, посилається на пункт 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12. На думку відповідача, його зміст свідчить, що позивач мав долучити декілька доказів поширення відповідачем дієтичної добавки "Аскорбінка".
7. Суди порушили положення статей 74, 86, 76-79 ГПК (у редакції, чинній на час ухвалення оскаржуваних судових рішень), оскільки, оцінивши у сукупності докази, надані позивачем та відповідачем, вони повинні були дійти висновку про те, що відповідач не порушував прав позивача на ТМ "Аскорбінка".
8. Суди, покладаючи на відповідача обовʼязок відшкодувати позивачеві витрати зі сплати вартості експертизи, залишили поза увагою відсутність належних доказів таких витрат. Позивач як доказ судових витрат, повʼязаних із залученням експерта, надав суду копію договору, укладеного з Фізичною особою - підприємцем Мінченко Наталією Володимирівною, але наявний у справі висновок експертизи склали експерти (а не фізичні особи - підприємці) Мінченко Наталія Володимирівна та Дорошенко Олександр Федорович, тобто особи, які мають різний статус.
Зазначені експерти є працівниками та посадовими особами Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, тому мають право здійснювати експертні дослідження лише в межах виконання робочих обовʼязків у зазначеній установі.
Суди залишили поза увагою, на якій підставі з огляду на сторони зазначеного вище договору експертне дослідження здійснював експерт Дорошенко О.Ф.
Наданий позивачем акт виконаних робіт за договором не є доказом, на підставі якого можна встановити складність робіт та розрахунок витраченого часу в межах експертного дослідження.
Отже, вимоги позивача про стягнення з відповідача витрат, повʼязаних з проведенням експертизи, задоволенню не підлягали
Аргументи "Київський вітамінний завод", зазначені у відзиві на касаційну скаргу
9. Позивач просить залишити ухвалені у справі судові рішення без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.
10. Позивач зазначає, що чинне законодавство не обмежує позивача у способах збору доказів та інформації.
11. Відповідач під час розгляду справи в судах першої та апеляційної інстанцій клопотань про витребування у ПП "Вода України" первинних та інших товарносупровідних документів не заявляв, тому відповідні доводи касаційної скарги - це спроба уникнути відповідальності за порушення прав позивача.
12. Аргументи щодо відсутності повноважень у експертів не ґрунтуються на положеннях чинного законодавства.
13. Відповідно до частини першої статті 494, частини першої статті 495 Цивільного кодексу України позивач має право перешкоджати неправомірному використання торговельної марки.
Стислий виклад обставин справи, встановлених судами першої та апеляційної інстанцій
14. ПАТ "Київський вітамінний завод" є власником Свідоцтва України № 52815 на знак для товарів і послуг "Аскорбінка" для товарів і послуг 5, 16 та 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП). Дата реєстрації - 15.08.2005, дата подання заявки - 25.03.2004.
15. ПАТ "Київський вітамінний завод" використовує ТМ "Аскорбінка" для дієтичної добавки "Вітамін С 25 мг з цукром" з різними смаками.
16. ПАТ "Київський вітамінний завод" стверджує, що ТОВ "Доміле" порушило його права як власника Свідоцтва № 52815.
16.11.2018 у вільному продажу в магазині ПП "Вода України" в місті Житомирі на вул. Київська, 7/4 реалізовувались дієтичні добавки, на упаковки яких нанесено позначення "Аскорбінка". Це позначення схоже з ТМ "Аскорбінка" настільки, що їх можна сплутати.
Зазначений товар - дієтичні добавки, на які нанесено позначення "Аскорбінка", виробляє ТОВ "Доміле".
Позивач зазначає, що ТОВ "Доміле" вводить зазначений товар у цивільний оборот з порушенням прав на ТМ "Аскорбінка", оскільки ТМ "Аскорбінка" використовується ТОВ "Доміле" у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака (ТМ "Аскорбінка") лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знака "Аскорбінка" (ТМ "Аскорбінка) для однойменної дієтичної добавки з різними смаками.
17. Позначення "Аскорбінка", яке використовує відповідач, не зареєстроване як знак для товарів і послуг (торговельна марка).
18. Позивач надав суду докази незаконного без його дозволу використання відповідачем позначення, схожого з ТМ "Аскорбінка" настільки, що їх можна сплутати.
Так, до матеріалів справи долучено зразки товару, який виробляє та вводить в цивільний оборот відповідач, - упаковки дієтичних добавок "Аскорбінка" з різними смаками - зеленого яблука, чорної смородини та журавлини. Зокрема, на упаковках міститься інформація, що виробником товару є ТОВ "Доміле". Фіскальний чек від 16.11.2018 (Фіскальний чек) засвідчує факт продажу в магазині ПП "Вода України" дієтичних добавок, на упаковки яких нанесено позначення "Аскорбінка" та зазначено виробником ТОВ "Доміле".
До матеріалів справи долучено належним чином посвідчену копію Фіскального чека.
19. Відповідач не надав доказів наявності субʼєкта господарювання, який веде недобросовісну конкуренцію з виготовлення та розповсюдження від імені ТОВ "Доміле" дієтичних добавок "Аскорбінка", зокрема, що цей субʼєкт господарювання зазначає на упаковці товару виробником назване товариство.
20. Суд першої інстанції визнав неналежними доказами подані відповідачем листи від 23.04.2019 та від 18.04.2019 вих. №18/04/1-2019, які, на його думку, спростовують твердження позивача про введення в цивільний оборот ТОВ "Доміле" дієтичних добавок "Аскорбінка".
Лист від 23.04.2019 підписаний невстановленою особою як директором зазначеного магазину, що належить ПП "Води України", тобто цей лист не містить розшифровки підпису особи, яка його підписала, що є порушенням пункту 5.23 Національного стандарту України уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації "Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55.
Суд першої інстанції зауважив, що зазначений дефект документа не дозволяє перевірити повноваження особи, що його підписала, та достовірність викладеної в листі інформації.
Водночас суд першої інстанції зауважив, що: згідно зі змістом цього листа у магазинах ПП "Вода України" протягом 2018 - 2019 років реалізується харчова добавка "Domіlе Аскорбінчик"; інша продукція ТОВ "Доміле" не реалізується; протягом 2018 - 2019 років асортимент товару залишається незмінним; отже, лист від 23.04.2019 у будь-якому разі не спростовує наявності в магазині залишку товару - дієтичної добавки "Аскорбінка" виробництва ТОВ "Доміле", який було передано для реалізації раніше, ніж зазначено в цьому листі.
У листі від 18.04.2019 вих. №18/04/1-2019, підписаному директором ТОВ "Асканія Дістрібʼюшн", зазначено, що це товариство, ПП "Вода України", здійснює продаж харчової продукції, виробленої ТОВ "Доміле", яка є групою товарів - дієтичними добавками, на упаковки яких нанесено позначення "Domіlе Аскорбінчик". Асортимент товару протягом 2018 року залишався незмінним.
Оцінивши цей доказ, суд першої інстанції зазначив, що вміщена в ньому інформація стосується лише асортименту товару, який реалізувало ТОВ "Асканія Дістрібʼюшн" протягом 2018 року, що не виключає можливості продажу товару виробництва ТОВ "Доміле" поза вказаним проміжком часу в іншому асортиментів (зокрема товару, на упаковку якого нанесено позначення "Аскорбінка").
Також суд дійшов висновку, що немає доказів того, що ТОВ "Асканія Дістрібʼюшн" є єдиним дистрибʼютором продукції, виробленої ТОВ "Доміле", зокрема дієтичних добавок.
Суд першої інстанції врахував, що відповідач, спростовуючи доводи стосовно вироблення ним дієтичних добавок "Аскорбінка", не надав суду первинних або інших документів щодо його господарської діяльності, які дозволяють установити асортимент продукції виробництва ТОВ "Доміле" та спростувати доводи позивача про виробництво відповідачем дієтичної добавки, маркованої позначенням "Аскорбінка".
Суд апеляційної інстанції із зазначеними висновками суду першої інстанції погодився.
У судовому засіданні 25.11.2019 суд апеляційної інстанції прийняв додатковий доказ - лист ПП "Вода України" від 20.11.2019, зміст якого збігається з листом цього підприємства від 23.04.2019. Поданий відповідачем суду апеляційної інстанції лист містить прізвище та ініціали директора ПП "Вода України".
Оцінивши цей доказ, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, який збігається із зауваженнями суду першої інстанції щодо листа від 23.04.2019.
З огляду на викладене попередні судові інстанції дійшли висновку, що відповідач не навів обґрунтованих аргументів, які спростовують, що саме він є виробником продукції - дієтичних добавок, зразки якої долучені позивачем до матеріалів справи.
21. Відповідно до висновку експертів, складеного на замовлення позивача за результатами проведеної комісійної експертизи обʼєктів інтелектуальної власності від 06.03.2019 № 01/03-2019 (далі - Висновок експертів):
позначення "Аскорбінка", нанесені на упаковки дієтичних добавок "Аскорбінка" виробництва ТОВ "Доміле", є схожими настільки, що їх можна сплутати з ТМ "Аскорбінка", що згідно з абзацом пʼятим пункту 4 статті 16 Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689-XII) використовується ПАТ "Київський вітамінний завод" для товарів 5 класу МКТП у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності ТМ "Аскорбінка" (пункт 1);
позначення "Аскорбінка", нанесені на упаковки дієтичних добавок "Аскорбінка" виробництва ТОВ "Доміле", є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо виробника цього товару.
22. У Висновку експертів зазначено, що товар "дієтична добавка" виробництва ТОВ "Доміле", на упаковках якого нанесено досліджуване позначення "Аскорбінка", є спорідненим з такими товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстровано ТМ "Аскорбінка", як: вітамінні препарати; вітамінні напої; вітамінно-мінеральні комплекси; вітамінні препарати натурально-рослинного походження; мінеральні харчові домішки; полівітамінні препарати.
Отже, суди встановили, що ТОВ "Доміле" використовує позначення "Аскорбінка", а ПАТ "Київський вітамінний завод" - ТМ "Аскорбінка" для однорідних товарів 5 класу МКТП.
23. Також у Висновку експертів зазначено, що словесне позначення "Аскорбінка", нанесене на упаковках дієтичних добавок "Аскорбінка" виробництва ТОВ "Доміле", та словесний знак "Аскорбінка" за Свідоцтвом № 52815 складаються з одного і того самого слова - "Аскорбінка", через що вони мають однакову вимову та однакове смислове значення, отже, вони є тотожними за звуковими (фонетичними) та смисловими (семантичними) ознаками. Порівнювані позначення співпадають за видом шрифту, графічним написанням з урахуванням характеру букв (частково співпадають), розташуванням літер стосовно одна одної, алфавітом, літерами якого написані слова, та за загальним зоровим враженням.
Отже, словесне позначення "Аскорбінка", нанесене на упаковках дієтичних добавок "Аскорбінка" виробництва ТОВ "Доміле", та словесний знак "Аскорбінка" за Свідоцтвом № 52815 є схожими за графічними (візуальними) ознаками.
Словесний знак "Аскорбінка" за Свідоцтвом № 52815 є відомим споживачам в Україні і створює міцний асоціативний звʼязок між продукцією "Дієтична добавка "Вітамін С 25 мг з цукром" з різними смаками та її виробником - ПАТ "Київський вітамінний завод".
Товар "дієтична добавка", маркований позначенням "Аскорбінка", вироблений іншою особою, ніж власник зареєстрованої ТМ "Аскорбінка", може породжувати у свідомості споживачів асоціації, повʼязані з відомим йому виробником, які насправді не відповідають дійсності.
24. На підставі листа-замовлення ПАТ "Київський вітамінний завод" від 13.02.2019 № 17, адресованого атестованим судовим експертам Мінченко Наталії Миколаївні та Дорошенку Олександру Федоровичу, та пункту 1.1 Договору від 21.02.2019 № 01/02-2019 про надання послуг виконавець доручив зазначеним експертам провести комісійне експертне дослідження з питань, поставлених замовником.
25. Позивач, підтверджуючи витрати з оплати послуг експерта, долучив до справи Договір від 21.02.2019 № 01/02-2019 про надання послуг та платіжне доручення від 26.02.2019 № 86088 на суму 30 000 грн.
26. Відповідач не подав до суду першої інстанції обґрунтованого клопотання про зменшення витрат на підготовку експертного висновку.
27. Суд першої інстанції, керуючись частиною четвертою статті 129 ГПК, задовольнив вимоги позивача про відшкодування йому відповідачем витрат на підготовку Висновку експертів у сумі 30 000 грн.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА
28. Стаття 492
Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
29. Стаття 495
Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:
1) право на використання торговельної марки;
2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.
Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Закон № 3689-XII)
30. Стаття 1
Знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
31. Пункт 2 статті 16
Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.
32. Пункт 4 статті 16
Використанням знака визнається:
нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, повʼязану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
33. Пункт 5 статті 16
Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:
зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;