ОКРЕМА ДУМКА
суддів Ткача І. В., Погрібного С. О., Ступак О. В., Ткачука О. С., Шевцової Н. В.
до постанови Великої Палати Верховного Суду від 17.04.2024 у справі № 910/13988/20 (провадження № 12-3гс23)
за позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (далі - ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", позивач) до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - ДП "Український інститут інтелектуальної власності", Укрпатент, [правонаступником якого є Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", УКРНОІВІ], відповідач-1) та Акціонерного товариства "Лубнифарм" (далі - АТ "Лубнифарм", відповідач-2, скаржник) про визнання торговельної марки добре відомою, визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним, зобов`язання вчинити дії.
Обставини справи
1. ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" звернулося до суду з позовом (з урахуванням заяви про зміну предмета позову) до відповідачів, у якому просило:
- визнати позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) "фармацевтичні препарати" стосовно позивача;
- зобов`язати Укрпатент внести відомості про визнання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати" стосовно позивача до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені (далі - Бюлетень);
- визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", власником якого є АТ "Лубнифарм", видане 15.02.2002 за заявкою від 24.02.1997 (далі також спірне Свідоцтво);
- зобов`язати Укрпатент внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки (далі - Реєстр) щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені.
2. На обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" є добре відомим в Україні та в порядку статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" № 3689-XII від 15.12.1993 (далі - Закон № 3689-XII) підлягає визнанню добре відомим в Україні з 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати" стосовно позивача як таке, що станом на визначну дату відповідає низці факторів доброї відомості торговельних марок. Поряд із цим позивач доводить, що права на добре відому торговельну марку діють з дати, станом на яку її визнано добре відомою, а власник таких прав може забороняти третім особам використовувати таку торговельну марку або схоже до ступеня сплутування з торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів та послуг.
3. До того ж позивач переконує, що знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_1, який належить АТ "Лубнифарм", є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою станом на 01.01.1997 торговельною маркою позивача для ідентичних товарів, й таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє цей товар. Тому позивач уважає, що спірне Свідоцтво підлягає визнанню недійсним з підстав, передбачених частиною третьою статті 6 Закону № 3689-ХІІ.
Встановлені обставини справи та короткий зміст судових рішень судів попередніх інстанцій
4. Господарський суд міста Києва рішенням від 26.01.2022, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022, позов задовольнив:
- визнав позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків "фармацевтичні препарати" стосовно позивача;
- зобов`язав відповідача-1 внести відомості про визнання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП для реєстрації знаків "фармацевтичні препарати" стосовно позивача до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність";
- визнав недійсним належне відповідачу-2 свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" щодо усіх товарів 05 класу МКТП;
- зобов`язав відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".
5. Суд першої інстанції встановив, що позивач є власником зареєстрованих торговельних марок:
- торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_3" за свідоцтвом України № НОМЕР_2, публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 25.10.2012;
- торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_3, публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 10.09.2012;
- торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_3" за свідоцтвом України № НОМЕР_4, публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 26.12.2011;
- торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_4" за свідоцтвом України № НОМЕР_5, публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 26.12.2011;
- торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_5" за свідоцтвом України № НОМЕР_6, публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 11.01.2010;
- торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_5" за свідоцтвом України № НОМЕР_7, публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 10.04.2009.
Та отримав реєстраційні посвідчення щодо лікарських засобів, а саме:
- № Т/96/205/1 щодо "ІНФОРМАЦІЯ_6", термін дії до 12.07.1997;
- № UA/3984/01/01 щодо таблеток "ІНФОРМАЦІЯ_5", оформлене 06.11.2015, діє на всій території України до 04.11.2020;
- № UA/17370/01/01 щодо таблеток "ІНФОРМАЦІЯ_7", оформлене 03.05.2019, термін дії на території України до 26.04.2024;
- № UA/6550/01/01 щодо таблеток "ІНФОРМАЦІЯ_8", оформлене 03.05.2017, термін дії на території України необмежений
6. Господарський суду міста Києва встановив, що відповідач-2 є власником торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_1, зареєстрованої за заявкою на реєстрацію знака № НОМЕР_8 поданою 24.02.1997, публікацію відомостей про видачу свідоцтво здійснено 15.02.2002.
7. Суд першої інстанції, з яким погодився й апеляційний суд, дійшов висновку, що тривале, безперервне, інтенсивне та географічно обширне просування позивачем торговельної марки підтверджується поданими суду доказами, і такі обставини в їх сукупності свідчать про те, що станом на 01.01.1997 позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" стало добре відомим в Україні на ім`я позивача для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати". Зі свого боку, відповідач-2 не подав доказів, які б спростовували встановлені судом обставини та подані позивачем докази на підтвердження доброї відомості торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_2" стосовно позивача.
8. При визначенні того, чи набула вказана торговельна марка доброї відомості в України на визначену позивачем дату, суди попередніх інстанцій виходили з доведеності позивачем цього факту за такими факторами:
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_2", включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується підтверджуються: статтею, розміщеною у "Фармацевтичному журналі № 3, травень - червень 1993 року"; виданнями "Регистр лекарственных средств россии" та "Здравоохранение и фарминдустрия россии" (москва, Інфармхім 1994 року); листом Державного підприємства "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів" (далі - ДП "Фармакопейний центр") від 04.02.2020 № 11/121-5; копіями газети "Еженедельник Атпека", випуски № 39(59), № 41(61), № 42(62), № 43(63), № 44(64), № 45(65) за жовтень 1996 року, № 46(66) за листопад 1996 року, № 47(67), № 48(68), № 49(69), № 50(70), № 51(71) за грудень 1996 року; звітом про витрати відділу реклами і стимулювання продажів за 1996 рік;
- ступінь відомості чи визнання торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_2" у відповідному секторі суспільства та тривалість, обсяг та географічний район її використання підтверджуються: звітом по основній діяльності позивача за 1994 рік; аналізом результатів економічної діяльності позивача за 1995 рік; звітом про основну діяльність 1996 рік та розшифровкою до форми 12-НТЗ за січень - грудень 1996 року; тимчасовою фармакопейною статтею від 30.05.1996; статтею, розміщеною у "Фармацевтичному журналі № 3, травень - червень 1993 року"; виданнями "Регистр лекарственных средств россии" та "Здравоохранение и фарминдустрия россии" (москва, Інфармхім 1994 року); листом ДП "Фармакопейний центр" № 11/121-5 від 04.02.2020; звітом за результатами соціологічного опитування; аналітичною довідкою № 0920/01-11 від 01.09.2020;
- цінність, що асоціюється з торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_2", підтверджується звітами про продаж препаратів "ІНФОРМАЦІЯ_2".
9. Так, про те, що станом на 01.01.1997 позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" стало добре відомим в Україні на ім`я позивача суди попередніх інстанцій виснували на підставі аналізу не лише доказів, поданих позивачем на підтвердження суто факторів тривалості та обсягу використання торговельної марки, а й інших доказів, якими позивач підтверджував охороноздатність цієї торговельної марки за такими факторами, як: тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування; ступінь відомості чи визнання торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_2" у відповідному секторі суспільства та тривалість, обсяг та географічний район її використання підтверджуються.
10. Водночас суди попередніх інстанцій в оскаржуваних судових рішеннях зазначили, що позивачем подано достатні докази на підтвердження тривалості, безперервності, інтенсивності та географічно обширного просування позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", а відповідачем-2, у свою чергу, не подано достатніх та більш вірогідних доказів на спростування встановлених вище обставини, ніж подані позивачем, на підтвердження доброї відомості торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_2" саме за ним.
11. Враховуючи специфіку спірних правовідносин у сфері інтелектуальної власності, яка полягає у тому, що оцінка доказів для цілей порівняння торговельних марок, зокрема, висновків експертів, здійснюється з точки зору пересічного споживача, суди попередніх інстанцій виходили з того, що спірна торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_1" не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним Законом № 3689-XII.
12. За висновком Агенції консалтингових послуг щодо можливої вартості знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" станом на 01.01.1997, на підставі проведених розрахунків можлива ринкова вартість знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" виробництва позивача, розрахована з використанням дохідного підходу методу роялті та методу дисконтування грошового потоку станом на дату дослідження складає 212 000 грн без урахування суми ПДВ.
13. Відповідно до соціологічного опитування 99 % респондентів та 100 % фармацевтів і провізорів знають торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_2"; 74 % респондентів та 98 % фармацевтів і провізорів асоціюють торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_2" з позивачем; і 64 % респондентів та 82 % фармацевтів і провізорів дізналися про цю торговельну марку до 01.01.1997.
Це соціологічне опитування проведено Товариством з обмеженою відповідальністю "Фактум груп України" дослідницьким холдингом, який належить до міжнародної мережі Factum Group, що працює на ринку України з 2011 року. При проведенні дослідження застосовувався комплексний багаторівневий контроль якості даних із дотриманням професійних стандартів асоціації ESOMAR (Європейської асоціації дослідників громадської думки і маркетингу). Опитування проводилося на базі онлайн-панелі Opinion, загальна чисельність якої понад 350 000 респондентів.
14. Суди попередніх інстанцій також виходили з того, що схожість наведених торговельних марок до ступеню змішування підтверджується листом споживачки ОСОБА_1 від 06.11.2019, яка повідомляла про помилкову купівлю нею ліків "ІНФОРМАЦІЯ_1" виробництва відповідача-2 замість добре їй відомих ліків "ІНФОРМАЦІЯ_2" виробництва повивача.
15. До того ж суд першої інстанції відхилив доводи відповідача-2 про те, що саме він першим почав використовувати позначення " ІНФОРМАЦІЯ_2" у виробничій і господарській діяльності, та зазначив, що доводи відповідача-2 у цій частині містять різні дати першого використання ним позначення " ІНФОРМАЦІЯ_2" на території України - 1986 рік та 1982 рік.
16. Проаналізувавши приписи Положення про товарні знаки, яке діяло з 1982 року до 18.09.1992, та Тимчасового положення про правову охорону об`єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 18.09.1992 № 479/92 (далі - Тимчасове положення № 479/92), суд першої інстанції визнав безпідставними твердження відповідача-2 про те, що станом на 1992 рік позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" належало йому, оскільки матеріали справи не містять доказів, які б підтверджували наявність у відповідача-2 виключного права на користування торговельною маркою.
17. За висновком суду першої інстанції, надані АТ "Лубнифарм" документи, а саме акт впровадження раціоналізаторської пропозиції та листування щодо дозвільних документів на виробництво таблеток, не підтверджують самого факту виробництва, реалізації та просування препарату, маркованого позначенням "ІНФОРМАЦІЯ_2".
18. Дослідивши зміст висновку судової експертки Андрєєвої А. В. від 30.09.2020 № 01-09/2020, суд першої інстанції виснував, що він підтверджує фактичне застосування позивачем позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" у формі, яка відрізняється від добре відомої торговельної марки лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності торговельної марки, а також те, що оспорювана торговельна марка відповідача-2 є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомою станом на 01.01.1997 торговельною маркою позивача для ідентичних товарів.
19. Суди попередніх інстанцій урахували висновок судової експертки Андрєєвої А. В. від 25.02.2021 № 02-12/2020, згідно з яким позначення " ІНФОРМАЦІЯ_2" станом на 01.01.1997 не було загальновживаним скороченням, терміном, символом як позначення товарів і послуг певного виду щодо товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати" та мало розпізнавальну здатність.
20. Водночас суд першої інстанції не взяв до уваги висновок експерта Жили Б. Ю. № 204 від 20.01.2021, оскільки надання оцінки наявним у матеріалах справи доказам є обов`язком суду, який не може бути покладено на судового експерта.
21. Реагуючи на доводи відповідача-2 щодо відсутності розрізняльної здатності словесного позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" станом на 01.01.1997, суд першої інстанції зазначив, що матеріали справи не міститься жодних доказів, які б підтверджували використання такого позначення декількома різними виробниками ліків, а споживачі купували б такі ліки без конкретизації відповідного виробника. Одночасно суд першої інстанції вважав, що експерт не проаналізував жоден з наданих на дослідження документів з точки зору сприйняття українськими споживачами позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" та розрізняльної здатності цього позначення.
22. Суд першої інстанції визнав наданий позивачем звіт за результатами опитування щодо відомості торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_2" серед покупців лікарських засобів, а також фармацевтів та провізорів, складений Товариством з обмеженою відповідальністю "Фактум Груп Україна" (далі - ТОВ "Фактум Груп Україна"), належним та допустимим доказом, що підтверджує обставини, на які посилається позивач як на підставу своїх позовних вимог.
23. Дослідивши зміст наданого відповідачем-2 звіту про соціологічне опитування Інституту розвитку міста Полтава, суд першої інстанції дійшов висновку про те, що це опитування не відповідає вимогам Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України № 228 від 15.04.2005 (далі - Порядок № 228), ані щодо організації, яка повинна проводити таке опитування, ані щодо кількості респондентів такого опитування.
24. З огляду на викладене суд першої інстанції дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог позивача про визнання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати" стосовно позивача, а також зобов`язання відповідача-1 внести відповідні відомості до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".
25. Також суд першої інстанції зазначив, що права на добре відому торговельну марку діють з дати, станом на яку її визнано добре відомою, а власник таких прав може забороняти третім особам використовувати таку торговельну марку або схоже до ступеню змішування з торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів і послуг. Отже, на торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстровану на ім`я відповідача-2, поширюється підстава для відмови в наданні правової охорони, передбачена пунктом 3 статті 6 Закону № 3689-ХІІ.
26. За висновком суду першої інстанції, торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та добре відома на ім`я позивача торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_2" є схожими настільки, що їх можна сплутати.
27. Суд першої інстанції відхилив клопотання відповідача-2 про застосування наслідків спливу позовної давності, оскільки підставою для визнання недійсним спірного свідоцтва є визнання торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_2" добре відомою стосовно позивача, отже, і право позивача на звернення до суду з такою вимогою виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою.
28. Залишаючи без задоволення апеляційну скаргу відповідача-2, а судове рішення суду першої інстанції - без змін, суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції про те, що позивач подав достатні докази на підтвердження тривалості, безперервності, інтенсивності та географічно обширного просування позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", що не спростовано відповідачем-2 достатніми та більш вірогідними доказами, ніж ті, що подані позивачем на підтвердження доброї відомості торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_2" саме за ним. З огляду на зазначене суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції про те, що станом на 01.01.1997 позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" стало добре відомим в Україні на ім`я позивача для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати", а отже позовні вимоги в цій частині є обґрунтованими та підлягають задоволенню.
29. Також суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції в частині визнання недійсним спірного свідоцтва з огляду на те, що торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 настільки схожа з торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_2", що їх можна сплутати.
30. Крім того, суд апеляційної інстанції відхилив доводи відповідача-2 щодо пропуску позивачем позовної давності, оскільки права на добре відому торгову марку були підтверджені судом лише із прийняттям рішення по суті цього спору, отже, вважаються порушеними із заявленої у позові дати.
Стислий зміст касаційної скарги
31. Скаржник зазначає, що до спірних правовідносин мають застосовуватися норми права, що діяли станом на дату якої стосується спір (01.01.1997). У зв`язку із цим скаржник зазначає, що станом на 01.01.1997 законодавством України не визначався порядок визнання позначення добре відомою торговельною маркою, як не визначався і такий об`єкт права інтелектуальної власності як добре відома торговельна марка. Тому, на переконання скаржника, використання схожого позначення не може вважатися використанням знаку та надавати особі прав інтелектуальної власності. При цьому, згідно з абзацам 3 частини другої статті 16 Закон № 3689-ХІІ (у редакції, чинній станом на 01.01.1997) передбачалося, що первинним доказам використання знака визнається застосування його на товарах, а вторинним - реклама, просування та експонування. Проте, позивач, як уважає скаржник, не довів факт нанесення знаку в формі спірного позначення, натомість вказав, що використовував схоже позначення.
32. Скаржник стверджує, що суди попередніх інстанцій не дослідили та не надали оцінки зібраним у справі доказам, зокрема: висновку експерта Жили Б.В. № 204, висновку судового експерта Загребельного В. В. від 06.01.2021 № 19509, заявам свідків, індивідуальному пакуванню та зразку таблеток "ІНФОРМАЦІЯ_2" виробництва відповідача-2, промисловій та статистичній звітності відповідача-2 за період з 1986 року до 1996 року включно, листу Державного архіву м. Києва від 11.01.2021 № 068/02-12/96, рішенню Інституту промислової власності від 29.03.2000 щодо заявки № 94103498 (відмова в реєстрації знаку), звіту про соціологічне опитування, проведеному Інститутом розвитку міста Полтава.
33. Скаржник уважає, що суди попередніх інстанцій встановили обставини на підставі недопустимих доказів, а саме висновку № 01-09/2020 та аналізу результатів економічної діяльності позивача за 1995 рік. При цьому скаржник наполягає, що висновок 01-09/2020 здійснено щодо правових питань та є недостовірним з огляду на неналежність вихідних даних, а аналіз результатів економічної діяльності позивача за 1995 рік не містить підпису уповноваженої особи та подано позивачем у копії.
34. Скаржник також наполягає, що позовну заяву позивачем подано з пропуском позовної давності як за первісною так і за похідними вимогами. У цьому контексті скаржник звертає увагу, що позивачем визнано, що йому було відомо про факт видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" вже у 2000 році. Зважаючи на приписи статті 256 ЦК України, можливість судового захисту обмежена терміном у три роки, отже перша позовна вимога позивача про визнання торговельної марки добре відомою, на думку скаржника, теж підлягає правовому регулюванню і може бути реалізована протягом трьох років з моменту виникнення права. Оскільки позивач самостійно визначив дату виникнення права - 01.01.1997, строк позовної давності, як уважає скаржник, почав перебіг саме з цієї дати і на момент звернення до суду сплив, як за первісною, так і за похідними вимогами.
Стислий зміст постанови Великої Палати Верховного Суду
35. Велика Палата Верховного Суду постановою від 17.04.2024 у справі № 910/13988/20:
? касаційну скаргу АТ "Лубнифарм" задовольнила частково;
? постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022 та рішення Господарського суду міста Києва від 26.01.2022 у справі № 910/13988/20 скасувала;
? у частині позовних вимог про визнання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати" стосовно ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" та зобов`язання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести відомості про визнання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати" стосовно ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетні "Промислова власність", прийняла нове рішення, яким у позові в цій частині відмовила;
? у частині позовних вимог про визнання недійсним належного АТ "Лубнифарм" свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" щодо всіх товарів 05 класу МКТП та зобов`язання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Реєстру на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 справу направила на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.
36. Велика Палата Верховного Суду мотивувала постанову так.
37. У пунктах 8.9-8.15 постанови Велика Палата Верховного Суду звертає увагу, що Паризька конвенція з охорони промислової власності у редакції Стокгольмського акта від 14.07.1967 (далі - Паризька конвенція, Конвенція) набула чинності для СРСР 26.04.1970. З 25.12.1991 Конвенція набула чинності для України.
38. Положення частини першої статті 6 bis Конвенції застосовуються безпосередньо у правовідносинах захисту прав на добре відомий товарний знак.
39. Велика Палата Верховного Суду відхилила посилання скаржника на те, що станом на 01.01.1997, тобто на дату, з якої, за твердженням позивача, позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" стало добре відомою торговельною маркою, законодавство України не визначало такий об`єкт права інтелектуальної власності як добре відома торговельна марка (пункт 8.15).
40. Велика Палата Верховного Суду зауважила, що визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом не є способами набуття прав на торговельну марку. Вони також мають різне юридичне значення (пункт 8.17).
41. Так, Апеляційна палата у процедурі, яка не має характеру змагального процесу, встановлює ex officio обставини, які за прийнятими нею критеріями дозволяють встановити юридичний факт у минулому, а саме те, що з певного дня марка стала добре відомою в Україні (пункт 8.23).
42. З огляду на це Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що розгляд в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні не спрямований на захист прав власника марки від порушень з боку іншої особи, а рішення Апеляційної палати як обов`язкове для Укрпатенту є інструментом охорони прав власника добре відомої марки (оскільки має правове значення у відносинах з Укрпатентом) і не є способом набуття прав на неї (пункт 8.24).
43. Натомість визнання марки добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї, тобто має інше значення. Його не можна вважати альтернативою визнання марки добре відомою у рішенні Апеляційної палати (пункт 8.25).
44. Тобто визнання марки добре відомою є не самостійним способом захисту, а умовою надання особі захисту, зокрема, шляхом визнання недійсною реєстрації (свідоцтва) (пункт 8.36).
45. Велика Палата Верховного Суду виснувала, що вимога про визнання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати" на ім`я позивача не може бути задоволена у позовному провадженні як окрема, оскільки не спрямована на захист права інтелектуальної власності від конкретного порушення, а є умовою надання цього захисту, а тому відмовила у задоволенні цієї вимоги (пункт 8.49).
46. Окремо Велика Палата Верховного Суду звернула увагу на те, що згідно із частиною четвертою статті 25 Закону № 3689-XII у разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) про таке рішення. Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному вебсайті НОІВ (пункт 8.50).
47. У зв`язку з тим, що дії чи бездіяльність НОІВ стосовно внесення відомостей до переліку добре відомих в Україні торговельних марок не впливають на права учасників цивільного обігу, і цей за частиною четвертою статті 25 Закону № 3689-XII має інформаційний характер, вимога власника добре відомої марки про зобов`язання НОІВ внести відомості до згаданого переліку не спрямована на захист прав на добре відому марку (пункт 8.54).
48. Помилково задовольнивши як окрему позовну вимогу, заявлену позивачем, вимогу про визнання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати" на ім`я позивача, суди також помилково вважали вимогу про визнання недійсним повністю свідоцтва відповідача-2 похідною від неї і такою, що право позивача на звернення з нею до суду виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою (пункт 8.56).
49. Своєю чергою, задовольнивши вимогу про визнання недійсним свідоцтва відповідача-2, суди також задовольнили як похідну від неї вимогу зобов`язати УКРНОІВІ внести зміни до Реєстру щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені (пункт 8.57).
50. Велика Палата висновує, що положення першого речення частини другої статті 6bis Паризької конвенції у взаємозв`язку з положеннями національного законодавства про позовну давність слід застосовувати як такі, що передбачають загальну позовну давність три роки для вимоги про скасування (визнання недійсним) свідоцтва (реєстрації) знака, що починає свій перебіг від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила, однак цей строк не може бути менше за п`ять років від дати реєстрації знака, стосовно якого заявлена вимога (пункт 8.65).
51. Велика Палата Верховного Суду, зважаючи на особливі умови, з якими законодавство пов`язує захист права інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку, зазначила, що суди мали встановити, чи набув позивач це право і чи є знак відповідача-2 таким, що становить відтворення, імітацію чи переклад добре відомої торговельної марки, здатні викликати змішування з нею.
52. Якщо так, то суди мали встановити, чи дотримано строк, встановлений національним законодавством та Паризькою конвенцією, для вимоги про визнання недійсним свідоцтва, або ж чи була реєстрація знака відповідачем-2 недобросовісною.
Підстави та мотиви для викладення окремої думки
53. Відповідно до частини третьої статті 34 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суддя, не згодний з рішенням, може письмово викласти свою окрему думку.
54. Щодо постанови Великої Палати Верховного Суду від 17.04.2024 у справі № 910/13988/20 висловлюємо окрему думку, мотиви якої викладені нижче.
І. Правове регулювання відносин, пов`язаних з добре відомими торговельними марками
55. Позивач звернувся до суду з позовом, в якому заявив вимогу щодо визнання належної йому торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_2" добре відомою та визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку відповідача-2, що є імітацією добре відомої торговельної марки позивача.
56. Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України (далі ? ЦК України) торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
57. До прийняття ЦК України у законодавстві України з питань інтелектуальної власності замість терміна "торговельна марка" використовувались терміни "товарний знак і знак обслуговування" (у Тимчасовому положенні № 479/92), а пізніше - "знак для товарів і послуг" (у Законі № 3689-XII).
58. Відповідно до статті 1 Закону № 3689-ХІІ (в редакції станом на 01.01.1997) знак для товарів і послуг - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.
59. Статтею 5 Закону № 3689-ХІІ (в редакції станом на 01.01.1997) визначені умови надання правової охорони знаку для товарів і послуг. Правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом (частина перша статті 5). Об`єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об`ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів (частина друга статті 5).
60. Водночас у статті 6 Закону № 3689-XII (в редакції станом на 01.01.1997) законодавець встановив підстави для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг.
61. Зокрема, згідно з абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
62. Абзацом третім пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна.
63. Відповідно до статті 6 bis [Знаки: загальновідомі товарні знаки] Паризької конвенції, яка набула чинності для України 25.12.1991, країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.
64. Визначений статтею 6 bis Паризької конвенції термін "загальновідомий знак" характеризується як відомий великій частині населення й асоціюється в його свідомості з визначеними товарами чи послугами.
65. У пункті "b" статті 2 Спільної рекомендації про положення щодо охорони загальновідомих знаків (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks) (далі - Спільна рекомендація), прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ) на 34 сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20?29.09.1999,наведено перелік факторів, на підставі яких компетентний орган може зробити висновок про те, чи є знак загальновідомим, а саме:
? ступінь відомості та визнання знака у відповідному секторі суспільства;
? тривалість, ступінь та географічний район використання знака;
? тривалість, ступінь та географічний район будь-якої діяльності з просування знака, включаючи рекламу чи пропаганду та презентацію на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, для яких використовується цей знак;
? тривалість та географічний район здійснених реєстрацій знака та/або будь-яких заявок на його реєстрацію в тій мірі, в якій вони відображають використання або визнання цього знака;
? матеріали, що відображають факти успішної реалізації прав на знак, зокрема, що відображають міру в якій цей знак було визнано загальновідомими компетентними органами;
? цінність, притаманна цьому знаку.
66. У пункті 2 статті 16 розділу 2 "Торговельні знаки" частини ІІ Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі - Угода ТРІПС) зазначено, що стаття 6 bis Паризької конвенції застосовується mutatis mutandis. При визначенні, чи є торговий знак широко відомим, члени повинні брати до уваги обізнаність відповідних верств населення про цей торговий знак, у тому числі знання на території відповідного члена, отримані в результаті просування торгового знаку.
67. Статтею 19 Закону України "Про міжнародні договори України" встановлено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства; якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.
68. Статтею 3 Закону № 3689-XII (в редакції станом на 01.01.1997) визначено, що якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.
69. Відповідно, станом на 01.01.1997 захист добре відомої торговельної марки здійснювався на підставі Паризької конвенції та національного законодавства України.
70. Паризька конвенція набула чинності для України 25.12.1991. Країни-учасниці Паризької конвенції зобов`язалися визнавати та здійснювати охорону загальновідомих знаків осіб, які користуються привілеями цієї Конвенції. Це означає, що охорона прав на добре відомі торговельні марки забезпечується автоматично на основі міжнародного договору.
71. Надалі поняття "добре відома торговельна марка" також було імплементовано у законодавство України з питань інтелектуальної власності, зокрема в Закон № 3689-XII, після прийняття Закону України № 850-ІV від 22.05.2003 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності" (далі - Закон № 850-ІV), який доповнено його статтею 25 "Охорона прав на добре відомий знак".
72. Так, пунктом 1 статті 25 Закону № 3689-XII визначено, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою (колегіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності для розгляду заперечень проти рішень цієї установи щодо набуття прав на об`єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції Законом № 3689-XII - стаття 1 цього Закону) або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.
73. Згідно з пунктом 2 статті 25 Закону № 3689-XII при визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною; свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами; цінність, що асоціюється з торговельною маркою.
74. Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВдо переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному вебсайті НОІВ (абзац другий пункту 4 статті 25 Закону № 3689-XII).
75. З наведеного вище слідує, що "загальновідомий товарний знак" (термін, який вживається у Паризькій конвенції) та "добре відома торговельна марка" (термін, який вживається у законодавстві України з питань інтелектуальної власності) мають аналогічні критерії для визначення (пункт "b" статті 2 Спільної рекомендації; пункт другий статті 25 Закону № 3689-XII) та аналогічні механізми охорони (стаття 6 bis Паризької конвенції; абзац третій пункту 3 статті 6 та пункт 1 статті 25 Закону № 3689-XII).