ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2024 року
м. Київ
справа № 522/10809/20
провадження № 61-4110св23
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого -Луспеника Д. Д., суддів:Гулейкова І. Ю. (суддя-доповідач), Коломієць Г. В.,Гулька Б. І., Лідовця Р. А., учасники справи:
позивач - Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця",
відповідач - ОСОБА_1,
особа, яка подала апеляційну та касаційну скарги, - Акціонерне товариство "Фармак",
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу Акціонерного товариства "Фармак" на ухвалу Одеського апеляційного суду від 15 лютого 2023 року у складі колегії суддів: Комлевої О. С., Сегеди С. М., Цюри Т. В.,
ВСТАНОВИВ:
Короткий зміст позовних вимог
У липні 2020 року Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" (далі - ПрАТ "ФФ "Дарниця") звернулося до суду із позовом до ОСОБА_1 про визнання торговельної марки добре відомою та припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак.
Позовну заяву мотивовано тим, що позивач є одним з лідерів фармацевтичного ринку України та активно займається охороною своїх прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, у тому числі і знаку "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_1, який використовується для маркування одного з найбільш популярних препаратів "ІНФОРМАЦІЯ_2".
Через інтенсивне використання та просування знаку "ІНФОРМАЦІЯ_2", велику кількість продажу лікарського засобу, маркованого знаком "ІНФОРМАЦІЯ_2", останній став добре відомим станом на 01 січня 2017 року щодо товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) "фармацевтичні препарати".
ОСОБА_1 розробив рецептуру і макет упаковки для заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) "ІНФОРМАЦІЯ_2" та запропонував продати позивачу екземпляр вказаної біодобавки "на пробу" і почати "масовий випуск" такої продукції.
Позивач стверджував про те, що позначення " ІНФОРМАЦІЯ_2" на упаковці біодобавки схоже з добре відомим в Україні знаком "ІНФОРМАЦІЯ_2" настільки, що їх можна сплутати.
Внаслідок використання спірного позначення " ІНФОРМАЦІЯ_2" на упаковці біодобавки у споживачів може скластися враження, що такий товар виробляється, пропонується до продажу або продається позивачем чи його афілійованою особою за її згоди чи дозволу. Це не відповідає дійсності та може ввести споживачів в оману щодо особи, яка пропонує до продажу товари та надає послуги.
З огляду на викладене позивач просив суд:
- визнати позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 2017 року на ім`я ПрАТ "ФФ "Дарниця" для товарів 5 класу МКТП "фармацевтичні препарати";
- заборонити ОСОБА_1 використовувати позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", схоже з добре відомою на ім`я ПрАТ "ФФ "Дарниця" торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_2", стосовно товарів 5 класу МКТП;
- зобов`язати ОСОБА_1 припинити підготовку до випуску заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) "ІНФОРМАЦІЯ_2" із нанесенням позначення, схожого із добре відомою на ім`я ПрАТ "ФФ "Дарниця" торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_2".
Короткий зміст рішення суду першої інстанції
Рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 17 листопада 2020 року у складі судді Бондар В. Я. позов ПрАТ "ФФ "Дарниця" задоволено. Визнано позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 2017 року на ім`я ПрАТ "ФФ "Дарниця" для товарів 5 класу МКТП "фармацевтичні препарати". Заборонено ОСОБА_1 використовувати позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", схоже з добре відомою на ім`я ПрАТ "ФФ "Дарниця" торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_2", стосовно товарів 5 класу МКТП. Зобов`язано ОСОБА_1 припинити підготовку до випуску заспокійливого засобу-біодобавки (збору трав) "ІНФОРМАЦІЯ_2" із нанесенням позначення, схожого із добре відомою на ім`я ПрАТ "ФФ "Дарниця" торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_2".
Задовольняючи позов, суд вказав, що позивач довів, що "ІНФОРМАЦІЯ_2" став добре відомим в Україні станом на 01 січня 2017 року на ім`я ПрАТ "ФФ "Дарниця" для товарів 5 класу МКТП "фармацевтичні препарати". Оскільки відповідач посягає на добре відомий знак "ІНФОРМАЦІЯ_2", права позивача підлягають захисту, в тому числі і у спосіб визнання за ПрАТ "ФФ "Дарниця" позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" добре відомою в Україні торговельною маркою.
Не погоджуючись із вказаним рішенням суду, Акціонерне товариство "Фармак" (далі - АТ "Фармак"), яке не брало участі у справі, подало апеляційну скаргу, в якій просило скасувати оскаржуване судове рішення та ухвалити нове, яким відмовити у задоволенні позову, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права.
Зазначило, що оскаржуваним рішенням вирішено питання про права та обов`язки АТ "Фармак", оскільки станом на 01 грудня 2002 року в установленому законом порядку добре відомий в Україні знак "ІНФОРМАЦІЯ_3" визнано саме за АТ "Фармак" для товарів 5 класу МКТП "фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби".
Водночас для товарів того ж самого 5 класу МКТП оскаржуваним судовим рішенням знак "ІНФОРМАЦІЯ_2" визнано добре відомим на ім`я ПрАТ "ФФ "Дарниця".
Існування двох схожих до ступеня змішування добре відомих торговельних марок "ІНФОРМАЦІЯ_3" та "ІНФОРМАЦІЯ_2", які стосуються одного й того ж класу товарів, виданих на ім`я різних осіб, суперечить статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та пункту 1 статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та порушує права та законні інтереси АТ "Фармак" щодо безперешкодного користування виданим на його ім`я добре відомим знаком " ІНФОРМАЦІЯ_3". Однак означене судове рішення незаконно ухвалене без участі АТ "Фармак" .
Короткий зміст судових рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій
Ухвалою Одеського апеляційного суду від 28 травня 2021 року апеляційне провадження за апеляційною скаргою АТ "Фармак" на рішення Приморського районного суду м. Одеси від 17 листопада 2020 року закрито з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 362 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України).
Закриваючи апеляційне провадження за апеляційною скаргою АТ "Фармак", апеляційний суд виходив з того, що оскаржуваним рішенням районного суду питання про права та обов`язки АТ "Фармак" не вирішувалось.
Також апеляційний суд зазначив, що в межах цієї справи підлягає доказуванню лише те, чи порушує ОСОБА_1 право ПрАТ "ФФ "Дарниця" на добре відому торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_2", тому не має значення, чи існує позначення "ІНФОРМАЦІЯ_3" як добре відомий знак.
Крім того, апеляційний суд дійшов висновку про те, що процедура перевірки того, чи є знак добре відомим в Україні, не передбачає необхідності встановлення схожості з іншими знаками настільки, що їх можна сплутати.
Також апеляційний суд зазначив, що між ПрАТ "ФФ "Дарниця" та АТ "Фармак" існують спори, які вирішуються у порядку господарського судочинства, у яких ці особи оспорюють підстави та правовстановлюючі документи на добре відомі в Україні знаки "ІНФОРМАЦІЯ_2" та "ІНФОРМАЦІЯ_3". Однак, на думку суду, ці обставини не доводять, що АТ "Фармак" має право на апеляційне оскарження судового рішення, яким визнано для товарів 5 класу МКТП знак "ІНФОРМАЦІЯ_2" добре відомим на ім`я ПрАТ "ФФ "Дарниця".
Крім того, апеляційний суд вважав припущенням, яке спростовується матеріалами справи, посилання заявника на те, що оспорюване рішення Приморського районного суду м. Одеси від 17 листопада 2020 року вирішує питання про обов`язки, права та інтереси АТ "Фармак" на використання виданого на його ім`я добре відомого знаку "ІНФОРМАЦІЯ_3".
Постановою Верховного Суду від 27 липня 2022 року (провадження № 61-9777св21) касаційну скаргу АТ "Фармак" задоволено. Ухвалу Одеського апеляційного суду від 28 травня 2021 року скасовано, а справу направлено для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції.
Скасовуючи ухвалу апеляційного суду про закриття апеляційного провадження у справі та направляючи справу до апеляційного суду для продовження розгляду, суд касаційної інстанції виходив із того, що оскільки згідно із чинним законодавством, зокрема Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 року № 228, наслідками визнання торгового знаку добре відомим в Україні є можливість забороняти його використання на товарах та послугах, що є неоднорідними з тими, для яких його визнано добре відомим, а також право власника знака вимагати заборони використання позначення, складова частина якого відтворює добре відомий знак, то з огляду на те, що знак "ІНФОРМАЦІЯ_3" щодо товарів 5 класу МКТП визнано добре відомим в Україні на ім`я АТ "Фармак", рішення Приморського районного суду м. Одеси від 17 листопада 2020 року в частині визнання для товарів 5 класу МКТП знака "ІНФОРМАЦІЯ_2" добре відомим в Україні на ім`я ПрАТ "ФФ "Дарниця" вирішує питання про права та законні інтереси АТ "Фармак" на безперешкодне користування виданим на його ім`я добре відомим знаком " ІНФОРМАЦІЯ_3".
Водночас суд касаційної інстанції зазначив, що висновок суду апеляційної інстанції про те, що процедура перевірки при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, не передбачає необхідності встановлення схожості з іншими знаками настільки, що їх можна сплутати, суперечить статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності країни та частині другій статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, необхідно встановити і виключити наявність обставин, за яких такий знак не може одержати правову охорону згідно з вказаним Законом.
Крім того, суд касаційної інстанції вказав на те, що посилання суду апеляційної інстанції на наявність між АТ "Фармак" та ПрАТ "ФФ "Дарниця" судових спорів щодо прав інтелектуальної власності на знак, що містить назву "ІНФОРМАЦІЯ_4", суперечить його ж висновку про відсутність порушення прав АТ "Фармак" внаслідок визнання судовим рішенням за ПрАТ "ФФ "Дарниця" знака "ІНФОРМАЦІЯ_2" добре відомим в Україні.
З огляду на викладене суд касаційної інстанції дійшов висновку про те, що закриваючи апеляційне провадження за апеляційною скаргою АТ "Фармак" на рішення суду першої інстанції з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 362 ЦПК України, апеляційний суд, на порушення вимог частини першої статті 367 ЦПК України, не надав належної оцінки усім доводам апеляційної скарги та наданим на їх підтвердження доказам.
Останньою ухвалою Одеського апеляційного суду від 15 лютого 2023 року апеляційне провадження за апеляційною скаргою АТ "Фармак" на рішення Приморського районного суду м. Одеси від 17 листопада 2020 року закрито з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 362 ЦПК України.
Закриваючи апеляційне провадження за апеляційною скаргою АТ "Фармак", апеляційний суд виходив з того, що оскільки постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 18 січня 2023 року у справі № 910/17792/17 залишено в силі рішення Господарського суду міста Києва від 10 грудня 2021 року про задоволення позову ПрАТ "ФФ "Дарниця", яким визнано недійсними рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 червня 2017 року про визнання знака "ІНФОРМАЦІЯ_3" добре відомим в Україні на ім`я ПрАТ "Фармак" для товарів 5 класу МКТП "фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби" станом на 01 грудня 2002 року та наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19 липня 2017 року № 1037; зобов`язано Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виключити знак "ІНФОРМАЦІЯ_3" із Переліку добре відомих в Україні торговельних марок та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені, то у АТ "Фармак" відсутні будь-які належні та допустимі докази того, що оскаржуваним рішенням Приморського районного суду м. Одеси від17 листопада 2020 року порушені його права як власника знака "ІНФОРМАЦІЯ_3", що визнаний добре відомим.
Короткий зміст та узагальнені доводи касаційної скарги, позиція інших учасників справи
У березні 2023 року АТ "Фармак" із застосуванням засобів поштового зв`язку звернулося до Верховного Суду із касаційною скаргою на ухвалу Одеського апеляційного суду від 15 лютого 2023 року, в якій, посилаючись на неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить оскаржуване судове рішення скасувати та направити справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
Касаційну скаргу мотивовано тим, що суд апеляційної інстанції:
- дійшов помилкового висновку про закриття апеляційного провадження у справі, оскільки рішення суду першої інстанції безпосередньо впливає на права та законні інтереси АТ "Фармак";
- не звернув увагу на те, що знак "ІНФОРМАЦІЯ_3" є зареєстрованим знаком, правову охорону якому надано за свідоцтвом України від 30 вересня 1996 року № НОМЕР_2 (заявка від 31 травня 1993 року);
- не взяв до уваги преюдиційні обставини, встановлені постановою Вищого господарського суду України від 14 липня 2010 року у справі № 21/92-12/413 щодо зареєстрованого за АТ "Фармак" знака "ІНФОРМАЦІЯ_3";
- проігнорував, що хоча знак "ІНФОРМАЦІЯ_3" не є добре відомим знаком, він продовжує залишатись об`єктом правової охорони, тому АТ "Фармак" наділений правом на захист безперешкодного використання цього знака на ринку;
- не перевірив правильність застосування норм матеріального права при перевірці знака "ІНФОРМАЦІЯ_2" на відповідність умовам надання правової охорони та не встановив недотримання таких умов у зв`язку із можливістю змішування із зареєстрованим знаком "ІНФОРМАЦІЯ_3".
У квітні 2024 від ПрАТ "ФФ "Дарниця" до Верховного Суду надійшов відзив на касаційну скаргу АТ "Фармак", у якому позивач посилається на необґрунтованість доводів скарги та законність постановленої судом апеляційної інстанції ухвали.
У відзиві ПрАТ "ФФ "Дарниця" акцентує увагу на тому, що у цій справі вирішується спір щодо визнання за ним права на добре відому торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_2" та припинення порушення ОСОБА_1 права на неї. АТ "Фармак" не є учасником таких правовідносин, тому рішення суду першої інстанції не містить судження про його права та обов`язки.
У травні 2024 року АТ "Фармак" подало до Верховного Суду пояснення з урахуванням висновків щодо застосування норм права, викладених у постанові Великої Палати Верховного Суду від 17 квітня 2024 року у справі № 910/13988/20, в яких підтримало вимоги своєї касаційної скарги та вказало на те, що така позовна вимога, як визнання торгової марки "ІНФОРМАЦІЯ_2" добре відомою в Україні на ім`я позивача не може бути задоволена у позовному провадженні, оскільки не є окремим способом захисту.
У травні 2024 року ПрАТ "ФФ "Дарниця" подало до Верховного Суду заперечення проти пояснень АТ "Фармак", в яких вказало на те, що висновки, викладені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 17 квітня 2024 року у справі № 910/13988/20, є незастосовними до касаційного перегляду справи в межах касаційної скарги АТ "Фармак".
Рух справи в суді касаційної інстанції
Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями Верховного Суду від 23 березня 2023 року касаційну скаргу АТ "Фармак" на ухвалу Одеського апеляційного суду від 15 лютого 2023 року передано на розгляд судді-доповідачу Гулейкову І. Ю.
Ухвалою Верховного Суду від 30 березня 2023 року відкрито касаційне провадження у справі за касаційно скаргою АТ "Фармак" із підстав, передбачених частиною другою статті 389 ЦПК України; витребувано матеріали справи № 522/10809/20 із Приморського районного суду м. Одеси; надано учасникам справи строк для подання відзиву на касаційну скаргу.
У липні 2023 року матеріали справи № 522/10809/20 надійшли до Верховного Суду.
Ухвалою Верховного Суду від 10 квітня 2024 року справу № 522/10809/20 призначено до судового розгляду колегією у складі п`яти суддів у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.
Позиція Верховного Суду
Згідно з частиною третьою статті 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.
Частиною другою статті 389 ЦПК України передбачено, що підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у таких випадках: 1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку; 2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні; 3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах; 4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 411 цього Кодексу.
Підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 2, 3 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
Відповідно до частини першої статті 400 ЦПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.
Згідно з частиною першою статті 402 ЦПК України у суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи з урахуванням статті 400 цього Кодексу.
Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню частково огляду на таке.
Фактичні обставини справи, встановлені судом
Рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 17 листопада 2020 року визнано позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 2017 року на ім`я ПрАТ "ФФ "Дарниця" для товарів 5 класу МКТП "фармацевтичні препарати".
Рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 червня 2017 року, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19 липня 2017 року № 1037, визнано добре відомим в Україні знак "ІНФОРМАЦІЯ_3" на ім`я ПАТ "Фармак" для товарів 5 класу МКТП "фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби" станом на 01 грудня 2002 року.
Крім того, суд встановив, що між ПрАТ "ФФ "Дарниця" та ПАТ "Фармак" є спори, які вирішуються у порядку господарського судочинства, у яких означені особи взаємно оспорюють підстави та правовстановлюючі документи на добре відомі в Україні знаки "ІНФОРМАЦІЯ_2" та "ІНФОРМАЦІЯ_3" (№ 910/13908/17 та № 910/17792/17).
Зокрема, у жовтні 2017 року ПрАТ "ФФ "Дарниця" звернулося до Господарського суду міста Києва із позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ПАТ "Фармак", державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (попередня назва - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності") про визнання недійсними рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 червня 2017 року про визнання добре відомим в Україні знака "ІНФОРМАЦІЯ_3" на ім`я ПАТ "Фармак" для товарів класу 5 МКТП "фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби" станом на 01 грудня 2002 року та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19 липня 2017 року № 1037 "Про затвердження рішення Апеляційної палати щодо заяви про визнання знака "ІНФОРМАЦІЯ_3" добре відомим в Україні", зобов`язання Організації виключити знак "ІНФОРМАЦІЯ_3" із Переліку добре відомих в Україні торговельних марок, та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені.