ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2024 року
м. Київ
cправа № 917/866/23
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Жайворонок Т. Є. - головуючого, Булгакової І. В., Колос І. Б.,
за участю
секретаря судового засідання - Гибало В. О.,
представників:
Товариства з обмеженою відповідальністю "Укролія" - Бурби К. В.,
Білоцерківця Н. В.,
Сільськогосподарського
товариства з обмеженою відповідальністю "Укролія" - не з`явився,
третьої особи: Державного реєстратора юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Скороходської селищної ради Бугая Ігоря Валерійовича - не з`явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Укролія"
на рішення Господарського суду Полтавської області від 03.10.2023
(суддя Безрук Т. М.)
та на постанову Східного апеляційного господарського суду від 18.12.2023
(у складі колегії суддів: Попков Д. О. (головуючий), Стойка О. В., Істоміна О. І.)
у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укролія"
до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Укролія"
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Скороходської селищної ради Бугай Ігор Валерійович,
про заборону використовувати комерційне найменування, скасування державної реєстрації,
ВСТАНОВИВ:
У травні 2023 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Укролія" (далі - позивач, ТОВ "Укролія") звернулося до суду з позовом до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Укролія" (далі - відповідача, СТОВ "Укролія") про заборону використовувати комерційне найменування, скасування державної реєстрації. Позовні вимоги мотивувало тим, що товариство має власну назву "Укролія" та використовує її в якості комерційного найменування. Відповідач зареєстрував товариство з тотожним найменуванням "Укролія", чим порушує права позивача на комерційне найменування. Державний реєстратор, встановивши наявність юридичних осіб з тотожним найменуванням, повинен був відмовити у реєстрації відповідача як юридичної особи. Просило заборонити відповідачу використовувати назву "Укролія" у власному найменуванні; зобов`язати відповідача внести зміни до установчих документів та подати їх державному реєстратору; заборонити відповідачу використовувати комерційне найменування "Укролія" в своїй діяльності; скасувати державну реєстрацію створення юридичної особи - СТОВ "Укролія".
Рішенням Господарського суду Полтавської області від 03.10.2023 в задоволенні позову відмовлено.
Суд першої інстанції дійшов висновку про відсутність порушення прав та законних інтересів позивача, оскільки найменування відповідача не є тотожним найменуванню позивача; позивачем не надано належних та достатніх доказів на підтвердження доводів порушення його права на комерційне найменування; відсутній факт невідповідності найменування відповідача вимогам закону, що виключає наявність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи.
Постановою Східного апеляційного господарського суду від 18.12.2023 рішення суду першої інстанції від 03.10.2023 скасовано в частині відмови у задоволенні позовної вимоги про скасування державної реєстрації відповідача із закриттям провадження у справі в цій частині на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України). Рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні решти позовних вимог залишено без змін з наведенням інших мотивів, а саме: організаційно-правова форма господарств та назва однакові; відсутні докази використання відповідачем у господарській діяльності однакового з позивачем комерційного найменування та введення цим в оману споживача з метою хибного ототожнення; створення товариства позивача раніше відповідача не свідчить про наявність пріоритету на використання слова "Укролія". Закриваючи провадження в частині вимог про скасування державної реєстрації товариства відповідача, апеляційний суд дійшов висновку про відсутність предмету спору між позивачем і засновником товариства-відповідача.
У поданій касаційній скарзі ТОВ "Укролія", посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального (ст. 5, 11, 236 ГПК України) права, та наявність підстав, передбачених п. 1, 3 ч. 2 ст. 287 ГПК України, просить скасувати судові рішення та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити.
Обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження за п. 1 ч. 2 ст. 287 ГПК України, позивач вказав, що при вирішенні спору судом апеляційної інстанції не було враховано: правових висновків, викладених у постановах Верховного Суду від 20.06.2018 у справі № 910/20889/13, від 18.10.2018 у справі № 910/32742/15, від 10.03.2021 у справі № 910/17738/18, від 18.08.2021 у справі № 922/1966/18 щодо застосування ч. 1 ст. 420, ст. 489, ст. 490 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), ч. 3, 4 ст. 159 Господарського кодексу України (далі - ГК України); правових висновків, наведених у постановах Верховного Суду України від 21.05.2012 у справі № 6-20цс11, від 12.06.2013 у справі № 6-32цс13, від 15.04.2015 у справі № 6-55цс15, Верховного Суду від 20.06.2018 № 910/20889/13 щодо обрання способу захисту, непередбаченого законом, але який є ефективним; постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 щодо охорони комерційного найменування та оглядового листа цього ж суду від 27.06.2008 № 01-8/383/1 щодо доказів у спорах про захист прав на таке найменування.
Мотивуючи підставу касаційного оскарження за п. 3 ч. 2 ст. 287 ГПК України, позивач вказав на відсутність висновку Верховного Суду у подібних правовідносинах щодо питання застосування ч. 5 ст. 90 ЦК України у сукупності з ч. 4 ст. 16 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 № 755-IV зі змінами (далі - Закон № 755-IV) .
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників сторін, дослідивши наведені в касаційній скарзі доводи, перевіривши матеріали справи, Верховний Суд дійшов таких висновків.
Частиною 1 ст. 300 ГПК України визначено, що переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
Судами попередніх інстанцій встановлено, що 25.06.2001 зареєстровано ТОВ "Укролія", яке використовує власну назву "Укролія" у якості комерційного найменування для індивідуалізації господарської діяльності. Основним видом економічної діяльності позивача є виробництво олії та тваринних жирів. Іншими видами економічної діяльності товариства є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (01.11); діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (46.19); оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами (46.33); неспеціалізована оптова торгівля (46.90); роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (47.11); діяльність у сфері права (69.10); консультування з питань комерційної діяльності й керування (70.22); оптова торгівля іншими проміжними продуктами (46.76). Господарська діяльність позивача на ринку з виробництва олії здійснюється на території України - смт Диканька у Полтавському районі Полтавської області. 10.08.2012 позивач отримав два свідоцтва про реєстрацію знаків для товарів і послуг "Укролія". 10.10.2014 та 16.01.2015 позивач отримав аналогічні сертифікати відповідно до норм міжнародного права у зарубіжних країнах. 18.09.2017 загальні збори учасників товариства затвердили нову редакцію Статуту ТОВ "Укролія", в якому, зокрема, визначено повну назву юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укролія", скорочену назву - ТОВ "Укролія", англійською - LLC "Ukroliya", та предмет його діяльності. Місцезнаходженням позивача станом на 21.06.2022 зазначено с. Чернечий Яр Диканського району Полтавської області, з 28.06.2022 - місто Київ.
21.06.2022 відбулася державна реєстрація юридичної особи відповідача з повною назвою - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Укролія", скороченою назвою - СТОВ "Укролія", англійською - LLC "Ukroliya". Види економічної діяльності СТОВ "Укролія" збігаються з видами економічної діяльності позивача ТОВ "Укролія". Місцезнаходження СТОВ "Укролія" є смт Диканька Полтавського району Полтавської області.
На підтвердження факту використання позивачем найменування ТОВ "Укролія", у тому числі як комерційного, було надано: договір на поставку товарів від 18.011.2020 № 18/11-20, згідно з яким він здійснював закупівлю товару (записні книжки) із логотипом Ukroliya; договори від 01.03.2021 № 202003 та від 01.04.2022 № 023022 про надання позивачу креативних, дизайнерських та маркетингових послуг третьою особою; не підписані сторонами договори поставки від 28.04.2022 № 918 та від 15.09.2022 № 10383.
За ч. 1, 3 ст. 90 ЦК України юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву, також може мати скорочене найменування крім повного найменування, що вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.
Найменування юридичної особи - це засіб індивідуалізації її у цивільно-правових відносинах, в яких юридична особа набуває права і обов`язки від свого імені, з використанням власного найменування.
Якщо найменування має кожна юридична особа, то комерційне найменування може мати лише підприємницьке товариство (ст. 84, 90 ЦК України).
Поняття "комерційне найменування" не є тотожним поняттю "найменування особи", про яке йде мова у ст. 90 ЦК України.
Так, за змістом ст. 489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.
Отже, комерційне найменування - це позначення особи, що дозволяє ідентифікувати цю особу серед інших учасників цивільних відносин та вказує на вид діяльності, яку вона здійснює.
Комерційному найменуванню властиві принципи істинності, постійності та виключності.
Комерційне найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов`язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака (ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності).
За ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" неправомірним є використання імені, комерційного найменування без дозволу (згоди) суб`єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб`єкта господарювання.
Аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що складовою комерційного найменування може бути вказівка на організаційно-правову форму юридичної особи, проте, обов`язковим елементом має бути спеціальне оригінальне ідентифікуюче позначення особи. Названі структурні частини повинні відповідати дійсності та не вводити в оману споживачів щодо справжнього характеру діяльності юридичної особи (ч. 1 ст. 489 ЦК України).
Комерційне найменування, на відміну від найменування юридичної особи, є об`єктом права інтелектуальної власності згідно ст. 420 ЦК України.
У справі, що розглядається, суди попередніх інстанцій встановили, що позивач- Товариство з обмеженою відповідальністю "Укролія" - має скорочену назву - ТОВ "Укролія", англійською - LLC "Ukroliya". Відповідач - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Укролія" - має скорочену назву - СТОВ "Укролія", англійською - LLC "Ukroliya".
Організаційно-правовою формою юридичної особи як позивача, так і відповідача є товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ), що відповідає положенням ч. 1 ст. 80 ГК України, ч. 2 ст. 113 ЦК України.
Слово "сільськогосподарське" у назві відповідача вказує на сферу діяльності (ч. 2 ст. 1 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю").
Сфера та види економічної діяльності відповідача СТОВ "Укролія" аналогічні зі сферою та видами економічної діяльності позивача ТОВ "Укролія".
1. Встановивши тотожність у назві обох товариств, тотожність сфер і видів їх господарської діяльності, апеляційний суд погодився з рішенням суду першої інстанції про відмову в задоволенні позову. Свої висновки апеляційний суд обґрунтував тим, що надання правової охорони комерційному найменуванню залежить, крім іншого, від фактичного використання найменування у господарській діяльності як володільця такого найменування, тобто позивача, так і у використанні такого найменування відповідачем у своїй господарській діяльності. Крім того, метою відповідача у такому використанні має бути введення в оману споживачів в результаті хибного ототожнення. Оскільки доказів такого використання найменування позивач суду не надав, у задоволенні позову слід відмовити.
Між тим, аналіз змісту ч. 1 ст. 489 ЦК України дає підстави для висновку, що для правової охорони комерційного найменування необхідно з`ясувати :
- що є комерційним найменуванням;
- яким видом діяльності займаються позивач і відповідач;
- чи існують вони на одному ринку товарів або послуг;
- чи можуть споживачі змішувати послуги, що надає позивач, і послуги, що надає відповідач;