ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2023 року
м. Київ
cправа № 910/8295/21
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Булгакової І.В., Малашенкової Т.М.,
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача - Мамуня О.С. (адвокат);
Бадьора Н.С. (адвокат)
відповідача - Запорожець Л.Г. (самопредставництво)
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"
на рішення господарського суду міста Києва від 07.02.2023 та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.08.2023
за позовом Компанії Тюгай Сеяку Кабусікі Кайся [Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha]
до державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"
про визнання недійсною та скасування відмови, зобов`язання вчинити дії.
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Компанія Тюгай Сеяку Кабусікі Кайся [Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha] (далі - Компанія, позивач) звернулася до суду з позовом до державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Укрпатент; згідно з ухвалою господарського суду міста Києва від 29.11.2022 правонаступник - державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" далі - УКРНОІВІ, відповідач), в якому просить суд:
- визнати недійсною та скасувати відмову Укрпатенту від 23.11.2020 №22221/ПА/20 в наданні додаткової охорони прав на винахід за патентом України № 107796;
- зобов`язати Укрпатент здійснити державну реєстрацію додаткової охорони патенту України № 107796 на винахід відповідно до клопотання Компанії від 06.11.2020 шляхом внесення до Державного реєстру України винаходів відповідних відомостей, здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені НОІВ та видати сертифікат додаткової охорони.
1.2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач, як власник патенту України № 107796 має визначене законодавством право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід за вказаним патентом.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Справа розглядалась господарськими судами неодноразово.
2.2. Рішенням господарського суду міста Києва від 28.10.2021 (суддя Щербаков С.О.), залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.06.2022 (колегія суддів: Пантелієнко В.О., Грек Б.М., Поляков Б.М.) у задоволенні позову відмовлено.
2.3. Постановою Верховного Суду від 04.08.2022 касаційну скаргу компанії Тюгай Сеяку Кабусікі Кайся [Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha] задоволено частково, скасовано рішення господарського суду міста Києва від 28.10.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.06.2022 у справі №910/8295/21, а справу передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.
2.4. Рішенням господарського суду міста Києва від 07.02.2023 (суддя Мандриченко О.В.), залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.08.2023 (колегія суддів: Отрюх Б.В., Сотніков С.В., Остапенко О.М.) позов задоволено повністю.
2.5. Визнано недійсною та скасовано відмову Укрпатенту від 23.11.2020 № 22221/ПA/20 в наданні додаткової охорони прав на винахід за патентом України № 107796 у формі листа.
2.6. Зобов`язано УКРНОІВІ здійснити державну реєстрацію додаткової охорони патенту України № 107796 на винахід відповідно до клопотання компанії Тюгай Сеяку Кабусікі Кайся [Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha] від 06.11.2020 шляхом внесення до Державного реєстру України винаходів відповідних відомостей, здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені НОІВ та видати сертифікат додаткової охорони.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. УКРНОІВІ, не погоджуючись з судовими рішеннями попередніх інстанцій, звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судами норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, просить рішення та постанову попередніх судових інстанцій скасувати; ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1. Касаційна скарга подана на підставі пункту 1 частини першої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), з урахуванням вимог пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України та пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України.
4.2. Зокрема УКРНОІВІ, обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження, передбачену пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування статті 27-1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон № 3687-XII) після внесення до нього змін згідно із Законом від 21.07.2020 №816-IX, що набули чинності 16.08.2020, а саме: застосування передбачених новою редакцією закону строків подання клопотання про отримання додаткової охорони прав на винаходи власникам патентів, державна реєстрація яких здійснена до набрання чинності нової редакції вказаного Закону № 3687-XII від 16.08.2020.
4.3. Відповідач у своїй касаційній скарзі звертає також увагу на порушення судами першої та апеляційної інстанції норм процесуального та матеріального права, із застосуванням закону, який не підлягав застосуванню, унаслідок неправильної юридичної кваліфікації правовідносин та втручання суду першої інстанції в дискреційні повноваження УКРНОІВІ при задоволенні позовної вимоги зобов`язальної дії.
5. Доводи інших учасників справи
5.1. У відзиві на касаційну скаргу позивач заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, і просить оскаржувані судові рішення залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.
5.2. До Верховного Суду від позивача 13.12.2023 надійшли додаткові пояснення щодо окремих питань.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. Компанія Тюгай Сеяку Кабусікі Кайся [Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha] є власником патенту України від 25.02.2015 №107796 на винахід "Тетрациклічні сполуки" (зареєстрований на підставі заявки від 09.06.2010 № а201200237, про що 25.02.2015 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 4 здійснено відповідну публікацію). Патент України виданий на 20 років.
6.2. В свою чергу, як вказує позивач, 02.11.2018 Компанією Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд було отримано в Україні реєстраційне посвідчення № UA /16997/01/01 на лікарський засіб "АЛЕКЕНЗА" капсули тверді по 150 мг (зареєстрований в України на 5 років), видане на підставі наказу Міністерства охорони здоров`я України від 31.10.2018 № 1979.
6.3. Термін дії реєстраційного посвідчення на території України до 31.10.2023 року.
6.4. Як вбачається з матеріалів справи, а саме ліцензії, Компанія, позивач, як власник патенту України № 107796 погодився надати Компанії Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд дозвіл на використання вказаного винаходу за патентом України № 107796 при виробництві, пропонуванні для продажу, продажу, імпорту та іншому введенні в цивільний оборот і зберіганні в зазначених цілях лікарського засобу "АЛЕКЕНЗА".
6.5. Дана ліцензія діє до завершення строку чинності патенту України №107796 та поширює свою дію на відносини, що існували до її видачі, а саме в період з дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу, тобто з 26.02.2015 року (п. 3.1. розділу 3 Ліцензії).
6.6. Позивач вказує, що "АЛЕКЕНЗА" є лікарським засобом з діючою речовиною алектиніб, що показаний як препарат першої лінії для лікування дорослих пацієнтів з АLК-позитивним поширеним недрібноклітинним раком легень. Назва алектиніб (alectinib) є міжнародним непатентованим найменуванням (INN), тобто міжнародно-визначеною офіційною назвою відповідної сполуки.
6.7. Також позивач зазначає, що сполука із зазначеною вище назвою (9-етил-6,6-диметил-8-(4-морфолін - 4 - ілпіперидин - 1 - іл) - 11 - оксо - 6, 11 - дигідро - 5Н - бензо [b] карбазол-3-карбонітрил) безпосередньо наведена в пункті 6 формули винаходу за патентом - одинадцятою в переліку сполук цього пункту.
6.8. Тобто, як вказує позивач, застосування винаходів за патентом було неможливим до державної реєстрації в Україні відповідного лікарського засобу. Державна реєстрація лікарського засобу "АЛЕКЕНЗА" - 02.11.2018, надала можливість застосовувати винаходи позивача за патентом № 107796.
6.9. З урахуванням викладеного вище, позивач звернувся до Укрпатенту з клопотанням від 06.11.2020 б/н про продовження строку дії майнових прав інтелектуальної власності - патенту №107796 та видачу сертифікату додаткової охорони, в якому зазначає, що оскільки застосування винаходів за патентом №107796 було неможливо до державної реєстрації в Україні лікарського засобу на основі нової сполуки або її солі, або сольвату за пп. 1-6 формули винаходу, що потребувало державної реєстрації такого лікарського засобу, в свою чергу, державна реєстрація препарату "АЛЕКЕНЗА", що містить алектиніб у формі солі цієї сполуки (алектинібу гідро хлориду) вперше уможливила застосування винаходів за патентом №107796 - 02.11.2018, при цьому між датою подання заявки на видачу патенту №107796 та датою оформлення реєстраційного посвідчення на лікарський засіб "АЛЕКЕНЗА" спливло більше 5 років. У зв`язку з цим Компанія просила Укрпатент видати сертифікат додаткової охорони для патенту №107796 на три роки, чотири місяці та двадцять чотири дні на такі винаходи, з урахуванням обмежень, передбачених третім абзацом пункту 1 статті 27-1 Закону № 3687-XII :
6.10. Формула винаходу для Сертифікату додаткової охорони:
1)9-етил-6,6-диметил-8-(4-морфолін-4-ілпіперидин-1-іл)-11-оксо-6,11-дигідро-5Н- бензо[b]карбазол-3-карбонітрил або її сіль чи сольват.
2) Лікарський засіб, який містить як активний інгредієнт сполуку за п. 1 або її сіль чи сольват.
3) Інгібітор кінази анапластичної лімфоми (ALK), який містить як активний інгредієнт сполуку за п. 1 або її сіль чи сольват.
4) Фармацевтичний препарат для профілактики або лікування раку або ракових метастазів, який містить як активний інгредієнт сполуку за п. 1 або її сіль чи сольват.
5) Фармацевтична композиція, яка містить сполуку за п. 1 або її сіль чи сольват та фармацевтично прийнятний носій(ї).
6.11. Проте, листом від 23.11.2020 № 22221/ПА/20 Укрпатент за результатами розгляду клопотання позивача про продовження строку дії майнових прав інтелектуальної власності - патенту № 107796 та видачу сертифікату додаткової охорони, повідомило, що за даними Державного реєстру України винаходів датою публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу є дата публікації відомостей про видачу патенту, а саме 25.02.2015, а дата видачі реєстраційного посвідчення - 02.11.2018, в свою чергу, клопотання позивача надійшло 13.11.2020, тобто пізніше строку, встановленого абзацом першим частини третьої статті 27-1 Закону № 3687-XII, у зв`язку з чим клопотання позивача не підлягає задоволенню.
6.12. Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що оскаржувані рішення є незаконними та необґрунтованими, і таким, що порушують права інтелектуальної власності позивача, пов`язані із отриманням додаткової охорони на винаходи за патентом України № 107796, у зв`язку з чим позивач просить суд визнати недійсною та скасувати відмову Укрпатенту від 23.11.2020 №22221/ПА/20 в наданні додаткової охорони прав на винахід за патентом України № 107796 та зобов`язати відповідача здійснити державну реєстрацію додаткової охорони патенту України № 107796 на винахід відповідно до клопотання Компанії від 06.11.2020 шляхом внесення до Державного реєстру України винаходів відповідних відомостей, здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені НОІВ та видати сертифікат додаткової охорони.
6.13. Відповідач, заперечуючи проти позовних вимог, вказує, що клопотання позивача надійшло пізніше строку, встановленого абзацом 1 частини першої статті 27-1 Закону № 3687-XII, у зв`язку з чим клопотання позивача не підлягало задоволенню, а відтак, ДП "Український інститут інтелектуальної власності" діяло відповідно до чинної редакції Закону № 3687-XII.
7. Касаційне провадження
7.1. У зв`язку з відпусткою судді Колос І.Б. склад судової колегії Касаційного господарського суду змінився, що підтверджується Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.12.2023, який наявний в матеріалах справи.
8. Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції
8.1. Відповідно до частини першої статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
8.2. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 300 ГПК України).
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
9. Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
9.1. Верховний Суд на підставі встановлених судами попередніх інстанцій обставин справи, у межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, здійснює перевірку застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права і зазначає наступне.
9.2. Судом першої інстанції встановлено, що позивач звертався до Укрпатенту з клопотанням від 06.11.2020 б/н про продовження строку дії майнових прав інтелектуальної власності - патенту № 107796 та видачу сертифікату додаткової охорони, в якому просив відповідача видати сертифікат додаткової охорони для патенту № 107796 на три роки, чотири місяці та двадцять чотири дні на такі винаходи, з урахуванням обмежень, передбачених третім абзацом пункту 1 статті 27-1 Закону № 3687-XII.
9.3. Однак, листом від 23.11.2020 № 22221/ПА/20 Укрпатент за результатами розгляду клопотання позивача про продовження строку дії майнових прав інтелектуальної власності - патенту № 107796 та видачу сертифікату додаткової охорони, повідомило, що за даними Державного реєстру України винаходів датою публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу є дата публікації відомостей про видачу патенту, а саме 25.02.2015, а дата видачі реєстраційного посвідчення - 02.11.2018, в свою чергу, клопотання позивача надійшло 13.11.2020, тобто пізніше строку, встановленого абзацом першим частини третьої статті 27-1 Закону № 3687-XII, у зв`язку з чим клопотання позивача не підлягає задоволенню.
9.4. Позивач як власник патенту на винаходи, об`єктом яких є лікарський засіб ("АЛЕКЕНЗА" за реєстраційним посвідченням від 02.11.2018 № UA/16997/01/01), має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності за Патентом. Це право передбачене частиною четвертою статті 6 Закону № 3687-XII в редакції, що діяла станом на час отримання патенту та реєстрації лікарського засобу.
9.5. Зазначений порядок подання клопотання визначений Інструкцією про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об`єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.05.2002 № 298 (далі - Інструкція).
9.6. Згідно з положенням пункту 1.5 Інструкції збір за подання клопотання має бути сплачено та клопотання має бути подано до Державної служби не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення строку дії патенту.
9.7. Отже, відповідно до частини четвертої статті 6 Закону № 3687-XII (в редакції, що діяла на час отримання патенту та реєстрації лікарського засобу) строк дії патенту на винахід, об`єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. За подання клопотання сплачується збір. Порядок подання клопотання та продовження строку дії патенту у цьому випадку визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
9.8. Втім, 16.08.2020 набула чинності стаття 27-1 Закону № 3687-XII відповідно до Закону України від 21.07.2020 № 816-ІХ, згідно з якою, зокрема, володілець патенту на винахід, об`єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, введення в обіг якого в Україні надається відповідним компетентним органом згідно із законодавством України, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), яке засвідчується сертифікатом додаткової охорони. Строк додаткової охорони дорівнює періоду між датою подання заявки до НОІВ та датою одержання володільцем патенту першого дозволу компетентного органу, зменшеному на п`ять років. Строк додаткової охорони не може перевищувати п`ять років.
9.9. Перегляд чинного законодавства України у сфері охорони прав на винаходи та корисні моделі був зумовлений необхідністю забезпечити ефективне виконання Україною зобов`язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію).
9.10. Законом України від 21.07.2020 № 816-ІХ передбачалася, зокрема імплементація вимог статей 219-223 Угоди про асоціацію.
9.11. Метою прийняття Закону було забезпечення виконання зобов`язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі із правом Європейського Союзу.