ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2022 року
м. Київ
cправа № 910/15341/20
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Колос І.Б., Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача - Савчук В.В. - адвокат (ордер від 22.02.2021 №КС820991)
відповідача 1 - не з`явився
відповідача 2 - Поліщук Н.В. - самопредставництво (трудовий договір від 01.09.2021 №б/н)
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"
на рішення господарського суду міста Києва від 27.05.2021 та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2021
за позовом Компанії СІА "Емтеко Холдинг"
до: Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"
про визнання протиправною відмову та зобов`язання вчинити дії.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
1. Компанія СІА "Емтеко Холдинг" (далі - позивач, Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі -відповідач 1, Міністерство), в якому просить суд:
- визнати протиправною відмову Міністерства у задоволенні заяви патентної повіреної Меліки І.Є. про часткову відмову від патенту на корисну модель №132697;
- зобов`язати Міністерство внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо патенту України на корисну модель № 132697 шляхом викладення формули таким чином:
1) Спосіб пакування стабільної при зберіганні, транспортуванні та зручної при використанні рідкої дозованої форми лікарського засобу - едаравону - для парентерального застосування, що передбачає: і) стерилізацію скляного флакона з кришкою; іі) розлив розчину, що містить едаравон або його фармацевтично прийнятні солі як активну діючу речовину і допоміжні речовини (кислотний компонент, лужнийʼ компонент, антиоксидант, осмолярний агент та/або стабілізатор) у стерилізований скляний флакон; ііі) закривання (закупорювання) флакона з розчином кришкою, вкритою з внутрішнього боку антиадгезивним покриттям, вибраним з групи оліхлоротрифлуоретилену (РСТFЕ), перфлуороалкоксіалкану (РFА), етилентетрафлуороетилену (ЕТFЕ), флуороетиленпропілену (FЕР), перфлуорополіетеру (РFРЕ) або полівінілденфториду (РVDF); іv) стерилізацію закупореного флакона з рідкою дозованою формою;
2) Спосіб за п. 1, в якому скляний флакон виготовлений з боросилікатного скла;
3) Спосіб за пп. 1-2, в якому кришка виготовлена з похідного каучуку або термопласту.
2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем 1 неправомірно відмовлено у задоволенні заяви позивача про часткову відмову від патенту, оскільки у даному випадку позивачем не додано до чинної формули окремих ознак, а лише звужено обсяг своїх прав за патентом, конкретизувавши речовини, якими вкрита кришка флакону, та матеріал, з якого виготовлена кришка.
3. Позивач 03.02.2021 подав заяву про зміну предмета позову, в якій просить суд, зокрема, розглянути позовні вимоги у такій редакції:
- визнати протиправною відмову Міністерства у задоволенні заяви патентної повіреної Меліки І.Є. про часткову відмову від патенту на корисну модель №132697;
- зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Укрпатент) внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо патенту України на корисну модель №132697 шляхом викладення формули в редакції позивача.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
4. Рішенням господарського суду міста Києва від 27.05.2021 (суддя Щербаков С.О.), залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2021 (колегія суддів: Отрюх Б.В., Дикунська С.Я., Яковлєв М.Л.), позов задоволено частково.
Зобов`язано Укрпатент внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо патенту України на корисну модель № 132697 шляхом викладення формули таким чином:
1) спосіб пакування стабільної при зберіганні, транспортуванні та зручної при використанні рідкої дозованої форми лікарського засобу - едаравону - для парентерального застосування, що передбачає: і) стерилізацію скляного флакона з кришкою; іі) розлив розчину, що містить едаравон або його фармацевтично прийнятні солі як активну діючу речовину і допоміжні речовини (кислотний компонент, лужний компонент, антиоксидант, осмолярний агент та/або стабілізатор) у стерилізований скляний флакон; ііі) закривання (закупорювання) флакона з розчином кришкою, вкритою з внутрішнього боку антиадгезивним покриттям, вибраним з групи оліхлоротрифлуоретилену (РСТFЕ), перфлуороалкоксіалкану (РFА), етилентетрафлуороетилену (ЕТFЕ), флуороетиленпропілену (FЕР), перфлуорополіетеру (РFРЕ) або полівінілденфториду (РVDF); іv) стерилізацію закупореного флакона з рідкою дозованою формою;
2) Спосіб за п. 1, в якому скляний флакон виготовлений з боросилікатного скла;
3) Спосіб за п. 1, в якому кришка виготовлена з еластичного полімеру.
Стягнуто з Укрпатенту на користь Компанії 2 102 (дві тисячі сто дві) грн судового збору.
У задоволенні позовних вимог у частині визнання протиправною відмови Міністерства у задоволенні заяви патентної повіреної Меліки І.Є. про часткову відмову від патенту на корисну модель №132697 відмовлено.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
5. Укрпатент, не погоджуючись з даними судовими рішеннями, звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судами норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, просить їх скасувати, відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
6. Касаційна скарга подана на підставі пункту 1 частини першої статті 287 ГПК України, з обґрунтуванням того, в чому полягає порушення норм матеріального права та неправильне застосування норм процесуального права судом першої інстанції після апеляційного перегляду справи апеляційною інстанцією, з урахуванням вимог пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України, пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України.
Доводи інших учасників справи
7. У відзиві на касаційну скаргу позивач доводи касаційної скарги не визнає і погоджується із висновками суду попередніх інстанцій; а також просить судові рішення попередніх інстанцій залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, таке.
8. Компанія є власником патенту України від 11.03.2019 № 132697 на корисну модель "Спосіб одержання стабільної при зберіганні, транспортуванні та зручної при використанні рідкої дозованої форми лікарського засобу едаравону" (зареєстрований на підставі заявки u 2018 09008, від 30.08.2018 про що 11.03.2019 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 5 здійснено відповідну публікацію), яка містить таку редакцію формули:
1. Спосіб одержання стабільної при зберіганні, транспортуванні та зручної при використанні рідкої дозованої форми лікарського засобу едаравону для парентерального застосування передбачає:
і) приготування розчину, що містить едаравон або його фармацевтично прийнятні солі, як активну діючу речовину, і допоміжні речовини (кислотний компонент, лужний компонент, антиоксидант, осмолярний агент та/або стабілізатор);
іі) пакування вказаної дозованої форми у попередньо стерилізований скляний флакон з кришкою, вкритою принаймні частково антиадгезивним покриттям;
ііі) закупорювання флакона кришкою, вкритою принаймні частково антиадгезивним покриттям, та стерилізацію флакона з розчином, що містить едаравон або його фармацевтично прийнятні солі, як активну діючу речовину, і допоміжні речовини.
2. Спосіб за п. 1, в якому скляний флакон виготовлений з боросилікатного скла.
3. Спосіб за п. 1, в якому кришка виготовлена з еластичного полімеру.
4. Спосіб за п. 1, в якому кришка вкрита принаймні частково антиадгезивним покриттям з оліхлоротрифлуоретилену (PCTFE), перфлуороалкоксі алкану (PFA), етилентетрафлуороетилену (ETFE), флуороетиленпропілену (FEP), перфлуорополіетеру (PFPE) або полівінілденфториду (PVDF).
9. Як зазначає позивач, 01.07.2020 він звернувся до Укрпатенту із заявою про часткову відмову від патенту на корисну модель № 132697.
10. Листом від 20.07.2020 № 25566/ПУ/20 Укрпатент надав відповідь на вищезазначену заяву позивача, в якому зазначив, що зміна (зокрема, додавання або виключення) окремих ознак з пунктів формули, а не виключення цілісних пунктів, призводить до зміни обсягу правової охорони, а не відмова від патенту частково. В свою чергу, викладені в заяві зміни до формули корисної моделі № 132697, які полягають у виключенні залежного пункту 4, внесенні його ознак до незалежного пункту 1, зміни ознак незалежного пункту 1, зміни ознак залежного пункту 3, не можуть розглядатися як відмова від патенту на корисну модель № 132697 частково.
11. Крім того, як вбачається з матеріалів справи, після подання до суду заяви про зміну предмета позову, що стосувалось формулювання змін до патенту на корисну модель, позивач повторно звернувся до Укрпатенту із заявою про часткову відмову від прав, що випливають з державної реєстрації корисної моделі № 132697.
12. Проте листом від 22.03.2021 № 8370/ПУ/21 позивачу повторно було відмовлено у задоволенні заяви. Зокрема, Укрпатент зазначив, що з формули корисної моделі виключено четвертий залежний пункт, усі ознаки якого перенесені до незалежного пункту формули, у зв`язку з чим не всі зазначені у заяві зміни до незалежного пункту формули за патентом № 132697 внесені відповідно до приписів статті 32 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон 3687-XII), а тому твони не є частковою відмовою від прав.
13. Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає що відповідачем неправомірно відмовлено у задоволенні заяви позивача про часткову відмову від патенту, оскільки у даному випадку позивачем не додано до чинної формули окремих ознак, а лише звужено обсяг своїх прав за патентом, конкретизувавши речовини, якими вкрита кришка флакону та матеріал, з якого виготовлена кришка, у зв`язку з чим просить суд визнати протиправною відмову Міністерства у задоволенні заяви патентної повіреної Меліки І.Є. про часткову відмову від патенту на корисну модель № 132697.
14. Крім того, позивач просить суд зобов`язати Укрпатент внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо патенту України на корисну модель № 132697 шляхом викладення формули таким чином:
1) спосіб пакування стабільної при зберіганні, транспортуванні та зручної при використанні рідкої дозованої форми лікарського засобу - едаравону - для парентерального застосування, що передбачає: і) стерилізацію скляного флакона з кришкою; іі) розлив розчину, що містить едаравон або його фармацевтично прийнятні солі як активну діючу речовину і допоміжні речовини (кислотний компонент, лужний компонент, антиоксидант, осмолярний агент та/або стабілізатор) у стерилізований скляний флакон; ііі) закривання (закупорювання) флакона з розчином кришкою, вкритою з внутрішнього боку антиадгезивним покриттям, вибраним з групи оліхлоротрифлуоретилену (РСТFЕ), перфлуороалкоксіалкану (РFА), етилентетрафлуороетилену (ЕТFЕ), флуороетиленпропілену (FЕР), перфлуорополіетеру (РFРЕ) або полівінілденфториду (РVDF); іv) стерилізацію закупореного флакона з рідкою дозованою формою;
2) Спосіб за п. 1, в якому скляний флакон виготовлений з боросилікатного скла;
3) Спосіб за п. 1, в якому кришка виготовлена з еластичного полімеру.
15. З матеріалів справи вбачається, що Компанією було надано висновок експертів № 1317 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 22.02.2021, складений судовими експертами Дорошенком Олександром Федоровичем та Жихаревим Олександром Сергійовичем, відповідно до якого експерти дійшли таких висновків:
1. Часткова відмова від прав за патентом на корисну модель, шляхом додавання залежного пункту 4 формули до незалежного пункту 1 формули, а також зміни незалежного пункту 1 формули не призводить до зміни (збільшення) обсягу правової охорони патенту на корисну модель № 132697.
2. Часткова відмова від прав за патентом на корисну модель, шляхом додавання залежного пункту 4 формули до незалежного пункту 1 формули, а також зміни незалежного пункту 1 формули, призводить до зміни (зменшення) обсягу правової охорони патенту на корисну модель № 132697.
16. Судове рішення першої інстанції мотивоване тим, що лист Укрпатенту від 20.07.2020 № 25566/ПУ/20 не може бути визнано протиправним, а тому дана вимога позивача не підлягає задоволенню. Втім, оскільки додавання позивачем залежного пункту 4 формули до незалежного пункту 1 формули, а також зміни незалежного пункту 1 формули призводить до зміни (зменшення) обсягу правової охорони патенту на корисну модель № 132697, що відповідно до приписів статті 32 Закону 3687-XII є частковою відмовою від прав за патентом на корисну модель, то місцевий господарський суд, з яким погодився і суд апеляційної інстанції, дійшов висновку, що позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню.
Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції
17. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
18. Імперативними приписами частини другої статті 300 ГПК України чітко встановлено межі перегляду справи судом касаційної інстанції, а саме: суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
19. Відповідно до частини першої статті 464 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
20. У силу частини другої статті 464 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.
21. Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання. Об`єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті (стаття 459 ЦК України).
22. За змістом пункту 3 частини першої статті 1 Закону 3687-XII, винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.
23. Відповідно до частин першої та другої статі 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.
24. Положеннями статті 1 Закону 3687-XII визначено, що патент - це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).
25. Як встановлено судами попередніх інстанцій, позивач є власником патенту України від 11.03.2019 № 132697 на корисну модель "Спосіб одержання стабільної при зберіганні, транспортуванні та зручної при використанні рідкої дозованої форми лікарського засобу едаравону".
26. Згідно з частиною п`ятою статті 6 Закону 3687-XII обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.
27. Суди попередніх інстанцій вказали на те, що формула корисної моделі "Спосіб одержання стабільної при зберіганні, транспортуванні та зручної при використанні рідкої дозованої форми лікарського засобу едаравону" за патентом України № 132697 є багатоланковою формулою та складається загалом з 4 пунктів, з яких пункт 1 є незалежним пунктом та інші пункти 2-4 формули є залежними.
28. Задовольняючи частково позовні вимоги, суд першої інстанції дійшов висновку про те, що додавання позивачем залежного пункту 4 формули до незалежного пункту 1 формули, а також зміни незалежного пункту 1 формули призводить до зміни (зменшення) обсягу правової охорони патенту на корисну модель № 132697, що відповідно до приписів статті 32 Закону 3687-XII є частковою відмовою від прав за патентом на корисну модель.
29. Відповідно до статті 32 Закону 3687-XII (в редакції, чинній на момент звернення позивача до Укрпатенту) власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.
30. 16.08.2020 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства" від 21.07.2020 № 816-ІХ, яким внесено зміни до Закону 3687-XII.
31. Відповідно до статті 32 Закону 3687-XII (у новій редакції) володілець патенту в будь-який час може відмовитися від прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), повністю або частково в межах опублікованої формули винаходу (корисної моделі) на підставі заяви, поданої до Установи.