У порядку інформації та для врахування у розгляді справ надсилається огляд вирішених господарськими судами України спорів у справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, судові рішення в яких переглянуто в касаційному порядку Вищим господарським судом України.

1. Для комерційного (фірмового) найменування властиві принципи істинності, постійності та виключності. Тобто його використання не повинно носити одноразового характеру і повинно мати місце саме на час звернення позивача з відповідним позовом до суду.

Предметом позову у цій справі є захист ділової репутації та комерційного найменування.

Підставою для касаційного розгляду стало питання щодо правомірності задоволення судами попередніх інстанцій позову в частині спонукання відповідача припинити використання в будь-який спосіб комерційного (фірмового) найменування позивача, яким є відповідне сполучення слів українською мовою, російською мовою та абревіатури.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилався на те, що повне найменування відповідача українською та російською мовами, а також його скорочене найменування схожі на комерційні (фірмові) найменування позивача (на яке позивач має пріоритет) настільки, що їх можна сплутати, і це вводить в оману споживачів товарів.

За наслідками розгляду касаційної скарги, Вищий господарський суд України скасував судові рішення попередніх інстанцій в частині вирішення спору щодо захисту прав позивача на комерційне (фірмове) найменування та передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції, з огляду на такі правові підстави.

Статтею 90 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) встановлено, що:

- юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму; юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування;

- юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування;

- найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

Згідно з частиною першою статті 27 зазначеного Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (у редакції чинній на момент прийняття рішення у справі № 910/20889/13) підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є, зокрема наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися.

Статтею 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 встановлено, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Частинами першою, другою та четвертою статті 489 ЦК України визначено умови, за яких комерційному найменуванню надається правова охорона.

Відповідно до частин першої, третьої та п'ятої статті 159 Господарського кодексу України (далі – ГК України): суб'єкт господарювання – юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування; правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу; особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

Отже, поняття найменування юридичної особи та її комерційного (фірмового) найменування мають різне правове наповнення.

У відповідності до пункту 78 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 , комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізняти від найменування юридичної особи (частина перша статті 90 ЦК України); найменування юридичної особи не є об'єктом права інтелектуальної власності, оскільки пов'язані з його використанням правовідносини регулюються переважно нормами корпоративного законодавства.

Найменуванням юридичної особи є назва, яка індивідуалізує юридичну особу в сукупності його прав і обов'язків як самостійного суб'єкта права. Таке найменування є для юридичної особи тим самим, що для фізичної особи її ім'я. Його виникнення слід пов'язувати з датою державної реєстрації юридичної особи.

Фірмовим (комерційним) найменуванням є назва, якою юридична особа або громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, позначають себе на ринку і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах.

Чинне законодавство України не містить ні вимог щодо тотожності комерційного найменування найменуванню юридичної особи (стаття 90 ЦК України), ані вимог щодо певного змісту комерційного найменування, зокрема щодо зазначення організаційно-правової форми підприємства.

У вирішенні цього спору суди виходили з того, що, зважаючи на зміст заявлених позовних вимог, питання щодо наявності у відповідача комерційного (фірмового) найменування, яке отримує правову охорону в порядку статті 489 ЦК України, чи навпаки, не є предметом доказування та розгляду у межах цього спору. До предмета доказування входить лише факт першого використання комерційного (фірмового) найменування, а не його (їх) використання у подальшому – протягом останніх років.

Суд касаційної інстанції не погодився з таким судовим висновком та звернув увагу судів, зокрема, на те, що для комерційного (фірмового) найменування властиві принципи істинності, постійності та виключності. Тобто використання комерційного (фірмового) найменування не повинно носити одноразового характеру і, оскільки позов спрямований на відновлення порушеного права, використання позивачем комерційних (фірмових) найменувань, на захист яких спрямований позов, повинно мати місце, у тому числі, і станом на час звернення позивача з відповідним позовом до суду (постанова Вищого господарського суду України від 22.12.2015 у справі № 910/20889/13).

2. Укладення ліцензійного договору пізніше у часі за публічне сповіщення музичних творів не дає безумовних підстав стверджувати про те, що таке сповіщення музичних творів відбулося неправомірно.

Причиною виникнення спору стало питання про наявність або відсутність підстав для стягнення з Телерадіокомпанії на користь організації колективного управління авторськими та суміжними правами (далі – Організація) в інтересах позивачів компенсації за порушення майнових авторських прав та накладення штрафу.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позовні вимоги задоволено частково.

Вищий господарський суд України скасував судові рішення попередніх судових інстанції та передав справу на новий розгляд до місцевого господарського суду з урахуванням такого.

Судами встановлено, що Організація на підставі договорів про взаємне представництво інтересів, які укладені з іноземними компаніями (позивачі у справі), управляє на території України майновими авторськими правами щодо відповідних музичних творів.

Визначальним у вирішенні цього спору є дослідження фактичних обставин, які пов'язані з передачею авторами (правовласниками) відповідних майнових прав щодо спірних музичних творів організації, що здійснила виробництво аудіовізуального твору чи продюсеру цього аудіовізуального твору.

У вирішенні питання щодо правомірності використання відповідачем спірних музичних творів, суди попередніх інстанцій виходили з того, що їх публічне сповіщення в ефірі Телерадіокомпанії відбулося в той період, коли аудіовізуального твору, до складу якого ввійшли спірні музичні твори, ще не існувало. Дозвіл на включення музичних творів до складу аудіовізуального твору був отриманий Підприємством – третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, вже після публічного сповіщення аудіовізуального твору в ефірі відповідача, а тому відсутні підстави стверджувати, що третя особа передала Телерадіокомпанії право на аудіовізуальний твір за відповідним ліцензійним договором. Зазначена обставина стала підставою для стягнення з Телерадіокомпанії на користь позивача-правовласника компенсації за неправомірне використання музичних творів.

Проте Вищий господарський суд України зазначив, що поза увагою судів попередніх інстанцій залишилася та обставина, що за умовам спірного ліцензійного договору, його положення розповсюджуються на відносини сторін, які виникли до його укладення (публічне сповіщення спірних музичних творів у складі аудіовізуального твору відбулося пізніше в часі).

Суди першої та апеляційної інстанцій при формуванні висновку про те, що положення ліцензійного договору не можуть поширюватися на правовідносини сторін, які виникли до його укладення, оскільки наведене суперечить приписам статті 31 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі – Закон № 3792-XII) та статті 1109 ЦК України, не врахували, що зазначені норми не містять обмежень щодо застосування у договорах про відчуження майнових прав та ліцензійних договорах частини третьої статті 631 ЦК України.

Вищий господарський суд України вказав, що саме по собі укладення третьою особою ліцензійних договорів пізніше у часі (за умови, що третя особа набула за відповідними ліцензійними договорами майнові авторські права на використання відповідних музичних творів) не дає підстав стверджувати, що публічне сповіщення Телерадіокомпанією спірних музичних творів у складі аудіовізуального твору відбулося неправомірно, а питання щодо виплати відповідачем справедливої винагороди за використання музичних творів залишилося неврегульованим.

Господарські суди у вирішенні даного спору повинні були з'ясувати таке: чи набула третя особа майнові авторські права на спірні музичні твори, чи відбулося публічне сповіщення Телерадіокомпанією спірних музичних творів у складі аудіовізуального твору правомірно, чи наявні правові підстави для стягнення з відповідача компенсації за порушення майнових авторських прав позивача (постанова Вищого господарського суду України від 23.02.2016 у справі № 910/13003/15).

3. Зобов'язання зі сплати відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах і їх примірниках, є грошовим.

Причиною касаційного розгляду цієї справи стало питання про наявність чи відсутність правових підстав для застосування положень частини другої статті 625 ЦК України до правовідносин за участю юридичної особи, яка є імпортером обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і відеограмах, за невиконання нею зобов’язання з виплати відрахувань (відсотків), передбачених частинами другою, четвертою статті 42 Закону № 3792-XII.

Рішенням місцевого господарського суду, яке залишено без змін постановою апеляційного господарського суду, в позові Об’єднання підприємств (далі – Об’єднання) до Товариства про стягнення інфляційних втрат та 3% річних відмовлено.

Місцевий господарський суд у прийнятті відповідного рішення зазначив, що зобов'язання відповідача є виконаним, а нарахування інфляційних втрат і 3% річних після повного виконання зобов'язання є безпідставним.

Апеляційний господарський суд у вирішенні спору виходив з того, що до правовідносин, які виникають у зв'язку із захистом прав інтелектуальної власності, взагалі не можуть бути застосовані норми, що передбачають цивільно-правову відповідальність за невиконання грошового зобов'язання, оскільки такі правовідносини регулюються спеціальним законодавством, зокрема Законом № 3792-XII. Крім цього, суд апеляційної інстанції вказав, що обов'язок Товариства зі сплати визначених Законом № 3792-XII відрахувань (відсотків) виник на користь будь-якої уповноваженої організації, а не безумовно на користь Об'єднання.

Вищий господарський суд України визнав неправомірними висновки попередніх судових інстанцій, скасував їх рішення та передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції, зважаючи на таке.

За змістом статті 509 ЦК України грошовим слід вважати будь-яке зобов'язання, що складається, зокрема з правовідношення, в якому праву кредитора вимагати від боржника виконання певних дій відповідає кореспондуючий обов'язок боржника сплатити гроші на користь кредитора.

Відповідно до частини другої статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Нарахування інфляційних втрат на суму боргу та 3% річних входять до складу грошового зобов'язання і є особливою мірою відповідальності боржника за прострочення грошового зобов'язання, оскільки виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові (аналогічна правова позиція міститься у постанові Верховного Суду України від 14.11.2011 № 12/207).

При цьому кредитор вправі вимагати, в тому числі в судовому порядку, сплати боржником сум інфляційних нарахувань та процентів річних як разом зі сплатою суми основного боргу, так і окремо від неї.

Саме лише прийняття господарським судом рішення про задоволення вимог кредитора, якщо таке рішення не виконано в установленому законом порядку, не припиняє зобов'язальних відносин сторін і не звільняє боржника від відповідальності за невиконання грошового зобов'язання та не позбавляє кредитора права на отримання передбачених частиною другою статті 625 ЦК України сум (аналогічна правова позиція міститься у постанові Верховного Суду України від 20.12.2010 у справі № 10/25).

Вищий господарський суд України звернув увагу на те, що у період, коли Товариством було здійснено імпорт на митну територію України відповідного обладнання, Об'єднання було єдиною організацією колективного управління, уповноваженою здійснювати збирання і розподіл між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах, що підтверджується відповідним листом Державної служби інтелектуальної власності України, а обов'язок зі сплати відрахувань в силу законодавчих положень виник у Товариства як у імпортера під час ввезення на митну територію України відповідного обладнання і (або) матеріальних носіїв.

Отже, зобов'язання відповідача зі сплати відрахувань виникло безпосередньо з актів цивільного законодавства, є грошовим, у разі прострочення такого зобов'язання застосовуються положення частини другої статті 625 ЦК України (постанова Вищого господарського суду України від 21.06.2016 у справі № 910/19653/15).

4. Кількість фіксацій позивачем єдиного порушення, що триває, не підтверджує співвідносну кількість порушень відповідачем, яке залишається для нього єдиним порушенням, що триває, а кількість касових чеків, що фіксують факт порушення прав, залежить виключно від волі самого позивача і не є свідченням наявності відповідної кількості порушень зі сторони відповідача.

Причиною виникнення спору у цій справі стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для стягнення з відповідача компенсації за порушення ним майнових авторських прав позивача на об'єкт авторського права – персонаж аудіовізуального твору, який може використовуватися самостійно, а тому розглядався судами як твір. Доказів законного використання відповідачем спірного твору судами не встановлено.

Розмір компенсації за порушення майнових авторських прав, ухвалений рішенням місцевого господарського суду, змінено постановою апеляційного господарського суду, відповідно до якої розмір компенсації значно збільшено (у чотири з половиною рази).

При цьому апеляційний господарський суд виходив з існування дев'яти доведених фактів реалізації відповідачем спірного твору, кожен з яких, як зазначено апеляційним судом, становить самостійне порушення і може бути підставою для застосування відповідальності у вигляді стягнення компенсації.

Вищий господарський суд України змінив судові рішення попередніх інстанцій в частині визначення розміру компенсації та стягнув з відповідача компенсацію у розмірі 20 мінімальних заробітних плат за вчинення єдиного порушення, що триває, вказавши таке.

Встановлені фактичні обставини справи свідчать про вчинення відповідачем єдиного порушення, що триває, прав позивача на твір; придбання представником позивача твору у різні дні в єдиній торговельній мережі магазинів знаходилося у межах єдиного порушення, що тривало; кількість фіксацій позивачем єдиного порушення, що тривало, позивачем не впливає на кількість порушень відповідачем, яке залишається для останнього єдиним порушенням, що тривало; кількість касових чеків – фіксацій факту порушення прав залежить виключно від волі самого позивача і не є свідченням наявності відповідної кількості порушень з боку відповідача; у період між здійсненням фіксацій факту порушення (неодноразовим придбанням товарів за окремими чеками) позивач не звертався до відповідача з попередженням (претензією) про припинення порушення його прав.

Неврахування апеляційним господарським судом наведених обставин призвело до штучного збільшення кількості порушень та, відповідно, до необґрунтованого стягнення компенсації у визначеному судом апеляційної інстанції розмірі.

У прийнятті ж судового рішення місцевим господарським судом не враховано, що розмір компенсації визначається судом виходячи з позовних вимог, однак не може бути меншим від 10 і не може перевищувати 50 000 мінімальних заробітних плат (пункт "г" частини другої статті 52 Закону № 3792-XII), які встановлені законом на час ухвалення рішення у справі (постанова Вищого господарського суду України від 29.03.2016 у справі № 916/3350/15).

5. Надання організацією колективного управління суб'єкту підприємницької діяльності права (невиключної ліцензії) на публічне виконання творів без обмеження їх переліку свідчить про узгодження сторонами відповідного ліцензійного договору такої істотної умови, як предмет договору, оскільки, за відсутності будь-яких винятків щодо певних об'єктів та/або суб'єктів прав, це не потребує подальшої конкретизації.

Однією з причин виникнення спору у справі стало питання щодо правомірності публічного виконання Фізичною особою-підприємцем (далі – Підприємець) музичних творів.

За наслідками касаційного перегляду справи Вищий господарський суд України встановив, що суди попередніх інстанцій обґрунтовано відмовили у задоволенні позову в частині вимог організації колективного управління (далі – Організація-1) до Підприємця з огляду на встановлені обставини щодо правомірного використання відповідачем спірних музичних творів на підставі ліцензійного договору з іншою організацією колективного управління (далі – Організація-2).

Постанова касаційного суду обґрунтована таким.

Господарськими судами у справі встановлено, що Організація-1 є організацією колективного управління на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав; Організація-2 також має статус організації колективного управління; Підприємцем та Організацією-2 укладено ліцензійний договір, відповідно до умов якого Організація-2 від імені авторів та їх правонаступників надає Підприємцю право (невиключну ліцензію) на публічне виконання творів, які відносяться до репертуару Організації-2. Зокрема, у зазначеному ліцензійному договорі визначено, що репертуар Організації-2 складають твори, повноваження на колективне управління якими на території України передано Організації-2 аналогічними іноземними авторсько-правовими організаціями, українськими суб'єктами авторського права та їх правонаступниками, а також інші твори, повноваження на управління якими Організація-2 здійснює на підставі закону.

Згідно з пунктом "в" частини першої статті 49 Закону № 3792-XII до функцій організацій колективного управління належить збір, розподіл і виплата зібраної винагороди за використання об'єктів авторського і (або) суміжних прав не лише суб'єктам авторського і (або) суміжних прав, правами яких вони управляють, а також й іншим суб'єктам прав відповідно до цього Закону № 3792-XII (пункт 49-1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 ).

Водночас згідно з положеннями частини другої названої статті суб'єкти авторського права, які не передали організаціям колективного управління повноважень на управління своїми правами, в тому числі щодо збирання винагороди, мають право вимагати від організацій колективного управління, які таку винагороду за використання їхніх творів і об'єктів суміжних прав зібрали, виплати цієї винагороди, а також вимагати вилучення своїх творів і об'єктів суміжних прав із дозволів на використання, які надаються організаціями колективного управління шляхом укладення договорів з особами, які використовують ці об'єкти.

Отже, надавши організаціям колективного управління можливість дозволяти використання об'єктів авторського права, які хоча й не перебувають в їх управлінні, але не вилучені з нього в установленому порядку, законодавець врахував специфіку діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють постійне використання великої кількості різноманітних об'єктів авторського права, завчасне визначення переліку яких (із встановленням правовласників та одержанням необхідного дозволу від кожного з них) є надмірно складним або взагалі неможливим (телерадіоорганізації; особи, що здійснюють ретрансляцію телерадіопрограм; власники закладів, де відбувається публічне виконання творів, тощо).

Такий підхід водночас забезпечує дотримання прав суб'єктів авторського права як щодо дозволу на використання творів, так і стосовно отримання винагороди, та дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати використання необмеженого переліку творів без порушення майнових авторських прав, уклавши відповідний договір з однією організацією колективного управління.

Частиною другою статті 33 Закону № 3792-XII визначено, що договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов. Відсутність у договорі вказівки на конкретний твір, право на який передається за цим договором, означає, що сторонами в такому разі не визначено предмет договору, і, отже, він є неукладеним. Такі ж наслідки тягне за собою й відсутність у відповідному договорі хоча б однієї з умов, визначених істотною згаданою нормою як істотна (підпункт 30.2 пункту 30 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 ).