У порядку інформації та для врахування у розгляді справ надсилається огляд вирішених господарськими судами України спорів у справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, судові рішення в яких переглянуто в касаційному порядку Вищим господарським судом України.

1. Свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Компанія звернулася до господарського суду з позовом про визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації торговельної марки у зв'язку з її невідповідністю умовам наданої правової охорони - на дату подання заявки відповідне позначення було схожим настільки, що його можна сплутати, з фірмовим найменуванням позивача, яке було відомим в Україні.

Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено за мотивом відсутності законних підстав для визнання недійсною міжнародної реєстрації торговельної марки. Судові інстанції з посиланням на Цивільний кодекс України (далі - ЦК України) та Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дійшли висновку про те, що торговельна марка відповідає умовам надання правової охорони.

За результатами розгляду касаційної скарги у справі Вищий господарський суд України зазначив таке.

Відповідно до частини п'ятої пункту 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що поширення торговельної марки на Україну було завершено у 1997 році. Отже, до спірних правовідносин не могло бути застосовано як відповідні норми ЦК України, який набрав чинності з 01.01.2004, так і норми названого Закону у редакції, чинній на час прийняття рішення.

Що ж Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 23.12.1993, то згідно з пунктом 2 статті 6 цього Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Пунктом 3 цієї статті також передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Відомства заявки щодо однорідних товарів і послуг.

Апеляційний господарський суд у розгляді справи неправомірно застосував також пункт 1 статті 8 ЦК України (аналогія закону), зазначивши, що відносини, пов'язані з визначенням фірмового найменування відомим в Україні, можуть регулюватися статтею 25 названого Закону, яка містить приписи щодо охорони прав на добре відомий знак. Проте зазначені відносини не є подібними за змістом з огляду на те, що визнання знака добре відомим і відомість в Україні фірмового найменування є різними за своєю суттю поняттями.

Досліджуючи суть спірних відносин, суд першої інстанції правомірно призначив експертизу для роз'яснення питань, які потребують спеціальних знань, а саме, - питань стосовно оманливості торговельної марки та схожості її до ступеню змішування з фірмовим найменуванням позивача, яке було відомим в Україні. Проте в ухвалі про призначення судової експертизи не зазначено, яке ж найменування позивача він на підставі наявних у справі доказів вважає фірмовим. Отже, експертом на власний розсуд було визначено фірмове найменування позивача та здійснено відповідне порівняння.

Разом з тим питання визначення фірмового найменування має вирішуватися судом відповідно до чинного законодавства (в даному випадку - чинного на час проведення реєстрації спірної торговельної марки) та на підставі наявних у справі доказів. Проте судом не зазначено в оскаржуваному рішенні, на підставі яких доказів ним було визначено фірмове найменування позивача та ототожнено його з повним найменуванням.

Суд, перебравши на себе не притаманні йому функції експерта, сам дійшов висновку про те, що оскільки фірмовим найменуванням позивача та його вирізняльною частиною є певне словосполучення (а фактично це є повна назва фірми), спірна торговельна марка не схожа до ступеня змішування з фірмовим найменуванням позивача.

Оскільки зазначені порушення призвели до неповного з'ясування обставин справи та прийняття неправильного рішення, суд касаційної інстанції скасував судові рішення у справі і передав її на новий розгляд.

2. Для задоволення вимог щодо виплати компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням авторського права і (або) суміжних прав.

Товариство звернулося до господарського суду з позовом про визнання дій відповідача з публічного сповіщення телесеріалу шляхом його ретрансляції (трансляції) у власній мережі кабельного телебачення неправомірними; стягнення компенсації за порушення виключних майнових авторських прав на зазначений телесеріал.

Ухвалою господарського суду позов залишено без розгляду з посиланням на пункт 5 частини першої статті 81 Господарського процесуального кодексу України, оскільки позивачем не виконано вимоги суду щодо надання розгорнутого та обґрунтованого розрахунку заявленої до стягнення суми компенсації за порушення виключних майнових авторських прав.

Апеляційний господарський суд, з яким погодився Вищий господарський суд України, скасував зазначену ухвалу господарського суду першої інстанції з огляду на таке.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 52 Закону України "Про авторське право та суміжні права" при порушеннях будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав, передбачених статтею 50 цього Закону, недотриманні передбачених договором умов використання творів і (або) об'єктів суміжних прав, використанні творів і об'єктів суміжних прав з обходом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і (або) документів про управління правами чи створенні загрози неправомірного використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав та інших порушеннях особистих немайнових прав і майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав мають право подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій.

За приписами частини другої цієї ж статті замість відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд зобов'язаний у встановлених пунктом "г" цієї частини межах (у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат) визначити розмір компенсації, враховуючи обсяг порушення та (або) наміри відповідача.

В абзаці другому пункту 33 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 N 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні відповідних спорів господарським судам слід мати на увазі, що компенсація підлягає виплаті у разі доведення факту порушення майнових прав суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, а не розміру заподіяних збитків; таким чином, для задоволення вимоги про виплату компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням авторського права і (або) суміжних прав.

Для визначення суми такої компенсації господарський суд має дослідити об'єктивні критерії, що можуть свідчити про орієнтовний розмір шкоди, завданої неправомірним використанням об'єкта авторського права, та в даному випадку з'ясувати: суму можливої винагороди за аналогічне використання спірного твору на умовах ліцензійного договору, яка встановлювалася суб'єктом авторських прав за попередніми угодами або відповідає усталеній практиці в даній сфері; обсяг порушення (одноразове чи багаторазове використання спірних об'єктів) тощо.

З урахуванням наведеного витребувані місцевим господарським судом розгорнуті розрахунки суми компенсації за порушення авторських прав не є єдиною обставиною, на якій може ґрунтуватися рішення зі справи, а відтак відсутніми були підстави для залишення позову без розгляду.

3. У розгляді справи про стягнення компенсації за порушення майнових авторських прав господарському суду слід встановити та дослідити фактичні обставини, пов'язані з необхідністю визначення адекватного порушенню розміру компенсації (за умови наявності порушення). Відповідні мотиви визначення розміру компенсації мають бути наведені в судовому рішенні.

Позивач звернувся до господарського суду з позовом про стягнення з відповідача (телекомпанії) суми компенсації за порушення майнових авторських прав на твори (слова та музику до пісень) шляхом публічного сповіщення відповідних творів без дозволу уповноваженої особи та без сплати авторської винагороди.

Відповідно до статті 440 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) майновими правами інтелектуальної власності на твір є: право на використання твору; виключне право дозволяти використання твору; право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Згідно з статтею 443 ЦК України використання твору здійснюється лише за згодою автора, крім випадків правомірного використання твору без такої згоди, встановлених цим Кодексом та іншим законом.

Статтею 445 ЦК України встановлено, що автор має право на плату за використання його твору, якщо інше не встановлено цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до частини першої статті 47 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон) суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління.

За приписами частин другої і третьої статті 15 та пункту "а" статті 50 Закону використання твору без дозволу особи, яка має авторське право, є порушенням авторського права.

Згідно з підпунктом "г" частини першої статті 52 Закону при порушеннях будь-якою особою авторського права, передбачених статтею 50 цього Закону, суб'єкти авторського права мають право подавати позови про виплату компенсацій, тоді як підпунктом "г" частини другої цієї статті встановлено, що суд має право постановити рішення про виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

З огляду на наведене для правильного вирішення даного судового спору попереднім судовим інстанціям на підставі ретельної оцінки усіх поданих сторонами доказів належало:

- ідентифікувати усі спірні твори та їх авторів;

- встановити обсяг повноважень позивача з управління майновими авторськими правами щодо кожного зі спірних творів;

- з'ясувати правові підстави фактичного використання відповідачем спірних творів;

- встановити та дослідити фактичні обставини, пов'язані з необхідністю визначення адекватного порушенню розміру компенсації (за умови наявності порушення).

Частиною першої статті 38 Господарського процесуального кодексу України встановлено таке: якщо подані сторонами докази є недостатніми, господарський суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору.

Водночас розмір компенсації входить до предмету доказування у справі.

Стягнення компенсації є одним з видів відповідальності за порушення авторського права, який застосовується як альтернативний захід у випадку неможливості точного обчислення завданих у зв'язку з правопорушенням збитків та розміру отриманого порушником доходу. У визначенні розміру такої компенсації господарським судам необхідно виходити з конкретних обставин справи і загальних засад цивільного законодавства, встановлених статтею 3 ЦК України, зокрема, справедливості, добросовісності та розумності.

Розмір компенсації має визначатися судом у межах заявлених вимог у залежності від характеру порушення, ступеню вини відповідача та інших обставин. Зокрема, враховується: тривалість порушення та його обсяг (одно- або багаторазове використання об'єкта авторського права); передбачуваний розмір збитків потерпілої особи; розмір доходу, отриманого внаслідок правопорушення; кількість потерпілих осіб; наміри відповідача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо. Відповідні мотиви визначення розміру компенсації мають бути наведені в судовому рішенні.

Таку ж правову позицію викладено і в пункті 33 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 N 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" (із змінами, внесеними згідно з рекомендаціями президії Вищого господарського суду України від 16.01.2008 N 04-5/5) .

Не з'ясувавши обставин, пов'язаних з визначенням розміру названої компенсації, та не навівши мотивів обґрунтування такого розміру, попередні судові інстанції припустилися порушення норм процесуального права, що стало підставою для скасування судових рішень, прийнятих по суті справи, та передачі останньої на новий розгляд до суду першої інстанції.

4. У справі за позовом про заборону використання корисної моделі господарському суду належало з'ясувати усі ознаки кожної зі спірних запатентованих корисних моделей, включені до незалежних пунктів їх формул та перевірити факт використання кожної з цих ознак, призначивши судову експертизу.

Підприємство звернулося до господарського суду з позовом про заборону користуватися корисними моделями, в тому числі тими, що розташовані на автомобілях відповідача.

Рішенням місцевого господарського суду, з яким погодився апеляційний господарський суд:

- вирішено позбавити належні відповідачеві автомобілі ознак корисних моделей, захищених належними позивачеві патентами, шляхом демонтажу;

- заборонено відповідачеві використовувати транспортні засоби, які відповідають корисним моделям, захищеним патентами позивача.