ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2021 року
м. Київ
Справа № 910/570/16
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Львова Б.Ю., Селіваненка В.П.
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача_ Огневюк Я.В., Огневюк Т.В. (адвокати),
відповідача_1- Джаловян І.А., Капітоненко О.В., Столяренко О.В.,
Харитончук О.Г. (адвокати),
відповідача_2 - Бідний Є.М. (адвокат),
відповідача_3 - Кудрицький Р.П. (адвокат),
відповідача_4 - не з`явився,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційні скарги акціонерного товариства "Сбербанк" та публічного акціонерного товариства "Сбербанк Росії"
на рішення господарського суду міста Києва від 18.04.2017 та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021
та касаційну скаргу акціонерного товариства "Сбербанк"
на додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.06.2021
у справі №910/570/16
за позовом акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"
до: публічного акціонерного товариства "Сбербанк" (правонаступник - акціонерне товариство "Сбербанк");
публічного акціонерного товариства "Сбербанк Росії";
Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент);
фізичної особи-підприємця Олєйнікова Ігоря Васильовича
про припинення порушення прав та зобов`язання вчинити дії.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Стислий зміст позовних вимог
1.1. Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (далі - ПАТ "Державний ощадний банк України", позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Сбербанк", правонаступником якого є акціонерне товариство "Сбербанк" (далі - АТ "Сбербанк", відповідач 1), Публічного акціонерного товариства "Сбербанк Росії" (далі - ПАТ "Сбербанк Росії", відповідач 2), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України правонаступником якого є - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" [Укрпатент] (далі - Укрпатент, відповідач 3), фізичної особи - підприємця Олєйнікова Ігоря Васильовича (далі - ФОП Олєйніков І.В., відповідач 4) про припинення порушення прав та зобов`язання вчинити дії.
1.2. Зокрема, позов подано про:
- визнання недійсними повністю належних АТ "Сбербанк" свідоцтв України: №183294 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП); №183296 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх послуг 36 класу МКТП;
- визнання частково недійсним належного АТ "Сбербанк" свідоцтва України №151584 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 14 класу МКТП;
- визнання недійсними повністю на території України належних ПАТ "Сбербанк Росії" міжнародних реєстрацій: №1069810 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП; №1114550 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП; №1117613 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП;
- визнання частково недійсними на території України належних ПАТ "Сбербанк Росії" міжнародних реєстрацій: №1113875 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП; №1113876 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП; №1116554 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 класу МКТП; №1120118 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 класу МКТП;
- зобов`язання Укрпатент внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України №183294 та №183296, визнання недійсним частково свідоцтва України №151584, зареєстрованих для товарів 14 класу МКТП, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
- зобов`язання Укрпатент повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними повністю на території України міжнародних реєстрацій №1069810, №1114550 та №1117613, визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій №1113875 та №1113876, зареєстрованих для товарів і послуг 9, 36 та 38 класів МКТП;
- заборону АТ "Сбербанк" незаконно використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116, володільцем якого є позивач, зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен;
- зобов`язання АТ "Сбербанк" внести зміни до своїх установчих документів, якими видалити з найменування товариства слово "Сбербанк" та подати оновлений варіант установчих документів на реєстрацію до державного реєстратора протягом трьох днів після внесення таких змін;
- зобов`язання ФОП Олєйнікова І.В. здійснити переделегування доменного імені sberbank.ua на користь ПАТ "Державний ощадний банк України" та вказати такі відомості у записі даного доменного імені: organization-loc: "Public Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine", (JSC "Oschadbank"), e-mail: administrator@obu.com.ua, address: HOSPITALNA 12G, address: KIEV, KYIV, postal-code: 01001, country: UA, address-loc: n/a, country-loc: UA, phone: +380.442478485, fax: +380.442478609, status: ok, status: linked, created: 2014-03-31 17:47:06+03, source: UAEPP.
1.3. Обґрунтовуючи позовні вимоги, ПАТ "Державний ощадний банк України" вказувало на те, що воно є власником знака для товарів і послуг "СБЕРБАНК" за свідоцтвом України №82116, зареєстрованого для послуг 36 класу МКТП. Позивач вважає, що торговельні марки за свідоцтвами України №151584, №183294, №18396 та за міжнародними реєстраціями №1069810, №1113875, №1113876, №1114550, №1116554, №1117613, №1120118 є схожими до ступеня змішування із торговельною маркою позивача і зареєстровані для споріднених товарів і послуг. ФОП Олєйніковим І.В. у мережі Інтернет здійснюється делегування доменного імені "sberbank.ua", яке є схожим до ступеня змішування з торговельною маркою позивача, а на сайті, який за ним закріплено, пропонуються фінансові послуги. Розрізняльною частиною доменного імені sberbank.ua є лише його словесна частина "sberbank", тому що частина ".ua" є загальним географічним доменом першого рівня, призначеним для ідентифікації приналежності його до певних доменів. Слово "sberbank", яке застосоване в оскаржуваному доменному імені "sberbank.ua", є транслітерацією латинськими літерами алфавіту торговельної марки "СБЕРБАНК". У 2015 році ПАТ "Сбербанк" змінило своє фірмове найменування з публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанку Росії" на ПАТ "Сбербанк". Частина найменування "публічне акціонерне товариство" є організаційно-правовою формою ПАТ "Сбербанк" і не має розрізняльної здатності, а тому розрізняльним елементом назви ПАТ "Сбербанк" є частина найменування у вигляді позначення "Сбербанк".
2. Стислий виклад судових рішень
2.1. Рішенням господарського суду міста Києва (суддя Марченко О.В.) від 18.04.2017, яке залишено без мін постановою Північного апеляційного господарського суду (колегія суддів: Отрюх Б.В., Грек Б.М., Остапенко О.М.) від 28.04.2021 у справі №910/570/16, позовні вимоги задоволено частково. Визнано недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг №183294, №183296, власником якого є АТ "Сбербанк"; визнано недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг №151584, власником якого є АТ "Сбербанк", в частині його реєстрації для всіх товарів 14 класу МКТП; визнано недійсною повністю міжнародну реєстрацію на торговельну марку №1069810, №1114550, №1117613, власником яких є ПАТ "Сбербанк Росії"; визнано недійсною міжнародну реєстрацію на торговельну марку № 1113875, власником якої є ПАТ "Сбербанк Росії" в частині її реєстрації для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП. Визнано недійсною міжнародну реєстрацію на торговельну марку №1113876, власником якої є ПАТ "Сбербанк Росії", в частині її реєстрації для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП; визнано недійсною міжнародну реєстрацію на торговельну марку №1116554, власником якої є ПАТ "Сбербанк Росії", в частині її реєстрації для всіх товарів 09 класу МКТП; визнано недійсною міжнародну реєстрацію на торговельну марку №1120118 власником якої є ПАТ "Сбербанк Росії", в частині її реєстрації для всіх товарів 09 класу МКТП. Зобов`язано Службу внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними повністю свідоцтв України №183294 та №183296 на знаки для товарів і послуг, визнання недійсним свідоцтва України №151584 на знак для товарів і послуг, в частині реєстрації його для всіх товарів 14 МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". Зобов`язано Службу повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними повністю на території України міжнародних реєстрацій №1069810, №1114550 та №1117613, визнання недійсними на території України міжнародних реєстрацій №1113875 та №1113876, в частині їх реєстрації для товарів 09 та послуг 36, 38 класів МКТП. Заборонено ПАТ "Сбербанк" незаконно використовувати знак для товарів і послуг "СБЕРБАНК" за свідоцтвом України №82116, володільцем якого є ПАТ "Державний ощадний банк України", зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен. Зобов`язано ФОП Олєйнікова І.В. здійснити переделегування доменного імені "sberbank.ua" на користь ПАТ "Державний ощадний банк України". Здійснено розподіл судових витрат. У задоволенні іншої частини позовних вимог - відмовлено.
2.2. Задовольняючи позовні вимоги в частині визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відповідача 1 та міжнародних реєстрацій відповідача 2 на торговельні марки недійсними, суд першої інстанції з яким погодився суд апеляційної інстанції, вказували на те, що судовою експертизою за результатом якої судовими експертами складено висновок №219/16 від 09.02.2017, було встановлено, що торговельні марки відповідача 1 та відповідача 2 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я ПАТ "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх товарів 09,14 та послуг 36 класів МКТП. Послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем "sberbank.ua", є спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 82116 . Висновок №219/16 є обґрунтованим та узгодженим з іншими матеріалами справи. Відповідачами не надано суду доказів на спростування зазначених позивачем у позові обставин та встановленого експертами у висновку №219/16.
2.3. Суд апеляційної інстанції також вказував на те, що обставини щодо схожості торговельних марок відповідача 1 та відповідача 2 та обставин того, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я ПАТ "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх товарів 09,14 та послуг 36 класів МКТП, а також обставини, що послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем "sberbank.ua", є спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України №82116 також підтверджено у висновку судової експертизи №1779 від 01.02.2019.
2.4. Оскільки позовні вимоги до Служби є похідними від вимог про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та міжнародних реєстрацій, то, відповідно, позов у частині зобов`язання відповідача 3 внести зміни до Реєстру також підлягають задоволенню.
2.5. Відхиляючи заяву АТ "Сбербанк" щодо застосування позовної давності, суди вказували на те, що позивачу стало відомо про порушення його прав на торговельну марку наприкінці 2015 року, а саме, коли АТ "Сбербанк" були вчинені дії щодо зміни найменування із "Дочірній банк Сбербанку Росії" на "СБЕРБАНК". Доказів протилежного відповідачами суду не надано. Отже, перебіг позовної давності почався з дня, коли позивач дізнався про порушення свого права наприкінці 2015 року (рішення про зміну найменування було прийнято 19.10.2015; нову редакцію статуту АТ "Сбербанк" було погоджено Національним банком України 26.01.2016), саме тому позовна давність не сплинула і підстави для застосування наслідків спливу позовної давності, передбачені статтею 267 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), відсутні.
2.6. Також, задовольняючи позовні вимоги про заборону АТ "Сбербанк" використовувати позначення "СБЕРБАНК" шляхом надання послуг ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, ділової документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен, суди виходили з того, що за результатами розгляду спору у даній справі встановлено обставини використання відповідачем 1 торговельної марки за свідоцтвом №82116 без згоди позивача шляхом реєстрації доменного імені "sberbank.ua", розміщення інформації про пропонування товарів і послуг в мережі Інтернет на сайті http://www.sberbank.ua/, у діловій документації тощо. Тобто судами встановлено обставини щодо використання відповідачем 1 торговельної марки за свідоцтвом №82116 способами, що визначені пунктом 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон). Такий спосіб захисту порушеного права не суперечить пункту 5 статті 16 Закону та узгоджується з положеннями пункту 1 статті 20 Закону; суди дійшли висновку про обґрунтованість та доведеність позивачем позовних вимог у цій частині.
2.7. Відмовляючи у задоволенні позовних вимог про зобов`язання АТ "Сбербанк" внести зміни до своїх установчих документів, якими видалити з найменування товариства позначення "СБЕРБАНК" та подати оновлений варіант установчих документів на реєстрацію до державного реєстратора протягом трьох днів після внесення таких змін, суди дійшли висновку про відсутність у статті 16 Закону такого способу захисту, як зобов`язання юридичної особи змінювати найменування шляхом видалення позначення та внесення змін в установчі документи. У свою чергу, суди вказували на те, що належним способом захисту в даному випадку є саме заборона використовувати торговельну марку у господарській діяльності, комерційному найменуванні, діловій документації тощо. Задоволення позовних вимог про заборону використовувати торговельну марку позивача, у тому числі у комерційному найменуванні, і буде мати своїм наслідком внесення змін до установчих документів.
2.8. Задовольняючи позовні вимоги в частині зобов`язання ФОП Олєйнікова І.В. здійснити переделегування доменного імені "sberbank.ua" на користь ПАТ "Державний ощадний банк України", суди зазначили про те, що матеріалами справи доведено обставини реєстрації цього доменного ім`я за відповідачем 1 у зв`язку із реєстрацією торговельної марки за свідоцтвом України №151584 на знак для товарів і послуг. Також матеріалами справи підтверджено, що реєстратором спірного доменного імені є ФОП Олєйніков І.В., що підтверджується роздруківкою з сайту WHOIS та електронним листування між позивачем та відповідачем 4. Враховуючи те, що доменне ім`я "sberbank.ua" зареєстроване та делегується на підставі свідоцтва України №151584, яке визнано недійсним у зв`язку із порушенням прав позивача на торговельну марку "СБЕРБАНК", та враховуючи те, що між позивачем та відповідачем 1 відсутні будь-які договірні відносини щодо правомірності використання відповідачем 1 торгівельної марки позивача, у тому числі шляхом використання торговельної марки "СБЕРБАНК" у доменних іменах, то таке використання також є порушенням прав ПАТ "Державний ощадний банк України". Судами встановлено, що такий спосіб захисту порушеного права є ефективним та не суперечить частині другій статті 16 ЦК України, а тому позовні вимоги в цій частині також підлягають задоволенню.
2.9. Зокрема, судові рішення попередніх судових інстанцій з посиланням на приписи статей 1, 5, 7, 14, 16, 20 Закону №3689-XII, статей 418, 492, 494, 495 ЦК України та статей 157, 193 Господарського кодексу України мотивовано необхідністю захисту порушеного права позивача як власника знака для товарів і послуг (словесне позначення "СБЕРБАНК").
3. Стислий виклад вимог касаційних скарг
3.1. Згідно зі штампом вхідної кореспонденції Касаційного господарського суду, АТ "Сбербанк" 03.06.2021 звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 18.04.2017 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021 зі справи № 910/570/16, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.
3.2. Також 07.06.2021 ПАТ "Сбербанк Росії" звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 18.04.2017 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021 зі справи №910/570/16, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.
3.3. АТ "Сбербанк" 07.07.2021 також звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.06.2021 зі справи №910/570/16 у частині, в якій задоволено заяву АТ "Державний ощадний банк України" про ухвалення додаткової постанови щодо розподілу судових витрат та стягнення з відповідачів 1,2 витрат на професійну правничу допомогу; ухвалити в цій частині нове рішення про зменшення розміру витрат на правову допомогу та розподілити їх стягнення між усіма відповідачами у справі.
4. Аргументи учасників справи
4.1. Аргументи касаційних скарг
4.1.1. Касаційні скарги АТ "Сбербанк" та ПАТ "Сбербанк Росії" подані на підставі пункту 1 частини першої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), з обґрунтуванням того, в чому полягає порушення норм матеріального права та неправильне застосування норм процесуального права судом першої інстанції після апеляційного перегляду справи апеляційною інстанцією, з урахуванням вимог пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України, пунктів 1 3, 4 частини другої статті 287 ГПК України, пунктів 5, 8 частини першої статті 310 ГПК України та пунктів 1, 3, 4 частини третьої статті 310 ГПК України.
4.1.2. Так, аналіз змісту касаційних скарг відповідачів свідчить, що касаційні скарги містять однакове обґрунтування підстав касаційного оскарження рішення суду першої інстанції і постанови суду апеляційної інстанції та містять однакові доводи щодо наявності підстав для скасування оскаржуваних судових рішень.
4.1.3. Зокрема, за твердженням відповідачів, наявні підстави для скасування рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції, оскільки прийняті судами попередніх інстанцій з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права.
4.1.4. Так, у касаційних скаргах відповідач 1 та відповідач 2 вказують на те, що:
- Відповідач 2 є іноземною юридичною особою та зареєстрований на території Російської Федерації, тобто в розумінні положень 365 ГПК України іноземною особою. Судами попередніх інстанцій розглянуто справу №910/570/16 за відсутності належного повідомлення про це відповідача 2; перелік процесуальних документів, який направлявся для вручення ПАТ "Сбербанк Росії" у формі судових доручень, містить лише інформацію щодо дати та часу розгляду справи, які, в свою чергу, на момент вручення судових доручень вже минули, що є прямим порушенням статей 120, 268, 270 ГПК України, а також статті 6 Європейської конвенції з прав людини;
- Судами порушено норми матеріального права та не враховано положення статті 16 Закону №3689-ХІІ у редакції від 25.06.2003, яка чітко визначає способи захисту порушених прав власника знаків для товарів, серед яких такий спосіб захисту порушених прав, як заборона іншим особам надавати послуги/реалізовувати товари, що ідентичні та/або споріднені послугам, для яких зареєстрований знак для товарів та послуг власника знака для товарів та послуг, законодавством не передбачений;
- Відсутній висновок Верховного Суду щодо застосування у подібних правовідносинах статті 16 ЦК України та пунктів 4, 5 статті Закону №3689-ХІІ, а саме: "відсутній висновок Верховного Суду щодо того, чи передбачає законодавство України такий спосіб захисту права на знак для товарів і послуг як заборона використання позначення шляхом застосування його в комерційному найменуванні";
- Відсутній висновок Верховного Суду щодо застосування у подібних правовідносинах статті 7 та статті 16 ЦК України, а саме: "щодо того, (і) чи передбачає законодавство України такий спосіб захисту права на знак для товарів і послуг як переделегування доменного імені та (іі) чи є переделегування доменного імені звичаєм ділового обороту";
- Судами попередніх інстанцій при винесенні оскаржуваних судових рішень не враховано правову позицію Верховного Суду щодо застосування абзацу другого пункту 3 статті 6 №3689-ХІІ та пунктів 4.3.2.4, 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила) у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 09.06.2020 у справі №910/15741/17 та від 15.07.2019 у справі №910/18587/16;
- Також судами не враховано висновків Верховного Суду стосовно застосування положення частини першої статті 261 ЦК України, викладених у постановах Верховного Суду від 28.01.2020 у справі №910/20564/16 та від 01.10.2020 у справі №910/16586/18. Зокрема, за твердженням відповідачів, судам необхідно було оцінити схожість порівняних позначень позивача та відповідачів з точки зору пересічного споживача, враховуючи практику Верховного Суду, викладену у постанові від 20.02.2018 у справі №922/3136/16, а також встановити та надати належну правову оцінку, у тому числі, і тому, коли, власне, виник конфлікт на ринку щодо оспорюваних позначень; позивач повинен довести, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права;
- Судами не було досліджено та не було надано правової оцінки обставинам наявності чи відсутності розрізняльної здатності торгових знаків відповідача 1 та відповідача 2 у порівнянні з торговим знаком позивача протягом усього періоду їх використання та до моменту звернення позивача з позовом. Зокрема, судами не досліджувались обставини щодо збільшення або зменшення розрізняльної здатності спірних торгових знаків, що безпосередньо впливає на висновок, чи існував конфлікт інтересів між сторонами з приводу використання торгових знаків, які містять словесний елемент "СБЕРБАНК";
- Також судами не взято до уваги та не надано взагалі жодної правової оцінки обставинам, які були встановлені в межах розгляду пов`язаної справи №910/9768/16 у період з 30.05.2016 по 29.11.2016, зокрема, що позивач використовував у своїй діяльності знак для товарів та послуг №82116, що складається виключно із словесного елементу "СБЕРБАНК" у поодиноких випадках, нетривалий період часу, у тих місцях, які фактично непомітні для клієнтів та лише у приміщеннях двох своїх відділень, тобто знак для товарів та послуг №82116 не набув відрізняльної здатності в процесі використання, що виключає конфлікт інтересів між позивачем та відповідачем 1;
- Судами також не досліджувалось принципове питання щодо моменту виникнення у ПАТ "Сбербанк" прав на фірмове найменування з відрізняльною частиною "СБЕРБАНК", оскільки, на думку відповідача 2, при виникненні конфлікту між засобами індивідуалізації має враховуватися принцип prior tempore - potior jure. Зокрема, при складанні висновку №1779 експерти визначили вид фірмового найменування та дати його використання виходячи зі статуту ПАТ "Сбербанк" у редакції від 19.10.2015, що дає всі підстави вважати, що при складанні висновку №1779 у цій частині експерти самостійно визначили вихідні дані для вирішення вказаного питання, що є виходом за межі їх компетенції. Водночас суд апеляційної інстанції взагалі не дослідив з точки зору пересічного споживача схожість до ступеню зміщуваності спірні позначення та не дослідив обставин щодо моменту виникнення конфлікту інтересів між позивачем та відповідачами на банківському ринку України щодо оспорюваних позначень, а також не врахував, що саме позивач повинен був довести, що він не міг дізнатися про порушення свого права. Вказані обставини призвели до невірного застосування статей 256, 257, частини першої статті 261 та частини третьої статті 267 ЦК України, а оскаржувані судові рішення прийнято без урахування висновків Верховного Суду щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладених у постановах від 09.06.2020 у справі №910/15741/17 та від 15.07.2019 у справі№910/18587/16;
- Судами порушено норми процесуального права, а саме: статей 73,75, 76, 77, 78, 79, 80, 86,101,104, 236 ГПК України щодо встановлення обставин справи, що мають суттєве значення на підставі недопустимих доказів. Зокрема, ненадання таким обставинам і наявним у справі доказам належної правової оцінки у їх сукупності і недослідження зібраних у справі доказів. Судом апеляційної інстанції необґрунтовано відхилено клопотання відповідача 1 щодо призначення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи. Вказані обставини свідчать про порушення судом вимог статей 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що відповідно до частини третьої статті 310 ГПК України є підставою для скасування оскаржуваних судових рішень;
- Також відповідачі наголошують на тому, що судові рішення підлягають безумовному скасуванню, оскільки справу розглянуто за відсутності належного повідомлення відповідача 2 про дату, час і місце судового засідання, що є підставою для скасування судового рішення відповідно до пункту 5 частини першої статті 310 ГПК України.
4.1.5. У касаційній скарзі на додаткову постанову суду апеляційної інстанції АТ "Сбербанк" вказує, що оскаржувана додаткова постанова суду апеляційної інстанції ухвалена з порушенням норм процесуального права, а саме статей 129, 237, 240, 243 ГПК України та без урахування висновків постанови Верховного Суду щодо застосування частини четвертої статті 126 ГПК України, викладених у постанові від 22.04.2021 у справі №911/50/20.
4.2. Аргументи, зазначені у відзивах на касаційні скарги
4.2.1. АТ "Державний ощадний банк України" у відзиві на касаційну скаргу просить залишити касаційні скарги ПАТ "Сбербанк Росії" та АТ "Сбербанк" без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва та постанову Північного апеляційного господарського суду без змін.
4.2.2. АТ "Державний ощадний банк України" зазначає, що зміст касаційних скарг в основному стосується переоцінки доказів, що виходить за встановлені статтею 300 ГПК України межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Оскаржувані судові рішення ухвалено відповідно до вимог матеріального та процесуального права, підстав її зміни чи скасування немає, а доводи касаційних скарг ґрунтуються на припущеннях та зводяться до намагань здійснити переоцінку обставин справи.
4.2.3. Позивач у відзиві на касаційну скаргу АТ "Сбербанк" на додаткову постанову суду апеляційної інстанції заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх незаконність та необґрунтованість, і просить скаргу залишити без задоволення, а додаткову постанову апеляційного господарського суду - без змін, як таку, що прийнята з дотриманням норм процесуального права.
5. Касаційне провадження
Ухвалою Верховного Суду від 15.06.2021 колегією суддів у складі Бенедисюка І.М. (головуючий), Булгакової І.В., Малашенкової Т.М.: відкрито касаційне провадження у справі №910/570/16 за касаційними скаргами АТ "Сбербанк" та ПАТ "Сбербанк Росії" на рішення господарського суду міста Києва від 18.04.2017 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021 зі справи №910/570/16; призначено розгляд вказаних касаційних скарг в засіданні Касаційного господарського суду на 22.07.2021 о 10:40.
5.1. У зв`язку з відпусткою суддів Булгакової І.В. та Малашенкової Т.М. склад судової колегії Касаційного господарського суду змінився, що підтверджується Витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 19.07.2021, який наявний в матеріалах справи, та визначено нову колегію суддів Касаційного господарського суду у складі: Бенедисюка І.М. (головуючий), Львова Б.Ю., Селіваненка В.П. у зазначеній справі.
5.2. Ухвалою Верховного Суду від 22.07.2021 розгляд касаційних скарг у справі №910/570/16 відкладено на 19.08.2021 о 10:00.
6. Обставини справи, встановлені судами першої та апеляційної інстанцій
6.1. 10.09.2007 АТ "Державний ощадний банк України" було видано свідоцтво України №82116 на знак для товарів і послуг "Сбербанк" (словесний), зареєстрований для послуг 36 класу МКТП "страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу" (заявка від 24.05.2006 № m200607492; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.09.2007).
6.2. Службою було зареєстровано торговельні марки на ім`я АТ "Сбербанк" і видано такі свідоцтва України:
- №151584 "" (заявка від 29.08.2011 №m201113537), для товарів 14 та 28 класів МКТП "дорогоцінні метали та їхні сплави, товари з дорогоцінних металів, або покриті ними, що не належать до інших класів; золотарські вироби; дорогоцінне (коштовне) каміння; браслети (золотарські вироби); брошки (золотарські вироби); вироби мистецькі з дорогоцінних металів; відзнаки, знаки розрізнювання з дорогоцінних металів; гагат, необроблений або частково оброблений; діаманти; дорогоцінні метали, необроблені або частково оброблені; запонки; затискачі для краваток; зливки дорогоцінних металів; золотарські вироби з емалі (клуазоне); золотарські вироби з жовтого бурштину; золоті нитки (золотарські вироби); золото необроблене або коване; іридій; каблучки (золотарські вироби); кільця або зв`язки для ключів (брелоки або кишеньки); ланцюжки (золотарські вироби); медалі; медальйони (золотарські вироби); мідні жетони; монети; намисто (золотарські вироби); намисто із спресованого бурштину; обереги (ладанки) (золотарські вироби); оливін (дорогоцінний камінь); осмій; паладій; перли (золотарські вироби); платина; погруддя з дорогоцінних металів; прикраси (оздоби) (золотарські вироби); прикраси з гагату; прикрашальні шпильки; родій; рутеній; самоцвіти (напівдорогоцінне (напівкоштовне) каміння); сережки; скриньки з дорогоцінних металів; скриньки на ювелірні вироби; слонова кістка (золотарські вироби); срібло необроблене або коване; статуетки (фігурки) з дорогоцінних металів; статуї з дорогоцінних металів; стрази (штучне каміння на золотарські вироби); цяцьковинки (золотарські вироби); шпильки (золотарські вироби); шпильки до краваток; шпінелі (дорогоцінне каміння) "; "ігри та іграшки; ялинкові прикраси; ведмеді плюшеві; дельтаплани; дзвоники для новорічних ялинок; зменшені моделі транспортних засобів; змії паперові; іграшкові автомобілі; параплани; пінятас (новорічні підвісні кошики з ласощами); прикраси для новорічних ялинок, крім електричних і ласощів; свічники для новорічних ялинок; хлопавки-цукерки (феєрверкові новорічні); шахи (гра); шашки (гра); ялинки новорічні штучні"; публікація відомостей про видачу свідоцтва була здійснена 10.02.2012 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 3;
- №183294 " " (заявка від 17.10.2013 №m201319021), для послуг 36 класу МКТП "страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; аналізування фінансове; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; послуги за дебетовими картками; зберігання цінностей; інформування про зміни біржового курсу; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; електронне переказування коштів; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; надавання позики на виплат (в кредит); обмінювання грошей; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); послуги щодо пенсійних виплат; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; надавання фінансових позик; позичання під заставу; посередництво біржове; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; факторингові операції; фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів"; публікація відомостей про видачу свідоцтва була здійснена 11.03.2014 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 5;
- № 183296 " " (заявка від 18.10.2013 №m201319156), для послуг 36 класу МКТП "страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; аналізування фінансове; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; послуги за дебетовими картками; зберігання цінностей; інформування про зміни біржового курсу; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; електронне переказування коштів; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; надавання позики на виплат (в кредит); обмінювання грошей; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); послуги щодо пенсійних виплат; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; надавання фінансових позик; позичання під заставу; посередництво біржове; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; факторингові операції; фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів"; публікація відомостей про видачу свідоцтва була здійснена 11.03.2014 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 5.
6.3. Суди також установили, що в свою чергу, ПАТ "Сбербанк Росії" є власником таких знаків для товарів і послуг:
- "Сбербанк-Премьер", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією №1069810; строк дії реєстрації - до 23.12.2020; вказану торговельну марку зареєстровано для послуг 36 класу МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 23.12.2010;
- "SBERBANK
Isnvestmen banking", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією №1114550; строк дії реєстрації - до 23.03.2022; вказану торговельну марку зареєстровано для послуг 36 класу МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 23.03.2012;
- "", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією №1117613; строк дії реєстрації - до 23.03.2022; вказану торговельну марку зареєстровано для послуг 36 класу МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 23.03.2012;
- "РЕСПЕКТ ОТ СБЕРБАНКА", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією №1113875; строк дії реєстрації - до 05.12.2021; вказану торговельну марку зареєстровано для товарів 01-34 та послуг 35-45 класів МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 05.12.2011;
- "СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією №1113876; строк дії реєстрації - до 05.12.2021; вказану торговельну марку зареєстровано для товарів 01-34 та послуг 35-45 класів МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 05.12.2011;
- "", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією №1116554; строк дії реєстрації - до 05.12.2021; вказану торговельну марку зареєстровано для товарів 09 та послуг 35, 36, 38 класів МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 05.12.2011;
- "", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією №1120118; строк дії реєстрації - до 20.04.2022; вказану торговельну марку зареєстровано для товарів 09 та послуг 35, 36, 38 класів МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 05.12.2011.
6.4. Вважаючи, що торговельні марки відповідачів за вказаними вище свідоцтвами України та міжнародними реєстраціями не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки схожі настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "СБЕРБАНК", яка була раніше зареєстрована для таких саме послуг, або ж споріднених товарів та послуг за свідоцтвом №82116 та вважаючи, що ПАТ "Сбербанк" незаконно використовує торговельну марку "СБЕРБАНК" у доменному імені "sberbank.ua" і у своєму фірмовому найменуванні, надає фінансові послуги із використанням торговельної марки "СБЕРБАНК" та рекламує їх у мережі Інтернет, АТ "Державний ощадний банк України" звернувся з позовом у даній справі.
6.5. За твердженням позивача, торговельні марки за оспорюваними свідоцтвами України та міжнародними реєстраціями є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "СБЕРБАНК", яка раніше зареєстрована в Україні на ім`я "Ощадбанку" для послуг 36 класу МКТП та споріднених з ними товарів 9, 14 класу МКТП. Сбербанк без дозволу "Ощадбанку" використовує торговельну марку "СБЕРБАНК" у власній господарській діяльності, зокрема, надає фінансові послуги, для яких такий знак зареєстрований, використовує таку торговельну марку у фірмовому найменуванні, а також у мережі Інтернет, шляхом реєстрації за собою доменного імені.
6.6. Відповідно до матеріалів справи для правильного вирішення спору та дослідження всіх обставин справи в повній мірі ухвалою господарського суду міста Києва від 18.07.2016 призначено у справі №910/570/16 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (далі - Центр).
6.7. На вирішення судовому експерту були поставлені такі питання:
- "Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №183294 та №183296 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 стосовно послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків? ";
- "Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №151584 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно товарів 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?";
- "Чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1113875 та №1113876 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 стосовно послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків? ";
- "Чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 1113875 та №1113876 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно товарів 9 та послуг 36 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків? ";
- "Чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1116554 та №1120118 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків? ";
- "Чи є послуги 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 183294 та №183296 та міжнародні реєстрації №1069810, №1114550 та №1117613, такими самими та/чи спорідненими із послугами 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116? ";
- "Чи є товари 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №151584, такими самими та/чи спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116?";
- "Чи є товари 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1113875, №1113876, №1116554 та №1120118, такими самими та/чи спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116? ";
- "Чи використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 у доменному імені sberbank.ua? ";
- "Чи використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №151584 у доменному імені sberbank.ua? ";
- "Чи є послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем sberbank.ua, такими самими та/чи спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України №82116? ";
- "Чи містить фірмове найменування "Публічне акціонерне товариство "СБЕРБАНК" позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 настільки, що таке позначення і знак можна сплутати та/або позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги? ";