Постанова
Іменем України
21 липня 2021 року
м. Київ
справа № 296/3367/18
провадження № 61-16274св19
Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого - Висоцької В. С.,
суддів: Грушицького А. І., Калараша А. А., Петрова Є. В. (суддя-доповідач),
Ткачука О. С.,
учасники справи:
позивач - ОСОБА_1,
відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВАТУМ",
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Корольовського районного суду м. Житомира від 29 березня 2019 року у складі судді Драча Ю. І. та постанову Житомирського апеляційного суду від 29 липня 2019 року у складі колегії суддів: Коломієць О. С., Шевчук А. М., Талько О. Б.,
ВСТАНОВИВ:
Описова частина
Короткий зміст позовних вимог
У квітні 2018 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВАТУМ" (далі - ТОВ "НОВАТУМ") про заборону використання знаку для товарів і послуг.
На обґрунтування позовних вимог посилався на те, що він є власником знаків для товарів і послуг "ДОК ПРОФ" та "DОС PROF", що підтверджується договором від 02 березня 2015 року № 0203/15 про передачу прав на знаки для товарів і послуг, укладеним між ОСОБА_1 та Дочірнім підприємством "КМ ТЕХНО" та виданими на підставі вказаного правочину:
- Рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 02 грудня 2015 року № 19023, яким засвідчено наявність в ОСОБА_1 права власності на знак "ДОК ПРОФ", зареєстрований згідно зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг від 10 грудня 2012 року № 164785.
- Рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 02 грудня 2015 року № 19022, яким засвідчено наявність в ОСОБА_1 права власності на знак " DOC PROF", зареєстрований згідно зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг від 10 грудня 2012 року № 164784.
До моменту укладення вказаних договорів з ОСОБА_1, Дочірнє підприємство "КМ Техно" (далі - ДП "КМ Техно") видало ТОВ "Новатум" одиничні ліцензії на використання належних ОСОБА_1 знаків для товарів і послуг, що підтверджується наступним:
06 лютого 2014 року між ДП "КМ ТЕХНО" та ТОВ "НОВАТУМ" укладено ліцензійний договір на використання знаку для товарів і послуг - "ДОК ПРОФ".
06 лютого 2014 року між ДП "КМ ТЕХНО" та ТОВ "НОВАТУМ, укладено ліцензійний договір на використання знаку для товарів і послуг - "DOC PROF".
За таких обставин, на сьогодніміж ОСОБА_1 та ТОВ "НОВАТУМ" існують правовідносини, засновані на договорах, за якими були передані одиничні ліцензії, на належні ОСОБА_1 знаки для товарів і послуг "ДОК ПРОФ" та " DOC PROF".
Протягом багатьох років здійснювались колосальні зусилля для розвитку належних ОСОБА_1 торгових марок, з метою підтримки їх авторитету на ринку та отримання поваги від споживачів до продуктів, що надаються під брендамиОСОБА_1 .
Зважаючи на високий рівень конкуренції на ринку, з метою захисту торгових марок від посягань зі сторони третіх осіб, позивач звернувся до відповідача з проханням надати йому інформацію, яка підтверджує, що програмний продукт ТОВ "НОВАТУМ", який може реалізуватися на ринку під торговими марками "ДОК ПРОФ" та "DOC PROF", відповідає встановленим стандартам якості, за умови наявності яких можливе використання знаків для товарів і послуг - "DOC PROF" та "ДОК ПРОФ", проте відповіді не отримав, а лист повернувся із позначкою "За закінченням терміну зберігання".
На думку позивача, у ТОВ "НОВАТУМ" немає експертного висновку, що зареєстрований у Держспецзв`язку України, який засвідчує, що комплекс засобів захисту програмного забезпечення відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні на рівні Г2.
Також зазначав, що обидва ліцензійні договори з ТОВ "НОВАТУМ", на підставі яких була передана одинична ліцензія на використання торгової марки "ДОК ПРОФ", містять розділ № 3 "Відповідальність сторін", який застосовується виключно за наявності порушень умов договору та визначає такі санкції за порушення умов договору:
- якщо якість товарів, виготовлених з використанням знаку для товарів і послуг ЛІЦЕНЗІАРА, та послуг, надаваних з використанням знаку для товарів і послуг ЛІЦЕНЗІАРА, не відповідає вимогам п. 1.4 Договору, то ЛІЦЕНЗІАТ вживає всі заходи для досягнення якості зазначених товарів та послуг згідно з цими вимогами (п. 3.1 Ліцензійного договору).
- ЛІЦЕНЗІАР може заборонити ЛІЦЕНЗІАТУ використання знаку для товарів і послуг до досягнення якості товарів та послуг, яка відповідає вимогам п. 1.4 Договору (п. 3.2 Ліцензійного договору).
Посилаючись на вищевказане, просив суд заборонити ТОВ "НОВАТУМ" використання знаку для товарів і послуг "ДОК ПРОФ" та "DOC PROF" у всіх товарах 9 класу та послугах 35, 42 класів МКТП до приведення програмних продуктів ТОВ "НОВАТУМ", що реалізуються на ринку під торговою маркою "ДОК ПРОФ" та "DOC PROF", відповідно до Стандартів якості товарів і послуг, які виробляються чи надаються під торговими марками "ДОК ПРОФ" та "DOC PROF", які затвердженні 20 січня 2016 року.
Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій
Рішенням Корольовського районного суду м. Житомира від 29 березня
2019 року, залишеним без змін постановою Житомирського апеляційного суду від 29 липня 2019 року, у задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 відмовлено.
Відмовляючи у задоволенні позову, суди першої та апеляційної інстанцій виходили з безпідставності вимог позивача, їх недоведеності та необґрунтованості.
Позивач, звертаючись з позовними вимогами до відповідача, їх підставою вказував ненадання останнім доказів того, що програмний продукт ТОВ "Новатум", який реалізується під торговими марками "ДОК ПРОФ" та "DOCPROF" не відповідає Стандартам якості товарів і послуг.
Однак, це твердження спростовується матеріалами справи, зокрема, експертним висновком № 799, за результатами якого встановлено, що комплекс засобів захисту програмного забезпечення "Система електронного документообігу "ДОК ПРОФ ВЕБ" версії 1.х відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні на комплекс засобів захисту комп`ютерної програми "Система електронного документообігу "ДОК ПРОФ ВЕБ". Вимоги щодо забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу".
Також матеріали справи не місять будь-яких доказів на підтвердження того, що у позивача наявне будь-яке програмне забезпечення, яке реалізується ним під відповідними торговими марками "ДОК ПРОФ" та "DOC PROF".
Посилання позивача на документи, що були видані ТОВ "ТРАНСЛІНК КОНСАЛТИНГ", не є належними доказами у цьому спорі, оскільки вказана юридична особа не є власником свідоцтв на торгові марками "ДОК ПРОФ" та "DOC PROF", а лише користувачем цих торгових марок на рівні з ТОВ "НОВАТУМ".
Також судом відхилено доводи позивача про те, що програмний продукт відповідача не відповідає 37 іншим вимогам "Стандартів якості товарів і послуг, які виробляються чи надаються під торговими марками "ДОК ПРОФ" та "DOC PROF"щодо наявності певного функціоналу, оскільки є безпідставними, бо не стосуються предметадоказування у цьому спорі.
Надходження касаційної скарги до суду касаційної інстанції
У серпні 2019 року ОСОБА_1 подав до Верховного Суду касаційну скаргу на рішення Корольовського районного суду м. Житомира від 29 березня
2019 року та постанову Житомирського апеляційного суду від 29 липня
2019 року, у якій просить суд скасувати оскаржувані судові рішення та ухвалити нове, яким позов задовольнити.
Рух касаційної скарги у суді касаційної інстанції
Ухвалою Верховного Суду від 12 вересня 2019 року відкрито провадження у справі та витребувано її матеріали з суду першої інстанції.
25 вересня 2019 року справа № 296/3367/18 надійшла до Верховного Суду.
Ухвалою Верховного Суду від 08 липня 2021 року справу призначено до судового розгляду.
Аргументи учасників справи
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
Касаційна скарга мотивована тим, що судами першої та апеляційної інстанцій повно та всебічно не досліджено обставини, що мають істотне значення для справи, не надано належну оцінку доказам у справі. Зокрема, суди не звернули увагу на докази того, що позивач протягом багатьох років займається розробкою програмного забезпечення, яке реалізується на ринку під торговими марками "ДОК ПРОФ" та "DOC PROF".
Звертав увагу суду на умови ліцензійних договорів, за якими ТОВ "НОВАТУМ" надавались ліцензії на використання належних ОСОБА_1 торгових марок:
п. 1.4, обох Ліцензійних договорів визначає, що ЛІЦЕНЗІАТ (ТОВ "НОВАТУМ") має право використовувати товарний знак за умови, що якість товарів, виготовлених за цим договором, та послуг, надаваних за цим договором, не буде нижчою від якості товарів та послуг ЛІЦЕНЗІАРА (позивача).
п. 2 обох Ліцензійних договорів визначає, що ЛІЦЕНЗІАР має право один раз на рік перевіряти відповідність якості товарів та послуг ЛІЦЕНЗІАТА техніко - якісним показникам.
Вказані умови ліцензійних договорів, фактично деталізують положення частини восьмої статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та мають одну мету з вказаною нормою, яка полягає в тому, що ліцензіат зобов`язаний випускати продукт на ринок з якістю ліцензіара. Саме для досягнення вказаної мети запроваджується механізм контролю або перевірки якості.
В рішеннях судів нічого не вказується про те, що ТОВ "НОВАТУМ" порушило право ОСОБА_1 на контроль перевірки якості та йому не надано будь-якої правової оцінки. Це порушення договірних зобов`язань стало однією з підстав подачі позовної заяви, що прямо підтверджується листом від 29 грудня 2017 року та листом від 27 січня 2016 року.
Не дослідивши наявність порушення п. 2 обох Ліцензійних договорів, суд першої та апеляційної інстанцій, не застосував частину восьму статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", яка врегульовує правовідношення, що склались, водночас судами порушено статтю 263 ЦПК України та частину четверту статті 265 ЦПК України.
Також судом першої інстанції допущені процесуальні порушення, яким суд апеляційної інстанції не надав будь-якої правової оцінки.
12 грудня 2018 року суд першої інстанції закрив підготовче судове засідання та призначив справу до розгляду по суті, однак 05 лютого 2019 року суд прийняв відзив на позовну заяву, який було подано з пропущенням строків для його подання.
Разом із відзивом на позовну заяву, в порушення статті 83 ЦПК України, суд прийняв як доказ Експертний висновку Держспецзв`язку України про наявність у програмного продукту ТОВ "НОВАТУМ" функціонального профілю захищеності з рівнем гарантій Г-2.
29 березня 2019 року суд першої інстанції, не надаючи будь-якої правової оцінки підставам позову, прийняв рішення, засноване на єдиному доказі, наданому ТОВ "НОВАТУМ", а саме: на підставі експертного висновку Держспецзв`язку України про наявність у програмного продукту ТОВ "НОВАТУМ" функціонального профілю захищеності з рівнем гарантій Г-2.
Про те, що наявність вказаного функціоналу є лише однією із вимог Стандартів якості товарів і послуг, які виробляються чи надаються під торговими марками "ДОК ПРОФ" та "DOC PROF", затверджених 20 січня 2016 року, в рішенні суду першої інстанції нічого не зазначено.
Суд першої інстанції дійшов висновку, що програмне забезпечення відповідача має функціонал захисту Г-2, значить воно якісне. Про те, що окрім функціоналу захисту Г-2, програмний продукт повинен: бути наданий на перевірку; мати сертифікат виданий Державним підприємством "Державний центр інформаційних ресурсів України"; мати сертифікат ISO9001 на систему управління якістю, в оскаржуваних рішеннях взагалі нічого не вказано.
Вказував, що ТОВ "НОВАТУМ", використовуючи бездоганну репутацію торгових марок "ДОК ПРОФ" та "DOC PROF", реалізовано програмний продукт невідомо якої якості державному органу. Житомирська обласна державна адміністрація, закріплюючи своє волевиявлення у Протоколі рішення замовника про визначення переможця від 07 грудня 2017 року, вирішила придбати програмний продукт, який прямо заборонений для використання в державних органах, адже станом на 07 грудня 2017 року (на момент прийняття рішення Житомирською РДА) програмний продукт ТОВ "НОВАТУМ" не мав рівня захисту Г-2.
Доводи інших учасників справи
У жовтні 2019 року ТОВ "НОВАТУМ" подало до Верховного Суду відзив на касаційну скаргу ОСОБА_1, підписаний представником ОСОБА_4, у якому просить суд відмовити в задоволенні скарги, а оскаржувані рішення залишити в силі.
При цьому посилається на безпідставність доводів касаційної скарги, оскільки висновком експерта підтверджено, що програмний продукт, який може реалізуватись на ринку під торговими марками "ДОК ПРОФ" та "DOC PROF", відповідає встановленим стандартам якості, а тому інформація, зазначена в позові та касаційній скарзі, є недостовірною.
Фактичні обставини справи, встановлені судами
ОСОБА_1 є власником знаків для товарів і послуг "ДОК ПРОФ" та " DOC PROF", що підтверджується договором від 02 березня 2015 року № 0203/15 про передачу прав на знаки для товарів і послуг, укладеним між ОСОБА_1 та дочірнім підприємством "КМ ТЕХНО" та виданими на підставі вказаного правочину: рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 02 грудня 2015 року № 19023, яким засвідчено наявність права власності на знак "ДОК ПРОФ", зареєстрований згідно зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг від 10 грудня 2012 року № 164785; рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 02 грудня 2015 року № 19022, яким засвідчено наявність права власності на знак " DOC PROF", зареєстрований згідно зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг від 10 грудня 2012 року № 164784.
Знак для товарів та послуг зареєстровано класами міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, у тому числі за кл. 9 "Наукові, дослідницькі, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, аудіовізуальні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, детектувальні, аналізувальні, оглядові, рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання розподіляння чи використання електрики; апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записувані та завантажні медіа-файли, комп`ютерне програмне забезпечення, незаписані цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні пристрої; комп`ютери та комп`ютерні периферійні пристрої; водолазні костюми, водолазні маски, вушні затички для водолазів, носові затискачі для водолазів та плавців, рукавиці для водолазів, дихальні апарати для підводного плавання; пристрої для гасіння вогню".
До моменту укладення вказаних договорів з ОСОБА_1, дочірнім підприємством "КМ Техно" видано ТОВ "НОВАТУМ" одиничні ліцензії на використання належних йому знаків для товарів і послуг.
06 лютого 2014 року між дочірнім підприємством "КМ ТЕХНО" та
ТОВ "НОВАТУМ" укладено ліцензійні договори на використання знаку для товарів і послуг - "ДОК ПРОФ" та "DOC PROF".
За умовами зазначених договорів ліцензіар надав ліцензіату на термін дії договорів право на використання товарних знаків на території України за Свідоцтвами на товарний знак № 164784 та №164785 для всіх товарів
9 класу МКТП та послуг 35, 42 класів МКТП, вказаних у зазначених товарних знаків на території України відносно всіх товарів та послуг, для яких вони зареєстровані.
Суди також встановили, що після укладання зазначених договорів відповідач ТОВ "НОВАТУМ" відповідно до умов вказаних договорів та положень законодавства України, почав використовувати зазначені знаки у своїй господарській діяльності та продовжує їх використання до сьогодні.
Відповідно до п.1.5 Договорів ліцензіар зобов`язується перевіряти якість товарів, виготовлених ліцензіатом, та послуг, наданих ліцензіатом. Відповідно до розділу 2 Договорів передбачено право ліцензіара проводити таку перевірку один раз на рік. У випадку недотримання ліцензіатом
п.1.4 Договорів щодо якості товарів та послуг, останній вживає усі заходи для досягнення якості товарів та послуг згідно з цими вимогами. Відповідно до п. 3.2 Договорів ліцензіар може заборонити ліцензіату використання знаків для товарів і послуг у випадку порушення ним п. 1.4 Договорів.
На офіційному веб-порталі Держспецзв`язку України міститься "Перелік засобів технічного захисту інформації, дозволених для забезпечення технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом".
За порядковим номером 225 міститься інформація, що "Система електронного документообігу "ДОК ПРОФ ВЕБ" - "Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні на комплекс засобів захисту комп`ютерної програми "Система електронного документообігу "ДОК ПРОФ ВЕБ". Вимоги щодо забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу".
Також у вказаному переліку міститься інформація щодо експертного висновку № 799, дійсного з 22 грудня 2017 року до 22 грудня 2020 року.
За результатами експертизи було встановлено, що програмне забезпечення "ДОК ПРОФ ВЕБ" відповідає:
- вимогам до архітектури рівня гарантій Г-2;
- вимогам до середовища розробки рівня гарантій Г-2;
- вимогам послідовності розробки рівня гарантій Г-2;
- вимогам до середовища функціонування рівня гарантій Г-2;
- вимогам до документації рівня гарантій Г-2;
- вимогам до випробувань рівня гарантій Г-2;
- безпечній конфігурації та містить всі необхідні механізми захисту інформації, які реалізують визначену в детальному проекті політику безпеки.
Мотивувальна частина.
Позиція Верховного Суду
Відповідно до пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ" № 460-ІХ від 15 січня 2020 року, касаційні скарги на судові рішення, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом (08 лютого 2020 року).
Згідно із положенням частини другої статті 389 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
Відповідно до статті 400 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими. Суд касаційної інстанції перевіряє законність судових рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції.
Перевіривши доводи касаційної скарги, вивчивши аргументи, викладені у відзиві, Верховний Суд дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення з огляду на таке.