ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2021 року
м. Київ
Справа № 910/1138/19
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Колос І.Б. (головуючий), Бенедисюка І.М., Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Малихіної О.В.,
представників учасників справи:
позивача - компанії Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) - Нікулеско Д.С., адвокат (ордер від 12.01.2021), Пархоменко С.С., адвокат (ордер від 16.03.2021)
відповідачів - державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" - Ресенчук В.М. заст. начальника відділу (в порядку самопредставництва),
товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" - Проців Я.Я., адвокат (ордер від 15.02.2021),
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман" - не зʼявився,
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг"
на рішення господарського суду міста Києва від 27.02.2020 (суддя Мандриченко О.В.)
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2020 (головуючий суддя: Поляков Б.М., судді: Верховець А.А., Доманська М.Л.)
у справі № 910/1138/19
за позовом компанії Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited, далі - Компанія)
до: державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - ДП "Український інститут інтелектуальної власності") та товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" (далі - ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг"),
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман" (далі - ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Гетьман"),
про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг.
1. ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
Компанія звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог, яка розцінена судом як нова редакція позовних вимог та прийнята до розгляду) про:
- визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 187563 від 25.06.2014, № 187564 від 25.06.2014, № 187565 від 25.06.2014, № 187566 від 25.06.2014, № 187567 від 25.06.2014, № 187568 від 25.06.2014, № 188096 від 10.07.2014, № 188097 від 10.07.2014, № 188998 від 25.07.2014, № 188999 від 25.07.2014, № 210409 від 11.04.2016, № 190704 від 10.09.2014, № 190705 від 10.09.2014, № 190706 від 10.09.2014, № 190707 від 10.09.2014, які зареєстровані на ім`я ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг";
- зобовʼязання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними повністю свідоцтв України № 187563 від 25.06.2014, № 187564 від 25.06.2014, № 187565 від 25.06.2014, № 187566 від 25.06.2014, № 187567 від 25.06.2014, № 187568 від 25.06.2014, № 188096 від 10.07.2014, № 188097 від 10.07.2014, № 188998 від 25.07.2014, № 188999 від 25.07.2014, № 210409 від 11.04.2016, № 190704 від 10.09.2014, № 190705 від 10.09.2014, № 190706 від 10.09.2014, № 190707 від 10.09.2014, які зареєстровані на ім`я ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг", та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
- заборону ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" використовувати позначення "МЪРНАЯ", "МІРНА ПЛАТИНА, МЕРНАЯ ПЛАТИНА", "МІРНА. ЗАСТІЛЛЯ ЕКСПОРТНА", "МІРНА НА МОЛОЦІ ЕКСПОРТНА", "МІРНА. ДРЕВНІЙ КИЇВ ЕКСПОРТНА", "МІРНА. ТРАДИЦІЯ ЕКСПОРТНА", "МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ ЕКСПОРТНА", "ВОДКА МЕРНАЯ", "ГОРІЛКА МІРНА", "РУССКАЯ АРКТИКА", "СИБИРСКАЯ АРКТИКА", "НАША МАРКА КАЛИНОВА", "НАША МАРКА ПШЕНИЧНА, НАША МАРКА ПШЕНИЧНАЯ", "НАША МАРКА ПШЕНИЧНА ЕКСПОРТНА", "НАША МАРКА КЕДРОВА ЕКСПОРТНА", "НАША МАРКА КЛАСИЧНА ЕКСПОРТНА", а також інші позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками позивача за свідоцтвами України № 14590, № 37247, № 47015, № 47029 та № 141763 відносно всіх товарів і послуг, для яких вони зареєстровані, у тому числі шляхом нанесення їх на будь-який товар 33 класу МКТП, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Позовні вимоги мотивовані з посиланням на невідповідність оспорюваних торговельних марок умовам надання правової охорони станом на дату подання заявок на їх реєстрацію, оскільки вони є схожими до ступеня змішування з раніше зареєстрованими торговельними марками позивача для таких самих та споріднених товарів. Також позивач зазначає про те, що зареєстровані на імʼя ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" торговельні марки за оскаржуваними свідоцтвами України є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.
Згідно з ухвалою господарського суду міста Києва від 12.02.2019 зі справи № 910/1138/19, зокрема, залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Гетьман".
Відповідно до ухвали господарського суду міста Києва від 16.01.2020 зі справи № 910/1138/19, зокрема, здійснено заміну найменування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
Рішенням господарського суду міста Києва від 27.02.2020 зі справи № 910/1138/19 позов задоволено, з посиланням на його обґрунтованість. З ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" на користь Компанії стягнуто 86 445,00 грн. витрат зі сплати судового збору, 35 419,20 грн. витрат, повʼязаних з проведенням судової експертизи.
Згідно з ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.02.2020, зокрема, здійснено заміну відповідача-1 у справі його правонаступником - ДП "Український інститут інтелектуальної власності".
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2020 зі справи апеляційну скаргу ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" залишено без задоволення; рішення суду першої інстанції змінено у його мотивувальній частині та викладено у редакції постанови. В іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін.
В обґрунтування підстав зміни рішення суду першої інстанції у його мотивувальній частині суд апеляційної інстанції зазначив про те, що не погоджується з обрахуванням позовної давності, яке здійснено судом першої інстанції, проте також дійшов висновку, що позовна давність для звернення з позовом до суду позивачем не пропущена з підстав, наведених у постанові.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
У касаційній скарзі (з урахуванням заяви про усунення недоліків касаційної скарги) ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" просить скасувати судові рішення попередніх інстанцій, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.
2. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
В обґрунтування доводів касаційної скарги ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" зазначає про застосування судами попередніх інстанцій норми права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 01.10.2020 зі справи № 910/16586/18 (щодо визначення моменту початку перебігу позовної давності у справах про захист права інтелектуальної власності про визнання свідоцтв на знаки для товарів і послуг недійсними), від 12.12.2018 зі справи № 760/9576/16-ц (щодо обсягу і моменту виникнення прав у правонаступника у разі передачі свідоцтва на знак іншій особі) (пункт 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України, далі - ГПК України).
Також скаржник вказує на те, що ним оскаржуються судові рішення попередніх інстанцій й з підстав, передбачених частинами першою та третьою статті 310 ГПК України, про що зазначається у постанові Верховного Суду від 01.10.2020 зі справи № 910/16586/18 у подібних правовідносинах, а саме, суди не дослідили зібрані у справі докази щодо встановлення власника знаків для товарів та послуг (власником яких з 26.12.2018 є позивач) на момент реєстрації спірних знаків для товарів і послуг; щодо права ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" здійснювати реєстрацію спірних торговельних марок та щодо наявності у названого Товариства дозволу на таку реєстрацію, виданого власником знаків для товарів і послуг, які є схожими.
Скаржник зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, а саме щодо застосування до спірних правовідносин статті 6 septies (Знаки: реєстрація агентом чи представником власника без дозволу останнього) Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, яка набула чинності для України 25.12.1991 (пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України).
Доводи інших учасників справи
Компанія у відзиві на касаційну скаргу просила залишити судові рішення попередніх інстанцій без змін, а касаційну скаргу - без задоволення, посилаючись, зокрема, на їх ухвалення з додержанням норм матеріального та процесуального права.
23.03.2021 через "Скриню" Касаційного господарського суду та повторно 30.03.2021 засобами поштового звʼязку надійшов відзив на касаційну скаргу із заявою про поновлення строку для подання відзиву із зазначенням про те, що останні підписані "КЕП" представника ДП "Український інститут інтелектуальної власності" Л. Запорожець.
У судовому засіданні 22.04.2021 Суд, зʼясувавши, що відзив та заява про поновлення строку для подання відзиву не підписані представником ДП "Український інститут інтелектуальної власності" Л. Запорожець (підтверджується складеними актами від 23.03.2021 № 29.1-11/119 та від 30.03.2021 № 29.1-11/144 на підставі Інструкції з діловодства Верховного Суду), тобто, не містять підпису, у тому числі, й електронного цифрового підпису, залишив зазначені відзив та заяву про поновлення строку для подання відзиву без розгляду.
Рух справи
Згідно з ухвалою Верховного Суду від 22.02.2021 зі справи, зокрема, відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" на судові акти попередніх інстанцій у справі; розгляд касаційної скарги призначений на 18.03.2021.
Відповідно до ухвали Верховного Суду від 18.03.2021 розгляд касаційної скарги відкладався до 25.03.2021.
У звʼязку з тимчасовою непрацездатністю суддів Колос І.Б. та Селіваненка В.П. 25.03.2021 розгляд касаційної скарги не відбувся.
Згідно з ухвалою Верховного Суду від 12.04.2021 розгляд касаційної скарги у справі призначений на 22.04.2021.
3. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
Компанія є власником, зокрема, таких свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:
- свідоцтва № 14590 від 29.12.1999 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА" (заявка від 09.03.1998), зареєстрований для товарів і послуг 32, 33, 42 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП);
- свідоцтва № 174967 від 27.08.2013 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА ПОСОЛЬСЬКА" (заявка від 19.03.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 174968 від 27.08.2013 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА ПОСОЛЬСЬКАЯ" (заявка від 19.03.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 194282 від 10.12.2014 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА" (заявка від 24.10.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 141763 від 25.07.2011 на знак для товарів і послуг "АРКТИКА" (заявка від 04.03.2010), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 215324 від 11.08.2016 на знак для товарів і послуг "ARCTICA" (заявка від 11.02.2016), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 220966 від 26.12.2016 на знак для товарів і послуг "ARCTICA POLAR" (заявка від 08.08.2016), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 37247 від 15.01.2004 на знак для товарів і послуг "МЕРНАЯ" (заявка від 01.11.2002), зареєстрований для товарів і послуг 16, 21, 32, 33, 35, 43 класів МКТП;
- свідоцтва № 47015 від 15.02.2005 на знак для товарів і послуг "МІРНА" (заявка від 01.11.2002), зареєстрований для товарів і послуг 16, 21, 32, 33, 35, 43 класів МКТП;
- свідоцтва № 47016 від 15.02.2005 на знак для товарів і послуг "MERNAYA" (заявка від 01.11.2002), зареєстрований для товарів і послуг 16, 21, 32, 33, 35, 43 класів МКТП;
- свідоцтва № 47029 від 15.02.2005 на знак для товарів і послуг "Мірна. Медова з перцем" (заявка від 08.11.2002), зареєстрований для товарів і послуг 16, 21, 32, 33, 35, 43 класів МКТП;
- свідоцтва № 54611 від 17.10.2005 на знак для товарів і послуг "Мърная. На молоке" (заявка від 25.07.2003), зареєстрований для товарів і послуг 33, 35, 43 класів МКТП;
- свідоцтва № 154732 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг "МЕРНАЯ" (заявка від 12.01.2011), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 154733 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг "MERNAYA" (заявка від 12.01.2011), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 191190 від 25.09.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА" (заявка від 04.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 191634 від 10.10.2014 на знак для товарів і послуг "МЪРНАЯ" (заявка від 04.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП.
Компанія 26.12.2018 стала власником свідоцтв на знаки для товарів і послуг: № 37247, № 47015, № 47016, № 47029, № 54611, № 154732, № 154733, № 191190, № 191634, № 141763, № 215324, № 220966, № 14590, № 174967, № 174968, № 194282, а саме з дати публікації та реєстрації відомостей про передачу права власності на зазначені свідоцтва відповідно до рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.12.2018.
ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" є власником таких свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:
- свідоцтва № 210409 від 11.04.2016 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА КАЛИНОВА" (заявка від 10.10.2014), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 190704 від 10.09.2014 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА ПШЕНИЧНА НАША МАРКА ПШЕНИЧНАЯ" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 190705 від 10.09.2014 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА ПШЕНИЧНА ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 190706 від 10.09.2014 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА КЕДРОВА ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 190707 від 10.09.2014 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА КЛАСИЧНА ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 188998 від 25.07.2014 на знак для товарів і послуг "РУССКАЯ АРКТИКА" (заявка від 07.08.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 188999 від 25.07.2014 на знак для товарів і послуг "СИБИРСКАЯ АРКТИКА" (заявка від 07.08.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 187563 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА. ПЛАТИНА (МЕРНАЯ. ПЛАТИНА)" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 187564 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА. ЗАСТІЛЛЯ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 187567 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА НА МОЛОЦІ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 187565 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА. ДРЕВНІЙ КИЇВ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 187566 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА. ТРАДИЦІЯ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 187568 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 188096 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг "Водка Мерная" (заявка від 28.05.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 188097 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг "Горілка Мірна" (заявка від 28.05.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП.
Відповідно до висновку експертів від 23.09.2019 № 160/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, який складений судовими експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Чабанець Т.М. та Фоя О.А. щодо визначення схожості знаків для товарів і послуг позивача та відповідача-2, експертами встановлено:
- торговельні марки МІРНА. ПЛАТИНА (МЕРНАЯ. ПЛАТИНА), МІРНА. ЗАСТІЛЛЯ ЕКСПОРТНА, МІРНА НА МОЛОЦІ ЕКСПОРТНА, МІРНА. ДРЕВНІЙ КИЇВ ЕКСПОРТНА, МІРНА. ТРАДИЦІЯ ЕКСПОРТНА, МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ ЕКСПОРТНА, Водка Мерная, Горілка Мірна за свідоцтвами України № 187563, № 187564, № 187567, № 187565, № 187566, № 187568, № 188096, № 188097 є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими торговельними марками МЕРНАЯ, МІРНА, Мірна. Медова з перцем за свідоцтвами України № 37247, № 47015, № 47029 для таких самих або споріднених з ними товарів 33 класу МКТП;
- торговельні марки НАША МАРКА КАЛИНОВА, НАША МАРКА ПШЕНИЧНА НАША МАРКА ПШЕНИЧНАЯ, НАША МАРКА ПШЕНИЧНА ЕКСПОРТНА, НАША МАРКА КЕДРОВА ЕКСПОРТНА, НАША МАРКА КЛАСИЧНА ЕКСПОРТНА за свідоцтвами України № 210409, № 190704, № 190705, № 190706, № 190707 є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою НАША МАРКА за свідоцтвом України № 14590 для таких самих або споріднених з ними товарів 33 класу МКТП;
- торговельні марки РУССКАЯ АРКТИКА та СИБИРСКАЯ АРКТИКА за свідоцтвами України № 188998 та № 188999 є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою АРКТИКА за свідоцтвом України № 141763 для таких самих або споріднених з ними товарів 33 класу МКТП;
- торговельні марки МІРНА. ПЛАТИНА (МЕРНАЯ. ПЛАТИНА), МІРНА. ЗАСТІЛЛЯ ЕКСПОРТНА, МІРНА НА МОЛОЦІ ЕКСПОРТНА, МІРНА. ДРЕВНІЙ КИЇВ ЕКСПОРТНА, МІРНА. ТРАДИЦІЯ ЕКСПОРТНА, МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ ЕКСПОРТНА, Водка Мерная, Горілка Мірна, НАША МАРКА КАЛИНОВА, НАША МАРКА ПШЕНИЧНА НАША МАРКА ПШЕНИЧНАЯ, НАША МАРКА ПШЕНИЧНА ЕКСПОРТНА, НАША МАРКА КЕДРОВА ЕКСПОРТНА, НАША МАРКА КЛАСИЧНА ЕКСПОРТНА, РУССКАЯ АРКТИКА та СИБИРСКАЯ АРКТИКА за свідоцтвами України № 187563, № 187564, № 187567, № 187565, № 187566, № 187568, № 188096, № 188097, № 210409, № 190704, № 190705, № 190706, № 190707, № 188998 та № 188999 можуть вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари 33 класу МКТП, а саме, щодо власника раніше зареєстрованих торговельних марок МЕРНАЯ, МЬІРНАЯ, МІРНА, MERNAYA, МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ, МЪРНАЯ. НА МОЛОКЕ, МЕРНАЯ, MERNAYA, НАША МАРКА, НАША МАРКА ПОСОЛЬСЬКА, НАША МАРКА ПОСОЛЬСКАЯ, АРКТИКА за свідоцтвами України № 37247, № 37250, № 47015, № 47016, № 47029, № 54611, № 154732, № 154733, № 14590, № 174967, № 174968, № 141763.
4. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ