Постанова
Іменем України
14 квітня 2021 року
м. Київ
справа № 757/37903/18-ц
провадження № 61-607св20
Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого - Висоцької В. С.,
суддів: Грушицького А. І., Калараша А. А. (суддя-доповідач), Петрова Є. В.,
Ткачука О. С.,
учасники справи:
позивач - cпільне товариство з обмеженою відповідальністю "Конте Спа" (совместное общество с ограниченной ответственностью "Конте Спа"),
відповідачі: товариство з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест", ОСОБА_1,
третя особа - товариство з обмеженою відповідальністю "Конте Україна",
розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Печерського районного суду м. Києва від 22 травня 2019 року у складі судді Козлова Р. Ю. та на постанову Київського апеляційного суду від 02 грудня 2019 року у складі колегії суддів: Соколової В. В., Поліщук Н. В., Шкоріної О. І., у справі за позовом спільного товариства з обмеженою відповідальністю "Конте Спа" (совместного общества с ограниченной ответственностью "Конте Спа") до товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест", ОСОБА_1, третя особа - товариство з обмеженою відповідальністю "Конте Україна", про припинення порушення прав інтелектуальної власності,
ВСТАНОВИВ:
Описова частина
Короткий зміст позовних вимог
У серпні 2018 року cпільне товариство з обмеженою відповідальністю "Конте Спа" (совместное общество с ограниченной ответственностью "Конте Спа") (далі - СТОВ "Конте Спа") звернулося до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" (далі - ТОВ "Інтернет Інвест"), ОСОБА_1, третя особа - товариство з обмеженою відповідальністю "Конте Україна" (далі - ТОВ "Конте Україна"), про припинення порушення прав інтелектуальної власності.
Позовні вимоги мотивовано тим, що СТОВ "Конте Спа" є добре відомою компанією, створеною за законодавством Республіки Білорусь, яка виробляє одяг,
білизну, панчохи та шкарпетки. Продукція позивача продається в більше ніж
30 країнах світу, у тому числі і в Україні, та має високий попит серед споживачів. Як вбачається з огляду офіційного вебсайту позивача, позначення "ІНФОРМАЦІЯ_4" використовуються як на самому вебсайті позивача, так і в доменному імені " ІНФОРМАЦІЯ_1", за яким офіційний сайт позивача знаходиться в мережі Інтернет. Позначення "ІНФОРМАЦІЯ_4" зареєстровано як торговельна марка у багатьох країнах світу, зокрема, в Україні позивачем отримано два свідоцтва на знаки для товарів і послуг, а саме: 1) свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1" для товарів 3, 23, 25 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме:
3 клас - вироби парфумерні; мило; засоби косметичні; шампуні; 23 клас - нитки; пряжа; 25 клас - взуття; одяг; білизна спідня; колготки; 2) свідоцтво України
№ НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1" для послуг 35 класу МКТП.
Разом із цим, позивачу стало відомо, що в Україні в мережені Інтернет діє магазин за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, що позиціонує себе як офіційний інтернет-магазин позивача в Україні, що не відповідає дійсності. Інтернет-магазин використовує як в доменному імені " ІНФОРМАЦІЯ_3" так і на вебсайті за вказаним доменним іменем торговельні марки позивача "ІНФОРМАЦІЯ_4" за свідоцтвами України
№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Відповідно до інформації, наданої на виконання вимоги ухвали суду про забезпечення доказів, реєстратором доменного імені "ІНФОРМАЦІЯ_3" є
ОСОБА_1 .
Посилаючись на порушення прав інтелектуальної власності, СТОВ "Конте Спа" просило суд:
- зобов`язати ОСОБА_1 припинити порушення прав інтелектуальної власності СТОВ "Конте Спа" на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 шляхом припинення незаконного використання знаків та схожих із ними позначень, у тому числі наступними способами: використання в мережі Інтернет, у доменному імені " ІНФОРМАЦІЯ_3" і на вебсайті за доменним іменем " ІНФОРМАЦІЯ_3";
- заборонити ОСОБА_1 використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, зокрема, використовувати знаки та схожі із ними позначення, у тому числі наступними способами: використання в мережі Інтернет, в доменному імені " ІНФОРМАЦІЯ_3" і на вебсайті за доменним іменем " ІНФОРМАЦІЯ_3";
- зобов`язати ТОВ "Інтернет Інвест" переделегувати (передати) доменне ім`я "ІНФОРМАЦІЯ_3" СТОВ "Конте Спа".
Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій
Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 22 травня 2019 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного суду від 02 грудня
2019 року, позов задоволено.
Зобов`язано ОСОБА_1 припинити порушення прав інтелектуальної власності СТОВ "Конте Спа" на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, зокрема, шляхом припинення незаконного використання знаків та схожих із ними позначень, у тому числі наступними способами: використання в мережі Інтернет, в доменному імені " ІНФОРМАЦІЯ_3" і на вебсайті за доменним іменем " ІНФОРМАЦІЯ_3".
Заборонено ОСОБА_1 використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, зокрема, використовувати знаки та схожі із ними позначення, у тому числі наступними способами: використання в мережі Інтернет, в доменному імені " ІНФОРМАЦІЯ_3" і на вебсайті за доменним іменем "ІНФОРМАЦІЯ_3".
Зобов`язано ТОВ "Інтернет Інвест" переделегувати (передати) доменне ім`я "ІНФОРМАЦІЯ_3" СТОВ "Конте Спа".
Вирішено питання судових витрат шляхом стягнення з ОСОБА_2 на користь СТОВ "Конте Спа" судового збору за подачу позову у розмірі 5 286,00 грн.
Додатковим рішенням Печерського районного суду м. Києва від 19 вересня
2019 року стягнуто з ОСОБА_1 на користь СТОВ "Конте Спа" витрати за проведення експертизи у розмірі 10 582,00 грн та судовий збір у розмірі
2 643,00 грн.
Відмовлено представнику компанії СТОВ "Конте Спа" у задоволенні заяви про відшкодування витрат на правничу (правову) допомогу.
Рішення суду першої інстанції, з висновками якого погодився і апеляційний суд, мотивовано тим, що за результатами експертного дослідження, під час проведення якого судовим експертом було детально досліджені позначення, розміщені
в доменному імені " ІНФОРМАЦІЯ_3" та на вебсайті за вказаним доменним іменем,
а також торговельні марки за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг
№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, що належать позивачу, достеменно встановлено,
що позначення " ІНФОРМАЦІЯ_3", " ІНФОРМАЦІЯ_4", використані
в доменному імені " ІНФОРМАЦІЯ_3", реєстратором якого є ОСОБА_1, є схожими із торговельними марками за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг
№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати.
Експертом також встановлено, що товари, які пропонуються до продажу та продаються на інформаційному ресурсі (сайті) ІНФОРМАЦІЯ_2, є такими самими або спорідненими з товарами 25 класу МКТП, стосовно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1, а також є спорідненими з такою послугою 35 класу МКТП, як представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, пов`язаною із введенням в цивільний оборот товарів 25 класу, стосовно якої зареєстровано знак за свідоцтвом України № НОМЕР_2 .
Вказане свідчить про порушене право позивача, який не надавав дозволу на використання позначення " ІНФОРМАЦІЯ_4" за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та
№ НОМЕР_2 в доменному імені " ІНФОРМАЦІЯ_3" та на вебсайті за вказаним доменним іменем, у зв`язку з чим вимога стосовно заборони використання торговельних марок " ІНФОРМАЦІЯ_4" в доменному імені " ІНФОРМАЦІЯ_3" та на вебсайті за вказаним доменним іменем є такою, що ґрунтується на нормах чинного законодавства та підлягає задоволенню. Позовні вимоги щодо припинення порушення відповідачем ОСОБА_1 прав позивача на торговельні марки за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 шляхом незаконного використання торговельних марок позивача в доменному імені " ІНФОРМАЦІЯ_3" та на вебсайті за вказаним доменним іменем і заборони використання відповідачем об`єктів права інтелектуальної власності є доведеними належними, допустимими та достатніми доказами, враховуючи висновок експерта, та такими, що підлягають задоволенню.
Задовольняючи позовні вимоги в частині зобов`язання ТОВ "Інтернет Інвест" здійснити переделегування доменного імені "ІНФОРМАЦІЯ_3" на користь позивача, суди першої та апеляційної інстанцій виходили з того, що законодавством не передбачено, який саме спосіб захисту має бути застосований у справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені, а тому, застосовуючи принцип найбільш справедливого та ефективного способу захисту прав позивача, вважали доведеними позовні вимоги у вигляді переделегування доменного імені на користь позивача, який є власником спірного позначення.
Надходження касаційної скарги до суду касаційної інстанції
У січні 2020 року ОСОБА_1 подав до Верховного Суду касаційну скаргу на рішення Печерського районного суду м. Києва від 22 травня 2019 року (повний текст судового рішення виготовлено 04 червня 2019 року) та на постанову Київського апеляційного суду від 02 грудня 2019 року, в якій просить оскаржувані судові рішення скасувати та ухвалити нове судове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.
Рух касаційної скарги у суді касаційної інстанції
Ухвалою Верховного Суду від 16 січня 2020 року відкрито касаційне провадження
у справі та витребувано її матеріали з Печерського районного суду м. Києва.
У березні 2020 року справа № 757/37903/18-ц надійшла до Верховного Суду.
Ухвалою Верховного Суду від 25 січня 2021 року справу призначено до судового розгляду.
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
Касаційна скарга мотивована порушенням судами норм матеріального та процесуального права, зокрема, у зв`язку з тим, що позивач здійснив забезпечення доказів до подачі позову, проте протягом десяти днів із моменту задоволення вказаної заяви СТОВ "Конте Спа" не звернулося із позовною заявою. Таким чином, отримані докази (відомості про те, що саме ОСОБА_1 є реєстратором доменного імені "ІНФОРМАЦІЯ_3") суд не мав права використовувати.
Суди не звернули увагу на те, що при використанні ОСОБА_1 торговельних марок позивача діє принцип "вичерпання прав", оскільки на сайті за доменним іменем "ІНФОРМАЦІЯ_3" реалізуються виключно товари, які ввів в оборот позивач, а будь-яких товарів конкурентів немає.
На володіння доменного імені "ІНФОРМАЦІЯ_3" діє презумпція правомірності правочину, оскільки ОСОБА_1 є добросовісним власником доменного імені та законним шляхом набув своє право власності.
Суди не надали оцінки тому, що жодних збитків позивачеві завдано не було, оскільки ОСОБА_1 навпаки є постійним покупцем продукції позивача та надає йому можливість отримання доходу від реалізації своєї продукції.
Крім того, судами безпідставно задоволено позовні вимоги в частині переделегування спірного доменного імені, оскільки такий спосіб захисту порушеного права не передбачений законом.
Доводи інших учасників справи
У лютому 2020 року СТОВ "Конте Спа" подало до Верховного Суду відзив на касаційну скаргу, підписаний представником ОСОБА_3, у якому просить у задоволенні касаційної скарги відмовити, а оскаржувані судові рішення залишити без змін.
Відзив мотивовано безпідставністю доводів скарги та законністю і вмотивованістю висновків судів першої та апеляційної інстанцій. Твердження касаційної скарги про порушення позивачем десятиденного строку звернення до суду після задоволення заяви про забезпечення доказів до пред`явлення позову не може бути безумовною підставою для скасування законних судових рішень.
Посилання касаційної скарги на необхідність застосування до спірних правовідносин принципу "вичерпання прав" є помилковим з огляду на те, що позивачу належить свідоцтво України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4" 35 класу Ніццької класифікації товарів та послуг, що свідчить про можливість використання знаку з метою реклами виключно його власником.
Доводи касаційної скарги щодо неправильно обраного способу захисту в частині позовних вимог щодо переделегування доменного імені є безпідставними з огляду на те, що хоча вказаний спосіб захисту безпосередньо не визначений законом, проте законодавство не містить також і заборони стосовно передачі (переделегування) доменного імені.
Фактичні обставини справи, встановлені судами
Судами встановлено, що СТОВ "Конте Спа" є юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Республіки Білорусь (а. с.19-21, т. 1).
СТОВ "Конте Спа" є власником сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому використовується позначення "ІНФОРМАЦІЯ_4" (а. с. 21-31, т. 1).
СТОВ "Конте Спа" є власником: 1) свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4" для товарів 3, 23, 25 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), а саме: 3 клас - вироби парфумерні; мило; засоби косметичні; шампуні; 23 клас - нитки; пряжа; 25 клас - взуття; одяг; білизна спідня; колготки;
2) свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4": для послуг
35 класу МКТП, а саме: імпортно-експортні агентства; агентства комерційного інформування; рекламні агентства; наймання (орендування) місця на рекламу; демонстрування товарів; визначання громадської думки; вивчання ринку; ділове інформування; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); ділове розвідування; досліджування ринкове; поради щодо налагоджування і керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо керування справами; консультування фахове щодо підприємництва; керування справами артистів-виконавців; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; обробляння текстів; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; оформляння вітрин; ділове оцінювання; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; економічне прогнозування; аукціонний продаж; сприяння продажеві (посередництво); наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; публікування рекламних текстів; радіо-рекламування; розклеювання афіш, об`яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; рекламування; рекламування через комп`ютерну мережу; реклама поштою; телевізійне рекламування; збирання інформації до комп`ютерних баз даних; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; послуги щодо зв`язків з громадськістю; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); всі вищезазначені послуги, пов`язані із введенням у цивільний оборот товарів 3, 23, 25 класів (а. с. 31-35, 104-107, т. 1).
Також встановлено, що в Україні в мережі Інтернет діє магазин за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, де також використовується позначення " ІНФОРМАЦІЯ_4"
та здійснюється реалізація товарів позивача (а. с. 37-50, т. 1).
Протоколом огляду нотаріуса Республіки Білорусь Божко Ю. В. від 04 жовтня
2017 року встановлена наявність зазначеного сайту, здійснено роздруківки з нього, відповідність яких засвідчена нотаріусом (а. с. 51-52, т. 1).
У травні 2018 року СТОВ "Конте Спа" звернулося до Солом`янського районного суду м. Києва із заявою про забезпечення доказів, у якій просило витребувати у ТОВ "Хостінг Україна" інформацію стосовно власника вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_2 (а. с. 108-113, т. 1).
Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 30 травня 2018 року у справі № 760/13201/18 було витребувано у ТОВ "Хостінг Україна" інформацію стосовно власника вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_2 (а. с. 120-121, т. 1).
ТОВ "Хостінг Україна" у листі від 08 червня 2018 року вказало на те, що не надавало послуг із реєстрації вказаного доменного імені (а. с.124-125, т. 1).
У травні 2018 року СТОВ "Конте Спа" звернулося до Печерського районного суду
м. Києва із заявою про забезпечення доказів, у якій просило витребувати у
ТОВ "Інтернет Інвест" інформацію стосовно реєстратора доменного імені "ІНФОРМАЦІЯ_3" (а. с. 115-119, т. 1).
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17 травня 2018 року у справі
№ 757/24155/18 було витребувано у ТОВ "Інтернет Інвест" інформацію стосовно реєстратора доменного імені "ІНФОРМАЦІЯ_3" (а. с.122-123, т. 1).
На виконання вказаної ухвали суду ТОВ "Інтернет Інвест" надало інформацію про те, що замовником послуги з реєстрації доменного імені "ІНФОРМАЦІЯ_3" є
ОСОБА_1 (а. с.126, т. 1).
У серпні 2018 року СТОВ "Конте Спа" звернулося до суду із позовом.
Згідно з висновком експерта від 07 травня 2018 року № 137, складеним судовим експертом Жилою Б. В. за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, встановлено:
1) позначення "ІНФОРМАЦІЯ_4", використане в доменному імені " ІНФОРМАЦІЯ_3", не є тотожним із торговельними марками за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 та за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 .
Позначення " ІНФОРМАЦІЯ_4", використане в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_3, є схожим із торговельними марками за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг
№ НОМЕР_1 та за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати.
2) Позначення "ІНФОРМАЦІЯ_5", використані на інформаційному ресурсі (сайті) ІНФОРМАЦІЯ_2, є схожими із торговельними марками за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 та за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати.
3) Такі товари як колготки, панчохи, шкарпетки, гольфи, сукні, легінси, труси, бюстгальтери, шарфи, купальники, які пропонуються до продажу та продаються на інформаційному ресурсі (сайті) ІНФОРМАЦІЯ_2, є такими самими або спорідненими з товарами 25 класу МКТП, стосовно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1 .
Послуги стосовно пропонування до продажу та продаж таких товарів як колготки, панчохи, шкарпетки, гольфи, сукні, легінси, труси, бюстгальтери, шарфи, купальники, які надаються з використанням інформаційного ресурсу (сайту) ІНФОРМАЦІЯ_2, є спорідненими з такими товарами 25 класу МКТП як одяг, спідня білизна, колготки, відносно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1 .
Такі товари як колготки, панчохи, шкарпетки, гольфи, сукні, легінси, труси, бюстгальтери, шарфи, купальники, які пропонуються до продажу та продаються на інформаційному ресурсі (сайті) ІНФОРМАЦІЯ_2, є спорідненими з такою послугою 35 класу МКТП як представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, пов`язаною із введенням в цивільний оборот товарів 25 класу, стосовно якої зареєстровано знак за свідоцтвом України № НОМЕР_2
(а. с. 136-153, т. 1).
Також судами встановлено, що ОСОБА_1 19 жовтня 2018 року була
подана заявка на реєстрацію знака для товарів і послуг - графічного знаку
з використанням слова латинськими літерами "ІНФОРМАЦІЯ_4" (а. с. 6, т. 2). Дані про реєстрацію цього позначення відсутні.
ОСОБА_1 у судовому засіданні апеляційного суду визнані обставини щодо використання оспорюваного позначення як в назві сайту, так і в його оформленні.