Постанова
Іменем України
14 квітня 2021 року
м. Київ
справа 760/23323/17-ц
провадження № 61-19512св20
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого - Луспеника Д. Д. (суддя-доповідач),
суддів: Воробйової І. А., Гулька Б. І., Коломієць Г. В., Лідовця Р. А.,
учасники справи:
позивач - публічне акціонерне товариство "Фармак",
відповідачі: ОСОБА_1, державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності",
особа, яка подавала апеляційну скаргу, - ОСОБА_2,
представник особи, яка подала апеляційну скаргу, - адвокат Жухевич Олег Володимирович,
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу представника ОСОБА_2 - адвоката Жухевича Олега Володимировича, на ухвалу Київського апеляційного суду від 23 листопада 2020 року у складі колегії суддів: Лапчевської О. Ф., Болотова Є. В., Музичко С. Г.,
ВСТАНОВИВ:
1. Описова частина
Короткий зміст позовних вимог
У жовтні 2017 року публічне акціонерне товариство "Фармак" (далі - ПАТ "Фармак") звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, правонаступником якого є державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності", про визнання знаку (торгівельної марки) добре відомим в Україні та зобов`язання вчинити певні дії.
Позовна заява мотивована тим, що у вересні 2017 року ПАТ "Фармак" стало відомо, що ОСОБА_1 30 серпня 2017 року подано на реєстрацію заявку № m201719120 на комбінований знак для товарів і послуг, що містить у своєму складі словесну частину "Діазолін". Зазначене позначення стало добре відомим в України знаком по відношенню до ПАТ "Фармак", тому товариство вважало, що це позначення має бути визнано добре відомим знаком для товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати" з підстав, передбачених статтею 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".
ПАТ "Фармак" є одним з найбільших виробників лікарських засобів в Україні, продуктовий портфель якого налічував понад 200 лікарських засобів різних терапевтичних напрямків та форм випуску. ПАТ "Фармак" мало давню історію, що починалася з 1925 року - початок роботи Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М. В. Ломоносова, першого в Україні заводу з виробництва синтетичних лікарських засобів. Зокрема, з 1991 року відкрите акціонерне товариство "Фармак" (на час розгляду справи - ПАТ "Фармак") є правонаступником Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М. В. Ломоносова.
У 1966 році вийшла у продаж перша партія антигістамінного засобу "Діазолін". До виробництва вказаного препарату були залучені як працівники цеху № 1, так і хіміки Київського хіміко-фармацевтичного заводу
ім. М. В. Ломоносова.
З 1993 року АТ "Фармак" розпочало реєстрацію своїх знаків, під якими
здійснювалась реалізація лікарського препарату "Діазолін". Так, в Україні зареєстровано знаки для товарів і послуг " Діазолін" (свідоцтво
від 30 вересня 1996 року № 7323), " Діазолін" (свідоцтво від
17 лютого 2003 року № 30054 ) та "D iazoline" (свідоцтво від 15 квітня 2003 року № 31171 ). У Литві зареєстровано свідоцтво від 06 травня 2001 року № 41298 на знак " Диазолин Diazolinum" та свідоцтво від 13 травня 2002 року № 44406 на знак " Diazoline". У Киргизстані зареєстровано свідоцтво від 30 листопада 2005 року № 7475 на знак "Диазолин D iazolinum". У Грузії зареєстровано свідоцтво від 15 березня 2005 року № 15890 на знак "Диазолин". У Латвії зареєстровано свідоцтво від 20 квітня 2002 року № 49289 на знак "Diazolon". Також наявна міжнародна реєстрація від 30 вересня 1996 року № 661785 на знак " Диазолин Diazolinum".
Вважало, що саме через інтенсивне виробництво та реалізацію товарів
05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати" з використанням позначення "Діазолін комб." зазначене позначення стало добре відомим в України знаком по відношенню до АТ "Фармак".
Позивач зазначав, що позначення "Діазолін комб." підпадає під вимоги
статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" та відповідає таким факторам як тривалість, обсяг та географічний район використання знака, ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства та цінність, що асоціюється зі знаком.
Вважав, що заявка № m201719120 подана ОСОБА_1 на реєстрацію з порушенням прав ПАТ "Фармак" на добре відому торгівельну марку "Діазолін комб.".
З урахуванням викладеного та уточнень позовних вимог, ПАТ "Фармак", просило суд: визнати на його ім`я позначення "Діазолін комб." добре відомим знаком в Україні станом на 01 січня 2013 року для товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати"; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному Бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання позначення "Діазолін комб." добре відомим знаком в Україні відносно АТ "Фармак" станом на 01 січня 2013 року для товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати"; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою від 30 серпня 2017 року № m201719120 на ім`я ОСОБА_1 відносно всіх заявлених товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.
Короткий зміст судових рішень
Рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2018 року позов ПАТ "Фармак" задоволено.
Визнано, що станом на 01 січня 2013 року позначення "Діазолін комб." стало добре відомим в Україні знаком відносно ПАТ "Фармак" для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: фармацевтичні препарати.
Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання призначення "Діазолін комб." добре відомим в Україні знаком відносно ПАТ "Фармак" станом на 01 січня 2013 року для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: фармацевтичні препарати.
Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знаку для товарів і послуг за заявкою від 30 серпня 2017 року № m201719120 на ім`я ОСОБА_1 відносно всіх заявлених товарів та послуг 05 класу міжнародної класифікації товарів і послуг. Вирішено питання про розподіл судових витрат.
Не погоджуючись з указаним судовим рішенням, ОСОБА_2, як особа, яка не приймала участі у справі, в інтересах якого діяв адвокат Жухевич О. В., оскаржив його в апеляційному порядку.
Постановою Київського апеляційного суду від 26 лютого 2019 року апеляційну скаргу представника ОСОБА_2 - адвоката Жухевича О. В., задоволено частково.
Рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2018 року скасовано.
Провадження у справі в частині позовних вимог ПАТ "Фармак" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання знаку (торговельної марки) добре відомим в Україні, зобов`язання вчинити певні дії, закрито.
Роз`яснено, що розгляд вимог, провадження у справі щодо яких закрито, віднесено до юрисдикції господарського виду судочинства.
У задоволенні позовних вимог ПАТ "Фармак" до ОСОБА_1 про визнання знаку (торговельної марки) добре відомим в Україні, зобов`язання вчинити певні дії, відмовлено.
Вирішено питання про розподіл судових витрат.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 02 липня 2020 року касаційну скаргу ПАТ "Фармак" задоволено частково.
Постанову Київського апеляційного суду від 26 лютого 2019 року скасовано, справу передано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції (провадження № 61-7022св19).
Ухвалою Київського апеляційного суду від 23 листопада 2020 року апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника
ОСОБА_2 - адвоката Жухевича О. В., на рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2018 року у вищевказаній справі закрито.
Ухвала апеляційного суду мотивована тим, що предметом цієї цивільної справи є визнання знака для товарів і послуг "Діазолін комб." добре відомим в Україні відносно ПАТ "Фармак", а отже, посилання ОСОБА_2 на ймовірність оскарження його свідоцтва України № 212183 не можуть підтвердити чи спростувати відповідність позначення "Діазолін комб." умовам надання правової охорони, встановленим частиною другою статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", які є доречними при визнанні знаків добре відомими.
Крім того, ПАТ "Фармак" на сьогоднішній день не позбавлений звернутись до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів, як власник знаків DIAZOLINE, Диазолин Diazolinum, Діазолін за свідоцтвами України №№ 31171, 7323, 30054.
Перевіривши доводи позову ПАТ "Фармак" та доводи апеляційної скарги ОСОБА_2, апеляційний суд дійшов висновку, що права ОСОБА_2 рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2018 року не порушені. Судом не встановлено наявності у ОСОБА_3 інтересу, який може полягати у встановленні того, чи буде у зв`язку з прийняттям судового рішення у цій справі заявника наділено новими правами, чи буде покладено на нього нові обов`язки, або змінено його наявні права та/або обов`язки, а також те, наскільки участь цієї особи є важливою та чи можливе без неї правильне вирішення спору.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
У грудні 2020 року представник ОСОБА_2 - адвокат Жухевич О. В., подав до Верховного Суду касаційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення апеляційним судом норм процесуального права, просив скасувати оскаржене судове рішення та передати справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
Підставами касаційного оскарження судових рішень заявник зазначає те, що ухвала апеляційного суду від 23 листопада 2020 року постановлена з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права, без з`ясування всіх обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, зокрема, щодо порушення рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2018 року охоронюваних законом інтересів ОСОБА_2 та відсутності підстав для закриття апеляційного провадження відповідно до пункту 3 частини першої статті 362 ЦПК України.
Також суд апеляційної інстанції застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду від 02 вересня 2020 року у справі № 760/20934/18 (провадження № 61-7005св19).
Надходження касаційної скарги до суду касаційної інстанції
Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 25 січня 2021 року відкрито касаційне провадження в указаній справі й витребувано цивільну справу № 760/23323/17-ц з Солом`янського районного суду м. Києва.
Надіслано учасникам справи копії касаційної скарги та доданих до неї документів, роз`яснено їм право подати відзив на касаційну скаргу.
У лютому 2021 року справа надійшла до Верховного Суду.
Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 23 березня 2021 року клопотання ПАТ "Фармак" задоволено.
Замінено у справі № 760/23323/17-ц співвідповідача - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на його правонаступника - державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 30 березня 2021 року справу за позовом ПАТ "Фармак" до ОСОБА_1, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, правонаступником якого є державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності",про визнання знаку (торгівельної марки) добре відомим в Україні та зобов`язання вчинити певні дії призначено до розгляду в складі колегії з п`яти суддів у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у ній матеріалами.
Аргументи учасників справи
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
Касаційна скарга представника ОСОБА_2 - адвоката Жухевича О. В., мотивована тим, що апеляційним судом не враховано, що судом першої інстанції порушено норми процесуального права при вирішенні питання про залучення ОСОБА_2 в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. Заявник надав суду документи, які свідчать про його право власності на знак для товарів та послуг " ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА" за свідоцтвом України № 212183, а також про використання знака " ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА", тому він захищає свій законний інтерес на вільне володіння та розпорядження правом на знак.
Суд першої інстанції відмовив у вступі ОСОБА_2 у справу в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, з підстав, які не передбачені статтями 52, 188 ЦПК України, на які посилався суд першої інстанції. Суд апеляційної інстанції, безпідставно закриваючи апеляційне провадження, не усунув порушень процесуального права, допущених судом першої інстанції.
Судами не було належним чином перевірено наявність порушених законних інтересів ОСОБА_2, вони безпідставно відмовили йому у праві доступу до правосуддя та порушили норми процесуального права (стаття 52, пункт 3 частини першої статті 362 ЦПК України). Зазначене узгоджується з окремою думкою судді Київського апеляційного суду ОСОБА_5 у справі № 760/23323/17.
Безпідставно повернувши додатки до клопотання від 23 листопада 2020 року апеляційний суд унеможливив встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи.
Судом апеляційної інстанції не враховано висновки Верховного Суду щодо застосування відповідних норм права. В аналогічній справі № 760/20934/18 за позовом ПAT "Фармак" до ОСОБА_6, Міністерства економічного розвитку України про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торговельну марку, визнання її добре відомою в Україні та зобов`язання вчинити певні дії особа, яка не приймала участі у справі, та оскаржувала рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку, - ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", під час розгляду питання щодо наявності порушених прав чи законних інтересів ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Судом апеляційної інстанції було встановлено, що визнання знака "ДІАЗОЛІН. комб." добре відомим безпосередньо стосується охоронюваного законом інтересу ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" щодо безперешкодного використання позначення "Діазолін-Дарниця" при виробництві та продажу лікарського засобу "Діазолін-Дарниця".
Зазначене узгоджується з висновками, викладеними у Рішенні Конституційного Суду України від 01 грудня 2004 року № 18-рп/2004 у справі № 1-10/2004 "Про охоронюваний законом інтерес".
Доводи особи, яка подала відзив на касаційну скаргу
У лютому 2021 року AT "Фармак" подало до Верховного Суду відзив на касаційну скаргу, в якому зазначено, що оскаржуване судове рішення є законним і обґрунтованим, апеляційний суд правильно застосував норми процесуального права відповідно до встановлених фактичних обставин справи, надав належну правову оцінку доказам, наданим сторонами.
Фактичні обставини справи, встановлені судами
У 1991 році на базі Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М. В. Ломоносова була створена акціонерна фірма "Фармак", яка шляхом реорганізації (перетворення) у 1994 році перейменована у відкрите акціонерне товариство "Фармак", а згодом у публічне акціонерне товариство "Фармак", що передбачено статутом АТ "Фармак" за 1991 рік (а. с. 138-148, т. 2).
На ім`я АТ "Фармак" зареєстровано знаки для товарів і послуг: в Україні зареєстровано знаки для товарів і послуг " Диазолин Diazolinum" (свідоцтво від 30 вересня 1996 року № 7323), " Діазолін" (свідоцтво від 17 лютого 2003 року № 30054 ) та " Diazoline" (свідоцтво від 15 квітня 2003 року № 31171 ); в Литві свідоцтво від 06 травня 2001 року № 41298 на знак " Диазолин Diazolinum" та свідоцтво від 13 травня 2002 року № 44406 на знак "Diazolin", в Киргизстані свідоцтво від 30 листопада 2005 року № 7475 на знак " Диазолин Diazolinum"; в Грузії свідоцтво від 15 березня 2005 року № 15890 на знак "Диазолин"; в Латвії свідоцтво від 20 квітня 2002 року № 49289 на знак "Diazolоns", а також міжнародна реєстрація від 30 вересня 1996 року № 661785 на знак " Диазолин Diazolinum" (а. с. 249-250, т. 3; 3-49, т. 4).
АТ "Фармак" здійснює використання позначення " Диазолин" у латинському й українському варіанті написання - "Diasoline", "Diasolinum", "Diasolini", "Діазолін" із застосуванням різних шрифтів, регістрів, кеглів та насиченості літер, про що свідчать макети упаковок та етикеток на пляшки (флакони) за різні періоди на території України: макети групових етикеток "Диазолин" за 1998-2008 роки; макети етикетки на флакон за 2000 рік; макети нанесення тексту на фольгу контурної чарункової упаковки за 1998-2010 роки; макет упаковки (драже) за 2002-2010 роки; макет упаковки за 2008 рік, а також за кордоном: макети групових етикеток в країнах СНД, крім РФ за 2002 рік; макети групових етикеток в країнах СНД, крім РФ та Казахстану за 2003-2004 роки; макети групових етикеток в Білорусі за 2003 рік; макет упаковки (драже) в країнах СНД, крім РФ за 2002 рік; макети нанесення тексту на фольгу контурної чарункової упаковки в Білорусі за 2003 рік; макет упаковки (драже) в Білорусі за 2003 рік; макети нанесення тексту на фольгу контурної чарункової упаковки в країнах СНД за 2008 рік; макет групової етикетки "Диазолин" у країнах СНД за 2008 рік; макет упаковки (драже) в країнах СНД, крім РФ за 2008 рік; макет упаковки для країн СНД за 2008 рік; макети нанесення тексту на фольгу контурної чарункової упаковки в країнах СНД, крім РФ та Казахстану за 2003-2005 роки (а. с. 205-250, т. 2; 1-101, т. 3).
30 серпня 2017 року ОСОБА_1 подавав заявку № m201719120 на комбінований знак для товарів і послуг із словесною частиною "Діазолін" для широкого переліку товарів 05 класу МКТП.
ОСОБА_2 отримав права на знак для товарів і послуг " Діазолін-СБ-Фарма, зобр." за свідоцтвом України від 25 травня 2016 року № 212183 (дата подання заявки 24 грудня 2014 року).
01 листопада 2016 року ОСОБА_2 уклав ліцензійний договір з товариством з обмеженою відповідальністю "Фармат ЛТД", за умовами якого надав за плату право на використання знака для товарів та послуг " Діазолін-СБ-Фарма" за свідоцтвом України № 212183 стосовно товарів 5 класу МКТП.
10 листопада 2016 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Фармат ЛТД" та публічним акціонерним товариством "Вітаміни" було укладено договір комерційної концесії № 20161110, за умовами якого правовласник - товариство з обмеженою відповідальністю "Фармат ЛТД", надав користувачу - публічному акціонерному товариству "Вітаміни", за плату право на використання шляхом здійснення виробництва на виробничих потужностях лікарського засобу: "Діазолін-СБ-Фарма".