ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2021 року
м. Київ
Справа № 910/17738/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю.,
за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,
представників учасників справи:
позивача - компанії "Інфронт Ікс, ЛЛС" - Кушніра Ю.З.,
відповідача-1 - товариства з обмеженою відповідальністю "Омнігон." - Дроздовича О.С., ОСОБА_2,
відповідача-2 - товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" - не з`яв.,
відповідача-3 - фізичної особи-підприємця Квятковського Олега Болеславовича - Дроздовича О.С., ОСОБА_2,
третьої особи - товариства з обмеженою відповідальністю "Омнігон" - Яким`яка О.В.,
розглянув касаційні скарги:
1) товариства з обмеженою відповідальністю "Омнігон." (далі - ТОВ "Омнігон.")
на рішення господарського суду міста Києва від 28.01.2020
(суддя Паламар П.І.) та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.11.2020
(головуючий суддя - Пантелієнко В.О., судді Поляков Б.М. і Доманська М.Л.) та
додаткове рішення господарського суду міста Києва від 26.02.2020
(суддя Паламар П.І.),
постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.11.2020
(головуючий суддя - Пантелієнко В.О., судді Поляков Б.М. і Доманська М.Л.);
2) фізичної особи-підприємця Квятковського Олега Болеславовича (далі - Підприємець, ОСОБА_2)
на рішення господарського суду міста Києва від 28.01.2020
(суддя Паламар П.І.) та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.11.2020
(головуючий суддя - Пантелієнко В.О., судді Поляков Б.М. і Доманська М.Л.)
зі справи № 910/17738/18
за позовом компанії "Інфронт Ікс, ЛЛС" (далі - Компанія)
до: ТОВ "Омнігон.";
товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" (далі - ТОВ "Інтернет Інвест");
Підприємця
про заборону використання позначення, зобов`язання вчинити дії,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - товариство з обмеженою відповідальністю "Омнігон".
РУХ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
1. Позов було подано на підставі статей 489, 490 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статті 159 Господарського кодексу України, статей 6, 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" про:
- заборону ТОВ "Омнігон.": використовувати позначення "ОМНІГОН", "OMNIGON", "omnigon", "OG" (далі - Позначення) в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, у господарській діяльності та назві товариства;
- зобов`язання ТОВ "Омнігон." внести зміни до своїх установчих документів у частині виключення з повного та скороченого найменування товариства українською та англійською мовами Позначення;
- зобов`язання ТОВ "Інтернет Інвест" припинити делегування доменного імені (далі - ДІ) "omnigon.com.ua" та видалити з реєстру ДІ "omnigon.com.ua";
- заборону Підприємцю використовувати Позначення в мережі Інтернет, на веб-сторінках і на веб-сайтах, у господарській діяльності.
2. Позов обґрунтовано порушенням права позивача на комерційне (фірмове) найменування.
Короткий зміст рішень попередніх судових інстанцій
3. Рішенням господарського суду міста Києва від 28.01.2020: позов задоволено; заборонено ТОВ "Омнігон." використовувати Позначення в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, у господарській діяльності та назві товариства; зобов`язано ТОВ "Омнігон." протягом 10 днів з дня набрання рішенням суду законної сили внести зміни до його установчих документів у частині виключення з повного та скороченого найменування товариства українською та англійською мовами Позначення; зобов`язано ТОВ "Інтернет Інвест" припинити делегування ДІ "omnigon.com.ua" та видалити з реєстру ДІ "omnigon.com.ua"; заборонено Підприємцю використовувати Позначення в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, у господарській діяльності.
4. У прийнятті рішення суд виходив з обґрунтованості позовних вимог.
5. Додатковим рішенням господарського суду міста Києва від 26.02.2020: заяву Компанії про ухвалення рішення про судові витрати задоволено частково; стягнуто з ТОВ "Омнігон." на користь Компанії 53 399 грн. судових витрат; стягнуто з Підприємця на користь Компанії 53 399 грн. судових витрат; в іншій частині в заяві відмовлено.
6. У прийнятті зазначеного рішення суд виходив з обґрунтованості вимог Компанії саме у зазначених сумах.
7. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.11.2020 апеляційні скарги ТОВ "Омнігон." та Підприємця залишено без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 28.01.2020 з даної справи - без змін.
8. Постанову мотивовано правильністю висновків місцевого господарського суду, покладених в основу відповідного рішення.
9. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.11.2020 апеляційні скарги ТОВ "Омнігон." та Підприємця залишено без задоволення, а додаткове рішення господарського суду міста Києва від 26.02.2020 - без змін.
10. Дану постанову мотивовано співмірністю, обґрунтованістю та пропорційністю до предмета спору стягнутих судових витрат.
Короткий зміст вимог касаційних скарг
11. У касаційній скарзі до Верховного Суду ТОВ "Омнігон.", зазначаючи про порушення судами норм матеріального і процесуального права, просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 28.01.2020 і постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.11.2020 з даної справи та передати останню на новий розгляд до суду першої інстанції.
12. В іншій касаційній скарзі до Верховного Суду ТОВ "Омнігон.", зазначаючи про незгоду з висновками судів попередніх інстанцій, просить скасувати додаткове рішення господарського суду міста Києва від 26.02.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.11.2020 з цієї справи і передати останню на новий розгляд до суду першої інстанції.
13. Підприємець у касаційній скарзі до Верховного Суду, зазначаючи про помилковість висновків судів попередніх інстанцій, просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 28.01.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.11.2020 в даній справі і передати останню на новий розгляд до суду першої інстанції.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи ТОВ "Омнігон.", яке подало касаційні скарги
14. Судами неправильно застосовано норми матеріального права та порушено норми процесуального права, в тому числі Паризьку конвенцію про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року та приписи Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України). Судами не взято до уваги правові висновки, викладені в постановах Верховного Суду.
Доводи Підприємця, який подав касаційну скаргу
15. Судами не враховано висновки, вказані у рішеннях Верховного Суду, щодо застосування норм права у спірних відносинах, неправильно застосовано норми матеріального права та порушено норми процесуального права.
Доводи інших учасників справи
16. Компанія у відзиві на касаційну скаргу ТОВ "Омнігон." на рішення господарського суду міста Києва від 28.01.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.11.2020 заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх помилковість та про законність і обґрунтованість рішення судів попередніх інстанцій, прийняття їх за всебічного дослідження обставин справи, перевіреними доказами, з дотриманням норм матеріального та процесуального права, і просить рішення господарського суду міста Києва від 28.01.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.11.2020 залишити без змін, а скаргу - без задоволення.
17. Компанія у відзиві на касаційну скаргу ТОВ "Омнігон." на додаткове рішення господарського суду міста Києва від 26.02.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.11.2020 заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх безпідставність та необґрунтованість, і просить оскаржувані судові рішення залишити без змін, а скаргу - без задоволення.
18. Компанія у відзиві на касаційну скаргу Підприємця заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи, що останній використовував Позначення саме для цілей здійснення своєї підприємницької діяльності як фізична особа-підприємець, про законність та обґрунтованість оскаржуваних судових рішень, і просить останні залишити без змін, а скаргу без задоволення.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
19. Позивач з моменту реєстрації 22.01.2008 та після наступних перетворень здійснює свою діяльність у відносинах з іншими суб`єктами під комерційним найменуванням "Омнігон" (англ.- Omnigon).
21.05.2019 позивач змінив найменування з Омнігон Коммунікейшнс, ЛЛС (Omnigon Communications, LLC) на "Інфронт Ікс, ЛЛС", ("Infront X, LLC").
Зміни найменування здійснені за законодавством штатів Нью-Йорк та Делавер, США.
20. Після зміни найменування позивач продовжує використовувати своє повне найменування "Омнігон Коммунікейшнс, ЛЛС" і скорочене "Омнігон" ("Omnigon"), а також абревіатуру "OG" у господарській діяльності.
21. Основними видами діяльності позивача є комп`ютерне програмування, дизайн та розробка комп`ютерного та мобільного програмного забезпечення, графічний дизайн, розробка та дизайн веб-сайтів та інші послуги, пов`язані зі сферою інформаційних технологій, цифрового контенту та мобільних додатків у спорті, медіа та індустрії розваг.
22. ТОВ "Омнігон." утворене у 2009 році співзасновником позивача ОСОБА_1, який у липні 2013 року відступив належну йому частку у цьому товаристві ОСОБА_2, який на час розгляду справи є єдиним учасником та керівником ТОВ "Омнігон."
23. Основними напрямками діяльності ТОВ "Омнігон." є 58.29 видання іншого програмного забезпечення, 62.01 комп`ютерне програмування, 62.02 консультування з питань інформатизації, 62.03 діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням, 62.09 інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем, 63.11 оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність, 63.12 веб-портали.
Свою господарську діяльність ТОВ "Омнігон." здійснює на тому ж сегменті ринку, що й Компанія.
24. 12.11.2013 Компанією і ТОВ "Омнігон." укладено партнерський договір, за умовами якого назване товариство визнало належність позивачу виключного права на найменування та торгову марку "Омнігон" (англ. - Omnigon) та можливість використання останніх лише після отримання від позивача окремого дозволу щодо кожного випадку такого використання.
Партнерський договір був укладений шляхом обміну електронними листами, надісланими від імені ТОВ "Омнігон." його керівником ОСОБА_2 з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 та від імені Компанії її директором ОСОБА_3 з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2.
25. Позивач має пріоритет на використання фірмового найменування "Омнігон" (англ. "Omnigon"), що ідентифікує його в комерційній діяльності серед інших юридичних осіб.
26. 26.07.2018 згаданий партнерський договір було розірвано. За його умовами в разі розірвання цього договору ТОВ "Омнігон." має не більше ніж 90 днів на зміну своєї назви таким чином, щоб вона не була схожа на назву позивача за виглядом, звучанням, значенням, написанням чи у інший спосіб, незалежно від діяльності та/чи послуг, до надання яких залучене ТОВ "Омнігон."
Доказів виконання цього зобов`язання ТОВ "Омнігон." суду не подано.
27. ТОВ "Омнігон." продовжує використовувати комерційне (фірмове) найменування "Омнігон" під час своєї підприємницької діяльності (у пропозиціях продажу товарів та послуг, у мережі Інтернет, у системах пошуку персоналу тощо).
28. 04.08.2018 було зареєстроване ДІ "omnigon.com.ua". За цією доменною адресою знаходиться сайт під назвою " OMNIGON ", на якому англійською мовою представлено відомості про "OMNIGON" як про компанію з розробки, забезпечення та надання консультаційних послуг, подано рекламну інформацію про послуги, комерційну діяльність та персонал компанії "OMNIGON". Реєстрантом даного ДІ є ОСОБА_2, що є єдиним учасником та керівником ТОВ "Омнігон.", а також Підприємцем.
Володіючи правами на згадане ДІ, Підприємець використовує їх як у своїй підприємницькій діяльності, так і на користь заснованого ним ТОВ "Омнігон."
29. У матеріалах справи наявний висновок експерта від 11.03.2019 №14753 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведеної товариством з обмеженою відповідальністю "Київський експертно-дослідний центр", з якого вбачається, що на веб-сайті за адресою omnigon.com.ua та у ДІ "omnigon.com.ua" застосовано позначення, схожі настільки, що їх можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням Компанії.
30. З 26.07.2018 та до часу розгляду даної справи виключне право на використання на території України комерційного найменування та торгову марку "Омнігон" ("Omnigon") на підставі партнерського договору від 26.07.2018 належить третій особі.
31. Реєстратором, який здійснив відповідне делегування ДІ, є ТОВ "Інтернет Інвест".
32. Позивачем на підставі частин восьмої статті 129 ГПК України заявлено про розподіл судових витрат після ухвалення рішення по суті позовних вимог. Заявлені витрати становили 124 030 грн., у т.ч. 7 048 грн. витрат зі сплати судового збору, 68 200 грн. на професійну правничу допомогу, 17 232 грн. за залучення перекладачів, 1 550 грн. за нотаріальне посвідчення перекладу документів, 30 000 грн. на проведення експертизи.