ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2021 року
м. Київ
Справа № 910/11487/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Колос І.Б., Малашенкової Т.М.,
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача - Коваль А.М. - адвокат (довіреність від 07.02.2019 №б/н)
відповідача 1 - не зʼявився
відповідача 2 - Падалка О.Б. - адвокат (довіреність від 01.09.2020 №б/н)
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія-Трейдінг"
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.12.2020
за позовом МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США), (McDonaldʼs International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA)
до: державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності";
товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія-Трейдінг"
про визнання недійсним свідоцтв на знаки для товарів і послуг та зобовʼязання вчинити дії.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
1. МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США), (McDonaldʼs International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA) (далі - позивач, Компанія) звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (правонаступником якого є державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"; далі - відповідач-1) та товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія-Трейдінг" (далі - відповідач-2, ТОВ "Асканія-Трейдінг") про зобов`язання вчинити дії, зокрема:
визнати свідоцтво України від 11.10.2010 № 130111 на знак для товарів і послуг "McʼCorn" недійсним повністю;
зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України від 11.10.2010 № 130111 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
визнати свідоцтво України від 11.10.2010 № 130112 на знак для товарів і послуг "MacCorn" недійсним повністю;
зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України від 11.10.2010 № 130112 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2. Рішенням господарського суду міста Києва від 13.08.2020 (суддя Бондаренко-Легких Г.П.) у задоволенні позову відмовлено.
3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 03.12.2020 (колегія суддів у складі: Отрюх Б.В., Грек Б.М., Остапенко О.М.) рішення господарського суду міста Києва скасовано повністю; прийнято нове рішення, яким повністю задоволено позовні вимоги Компанії.
Визнано свідоцтво України від 11.10.2010 №130111 на знак для товарів і послуг "McʼCorn" недійсним повністю.
Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України від 11.10.2010 № 130111 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Визнано свідоцтво України від 11.10.2010 № 130112 на знак для товарів і послуг "MacCorn" недійсним повністю.
Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України від 11.10.2010 № 130112 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Короткий зміст вимог касаційної скарги
4. ТОВ "Асканія-Трейдінг", посилаючись на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, подало касаційну скаргу, в якій просить суд касаційної інстанції постанову апеляційного господарського суду зі справи скасувати, а рішення господарського суду міста Києва залишити в силі.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
5. Не погодившись з постановою суду апеляційної інстанції, ТОВ "Асканія-Трейдінг" посилається на неправильне застосування норм матеріального та порушення норм процесуального права.
6. Касаційна скарга подана на підставі пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України (щодо неправильного застосування статей 261, 267 Цивільного кодексу України без врахування висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах) та пункту 8 частини першої статті 310 ГПК України.
Доводи інших учасників справи
7. У відзиві на касаційну скаргу Компанія доводи касаційної скарги не визнає і погоджується із висновками суду апеляційної інстанції, а також просить постанову Північного апеляційного господарського суду залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
8. Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено таке.
9. 11.10.2010 Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (правонаступником якого є відповідач - 1) було зареєстровано дві словесні торгівельні марки "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" для товарів та послуг 30, 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, пов`язаних із різними продуктами харчування та напоями, і видала на ім`я відповідача - 2 відповідні свідоцтва України № 130111 та № 130112, що підтверджується офіційною інформацією щодо дії вказаних свідоцтв України, наведеною в офіційній базі даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" на офіційному інтернет сайті ДП "Укрпатент", а також публікацією про видачу даних свідоцтв відповідачу - 2, що була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 19 за 2010 рік.
10. Дата подання відповідачем - 2 відповідних заявок № m201010846 та № m201010848 - 14.07.2010.
11. На даний час торгівельні марки "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" фактично використовуються відповідачем 2 на ринку громадського харчування для маркування продуктів швидкого харчування - попкорну для мікрохвильової печі з 2011 року. Торгівельні марки "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" відповідач 2 використовує з використанням поєднання червоного, жовтого та білого кольорів.
12. Водночас, позивач є власником добре відомої торгівельної марки "Мс" для широкого переліку товарів і послуг у класах 29, 30, 43 Міжнародної класифікації товарів і послуг, пов`язаних з громадським харчуванням станом на 01.06.2009, що підтверджується рішенням Апеляційної Палати Державної служби інтелектуальної власності України від 26.12.2016, що набрало законної сили 18.01.2017. Торгівельна марка "Мс" для товарів та послуг 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг зареєстрована за позивачем на підставі свідоцтва України № 144001 від 08.02.2010.
13. Загалом, позивач є власником 89 торгівельних марок зі спільним словесним елементом - префіксом "Mc (Mаc)", зареєстрованих на території України.
14. При цьому, позивач використовує належні йому позначення у комбінаціях з переважно червоного, жовтого та білого кольорів.
15. На думку позивача, державна реєстрація торгівельних марок "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" за свідоцтвами № 130111 та № 130112 була здійснена із порушенням вимог чинного законодавства, яка порушує його права та охоронювані законом інтереси на добре відому торгівельну марку "Mc", інші добре відомі торгівельні марки зі спільним словесним елементом - префіксом "Mc", сім`ю (серію) із 49 раніше зареєстрованих торгівельних марок зі спільним словесним елементом - префіксом "Mc(Mаc)", які протягом тривалого часу інтенсивно та безперервно використовуються на ринку громадського харчування для позначення товарів харчування та напоїв у діяльності ресторанів позивача.
16. За твердженням позивача, зареєстровані торгові марки "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки відповідні торгові марки є:
- оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
- схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.
17. Торгові марки "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" є оманливими тому, що можуть породити помилкову асоціацію із позивачем та належною йому сім`єю (серією) торгівельних марок зі спільним словесним елементом - префіксом "Mc(Mаc)", в тому числі з огляду на фактичне використання спірних торгівельних марок відповідачем - 2 у поєднанні з комбінацією червоного, жовтого і білого кольорів для таких же самих та споріднених з ними товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. Відповідні асоціації породжують небезпеку введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари громадського харчування або надає послуги ресторанів.
Спірні торговельні марки "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" відповідача 2 повністю включають до свого складу добре відому та раніше зареєстровану торговельну марку "Мс" позивача, спільний елемент - префікс "Мс(Мас)" раніше зареєстрованої сім`ї (серії) торгівельних марок позивача, і при цьому суттєвою своєю частиною, а саме, вказаним префіксом "Мс(Мас)" відтворюють та імітують добре відому торговельну марку позивача "Мс", що здатне викликати змішування з даною добре відомою торговельною маркою.
18. На замовлення позивача судовим експертом Жилою Б.В. 09.07.2018 складено висновок експерта № 143 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.
19. Позивач також надав до матеріалів справи докази успішного відстоювання ним прав на належну йому добре відому торгівельну марку "Мс", що утворює відповідну сім`ю (серію) торговельних марок зі спільним елементом - префіксом "Мс(Мас)", на території США та Європейського Союзу.
20. За твердженням позивача, він довідався про дію в Україні оскаржуваних свідоцтв України № 130111 та № 130112 на спірні торговельні марки "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" 07.03.2018 з листа - відповіді представника позивача за №070318/134419, направленого позивачу за результатами проведеного представниками позивача пошуку щодо чинних в Україні реєстрацій схожих торгівельних марок до позначення "МасСоіn", згідно листа позивача з відповідними інструкціями від 27.02.2018 за № 270218. Засвідчені копії вказаних листів наявні в матеріалах справи.
21. В подальшому позивач направив відповідачу 2 пропозицію щодо добровільної відмови від спірних торговельних марок, проте відповідач 2 на пропозицію позивача не погодився, що і стало підставою для звернення до суду.
22. Предметом позову у справі є матеріально - правові вимоги позивача до відповідача 2 про визнання недійсними свідоцтв України № 130111 та № 130112 та до відповідача 1 про зобов`язання останнього внести відомості про визнання недійсними свідоцтв України № 130111 та № 130112 до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені відповідача - 1.
23. Відповідач - 2 проти задоволення позовних вимог заперечує з підстав спливу строку позовної давності щодо відповідних вимог, адже товарні знаки "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" було зареєстровано 11.10.2010 - за майже 8 років до направлення позивачем відповідачу - 2 листів з пропозицією добровільно відмовитись від свідоцтв України № 130111 та № 130112, при цьому товари під торговим знаком "Mc`Corn" були присутні на ринку весь цей час, тому позивач міг дізнатися про існування таких товарів та реєстрацію знаків "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" до березня 2018 року. З огляду на зазначене, відповідач 2 просить застосувати позовну давність до вимог позивача.
24. Відповідач 2 також надав в матеріали справи висновок експерта № G-003-TTM/18, складений 04.10.2018, складений судовим експертом Ткачук Т.М. на замовлення відповідача 2.
25. Враховуючи наявність в матеріалах справи висновків експертів, наданих сторонами, які викликали у суду обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, з огляду на їх суперечність один одному, а також для з`ясування причин розбіжностей у висновках, суд за власною ініціативою призначив у справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.
26. За результатами судової експертизи у справі судовим експертом Стародубовим І. В. був складений висновок експерта № 001-СІВ/19 від 20.12.2019, в якому наведені такі висновки щодо поставлених судом питань:
1 (2). Торговельні марки "Mc`Corn" за свідоцтвом України № 130111 та "Mаc`Corn" за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 не є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими торгівельними марками на ім`я МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) "" за свідоцтвом України № 4960 від 16.05.1994, "McDonald`s" за свідоцтвом України від 16.05.1994 № 4963.
Торговельні марки "Mc`Corn" за свідоцтвом України № 130111 та "Mаc`Corn" за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованою торгівельною маркою на ім`я МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) "Мс" за свідоцтвом України № 144001 від 12.09.2011, для таких самих або споріднених з товарами і послугами 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 43 класів МКТП товарів класу 30 МКТП та послуг класу 35 МКТП.
2 (3). Істотна складова частина "Мс (Мас)" в торговельних марках "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" за свідоцтвами України № 130111 та № 130112, яка відтворює належну МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) добре відому торгівельну марку "Мс" є імітацією, здатною викликати змішування з нею для таких самих та споріднених товарів і послуг 30-го та 35-го класів МКТП з товарами 29-го, 30-го класів МКТП та послуг 43-го класу МКТП "ресторани самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос" товарів 30-го та послуг 35 класу МКТП товарів 30-го та послуг 35 класу МКТП.
3 (4). Торговельні марки "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" за свідоцтвами України №№130111, 130112 від 11.10.2010 можуть ввести в оману щодо МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США), як особи, яка виробляє товари та надає послуги.
4 (5). У наданих матеріалах справи містяться відомості про фактори, які підтверджують обставини, що станом на 01.06.2009 для товарів 29 класу МКТП: "харчові продукти, виготовлені з м`яса, свинини, риби, свійської Птиці; коктейлі молочні", 30 класу МКТП: "сендвічі; сандвічі з м`ясом; сандвічі з свининою; сандвічі з рибою; сендвічі з курячим м`ясом"; тістечка; борошняні кондитерські вироби; морозиво" та послуг 43 класу МКТП: "ресторани самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос"; знак для товарів і слуг "Мс" вже був добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг компанії МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США).
5 (6). Знак "Мс", визнаний добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 26.12.2016, використовується у інших належних компанії МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) знаках для товарів і послуг за переліком згідно Таблиці 1 нижче, комерційних (фірмових) найменуваннях згідно Таблиці 2 нижче, назвах ресторанів "McDonald`s", продуктів харчування за переліком згідно Таблиці 3 нижче, веб-сайтах та доменних іменах за переліком згідно Таблиці 4 нижче, відомості про що містяться у матеріалах справи №910/11487/18.
6 (7). Знак "Мс", визнаний добре відомим за рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 26.12.2016, має розрізняльну здатність відносно товарів і послуг компанії МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США).
27. Проаналізувавши висновок експерта № 001-СІВ/19 від 20.12.2019, суд дійшов висновку про його обґрунтованість та узгодженість із іншими матеріалами справи та чинним законодавством України. Отже, складений за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності висновок експерта № 001-СІВ/19 від 20.12.2019 є належним і допустимим доказом у справі і заслуговує на увагу господарського суду у якості важливого доказу по справі у сукупності із іншими зібраними у справі доказами.
28. Суди дійшли висновку про те, що матеріалами справи підтверджується, що зареєстровані на ім`я відповідача 2 знаки для товарів і послуг "Mc`Corn" за свідоцтвом України № 130111 та "Mаc`Corn" за свідоцтвом України від 11.10.2010 № 130112 не відповідають умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки вони є схожими до ступеня змішування із раніше зареєстрованим знаком позивача "Мс" для таких самих товарів або споріднених товарів та є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, при цьому істотна складова частина вказаних знаків є імітацією знаку "Мс", яка також здатна викликати змішування. При цьому, суд зазначає, що на дату подання заявок щодо оскаржуваних знаків (охороняються за свідоцтвами України № 130111 та № 130112), а саме станом на 14.07.2010 - дату подання відповідачем 2 заявок, знак позивача "Мс", що охороняється за свідоцтвом № 144001 (дата подання заявки - 08.02.2010 року), не був визнаний добре відомим.
29. Загальновідомим знак "Мс" було визнано Апеляційною Палатою Державною служби інтелектуальної власності України в 2017 році (рішення від 26.12.2016, затверджене наказом Державної служби інтелектуальної власності України 18.01.2017) на дату - 01.06.2009.
30. Суд першої інстанції дійшов також висновку про порушення відповідачем 2 прав та законних інтересів позивача, як власника знаку "Мс", а відтак і про обґрунтованість та доведеність позовних вимог компанії МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд.
31. Проте, суд першої інстанції погодився з відповідачем 2 стосовно доводів останнього, щодо спливу строку позовної давності за вимогами позивача.
32. Місцевий господарський суд не погодився з позивачем, що в даному випадку перебіг позовної давності починається з 07.03.2018 - за результатами проведеного представниками позивача пошуку щодо чинних в Україні реєстрацій схожих торгівельних марок до позначення "МасСоіn".
33. Матеріалами справи підтверджено та не заперечується сторонами, що товар - попкорн, маркований знаком "Mc`Corn" був випущений на ринок в 2011 році. Крім того, сам позивач надав до матеріалів справи докази, з яких вбачається, що станом на 2012 рік відповідний товар був широко представлений в мережі інтернет.
34. В позовній заяві позивач зазначає, що ним на території України в період з грудня 1977 року до серпня 2016 року здійснювалися реєстрації сім`ї (серії) торгівельних марок зі спільним елементом - префіксом "Мс(Мас)", в тому числі були отримані свідоцтва України № 146703 від 28.10.2010, № 146704 від 28.10.2010, № 146705 від 28.10.2010, № 146706 від 28.10.2010, № 146717 від 29.10.2010, № 148763 від 08.11.2010, № 148764 від 08.11.2010, № 148765 від 08.11.2010, № 148766 від 08.11.2010, № 148767 від 08.11.2010, № 148768 від 08.11.2010, № 148769 від 08.11.2010, № 148770 від 08.11.2010, № 149374 від 29.10.2010, № 166116 від 16.01.2012, № 171058 від 27.03.2012, № 173456 від 02.07.2012, № 197759 від 11.12.2013, № 210474 від 04.11.2014, № 225268 від 18.07.2016, № 228795 від 17.12.2015, № 228796 від 17.12.2015, тощо.
35. Зазначене, на думку суду першої інстанції, переконливо свідчить про те, що позивач в період з 28.10.2010 до 07.03.2018 міг дізнатися, про дію в Україні оскаржуваних свідоцтв України № 130111 та № 130112 на спірні торговельні марки "Mc`Corn" та "Mаc`Corn", оскільки реєстрація знаку з великою вірогідністю супроводжується пошуком чинних в Україні реєстрацій схожих торгівельних марок. При цьому, позивач не зобов`язаний проводити пошук щодо чинних в Україні реєстрацій схожих торгівельних марок, що містять позначення "МС", однак позивач самостійно або через уповноважених представників не позбавлений можливості проводити такий пошук у будь-який час.