ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2021 року
м. Київ
Справа № 922/166/20
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Булгакової І.В. (головуючий), Бенедисюка І.М., Львова Б.Ю.,
за участю секретаря судового засідання Шевчик О.Ю.,
учасники справи:
позивач - фізична особа - підприємець Васильєв Сергій Олексійович,
представник позивача - не з`явився,
відповідач - фізична особа - підприємець Каламайко Дмитро Юрійович,
представник відповідача - не з`явився,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент),
представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - не з`явився,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу фізичної особи - підприємця Васильєва Сергія Олексійовича
на постанову Східного апеляційного господарського суду від 21.09.2020 (головуючий Стойко О.В., судді: Пелипенко Н.М. і Пушай В.І.)
у справі № 922/166/20
за позовом фізичної особи - підприємця Васильєва Сергія Олексійовича (далі - ФОП Васильєв С.О.)
до фізичної особи-підприємця Каламайка Дмитра Юрійовича (далі - ФОП Каламайко Д.Ю.)
про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент).
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
ФОП Васильєв С.О. звернувся до господарського суду Харківської області з позовною заявою до ФОП Каламайко Д.Ю. про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг "775" від 25.09.2019 № 265289 (далі - Свідоцтво) недійсним.
В обґрунтування позовних вимог про визнання недійсним Свідоцтва ФОП Васильєв С.О. посилався на те, що на дату подання ФОП Каламайко Д.Ю. заявки на знак для товарів і послуг, а саме на 13.12.2018, ФОП Васильєвим С.О. упродовж тривалого часу здійснювалося використання у своїй господарській діяльності позначення "775". Зареєстрований за ФОП Каламайком Д.Ю. знак є повністю тотожним із позначенням, яке ФОП Васильєв С.О. неодноразово використовував протягом тривалого часу та продовжує використовувати по даний час в своїй підприємницькій діяльності. Також ФОП Васильєв С.О. зазначає, що реєстрація вище зазначеного знаку за ФОП Каламайком Д.Ю. є незаконним та таким, що порушує його право на використання фірмового найменування "775", яке було набуте набагато раніше ніж ФОП Каламайком Д.Ю., та належить ФОП Васильєву С.О. як власнику починаючи з 2015 року.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
Рішенням господарського суду Харківської області від 26.05.2020 (суддя Шарко Л.В.) позовні вимоги задоволено повністю. Визнано недійсним Свідоцтво зареєстроване за ФОП Каламайком Д.Ю. Стягнуто з ФОП Каламайка Д.Ю. на користь ФОП Васильєва С.О. судовий збір у розмірі 2 102,00 грн.
Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції встановив, що використання товарного знаку ФОП Каламайком Д.Ю. є таким, що порушує права ФОП Васильєва С.О., за захистом яких останній звернувся до господарського суду. Суд першої інстанції вважав, що вказаний товарний знак був набутий ФОП Васильєвим С.О. раніше, ніж ФОП Каламайко Д.Ю. набув права на знак для товарів і послуг за Свідоцтвом. Також ФОП Васильєвим С.О. були здійснені дії щодо рекламування вказаного товарного знаку "775", що підтверджується наявними у матеріалах справи договорами про надання рекламних послуг та договорами про виготовлення рекламних матеріалів в межах території м. Харкова, з яких вбачається, що на зображеннях рекламних щитів містився оригінальний логотип "775.соm.ua.", який безпосередньо використовувався ФОП Васильєвим С.О. під час здійснення ним своєї підприємницької діяльності. Також судом було зазначено, що оригінальний логотип ФОП Васильєва С.О. - "775.соm.ua." дає змогу однозначно ідентифікувати і вирізняти даний об`єкт від інших та слугує засобом індивідуалізації конкретного найменування магазину, який має своє конкретне цільове призначення та знаходиться за конкретною адресою.
Постановою Східного апеляційного господарського суду від 21.09.2020 апеляційну скаргу ФОП Каламайка Д.Ю. на рішення господарського суду Харківської області від 26.05.2020 у справі №922/166/20 - задоволено. Рішення господарського суду Харківської області від 26.05.2020 року у справі №922/166/20 - скасовано. Прийнято нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог ФОП Васильєва С. О. до ФОП Каламайко Д. Ю. про визнання недійсним Свідоцтва - відмовлено. Судові витрати, понесені у суді першої інстанції за подання позовної заяви - покладено на ФОП Васильєва С. О. Судові витрати, понесені у зв`язку з переглядом справи в суді апеляційної інстанції покладено на ФОП Васильєва С.О. Стягнуто з ФОП Васильєва С. О. на користь ФОП Каламайко Д. Ю. 3 153 грн. судового збору за подання апеляційної скарги.
Постанову суду апеляційної інстанції мотивовано тим, що Свідоцтво зареєстроване за ФОП Каламайко Д. Ю. було видане 25.09.2019, а заявка на реєстрацію відповідного знака була подана 13.12.2018, водночас в матеріалах справи відсутні докази, які б підтверджували наявність заявки на реєстрацію чи реєстрацію спірного позначення за ФОП Васильєвим С. О. Разом з тим суд встановив, що у ФОП Васильєва С. О. виникло право попереднього користування спірним позначенням, проте у статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 № 3689-XII (у редакції, чинній на момент подання заявки 13.12.2018; далі - Закон № 3689-XII) наведено вичерпний перелік підстав для скасування свідоцтва, з поміж якого відсутня така підстава, як виникнення права попереднього користування у іншої особи, а тому наявність такого права у ФОП Васильєва С. О. не є підставою для скасування Свідоцтва.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
ФОП Васильєв С. О. звернувся до суду касаційної інстанції з касаційною скаргою, в якій просив скасувати постанову Східного апеляційного господарського суду від 21.09.2020 зі справи № 922/166/20 та направити справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу:
ФОП Васильєв С. О. вважає, що наявні підстави для скасування постанови суду апеляційної інстанції, оскільки судом апеляційної інстанції порушено норми матеріального права, а саме абзац 4 частини третьої статті 6 Закону № 3689-XII. Також позивач вказує на відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, зокрема щодо застосування абзацу 4 частини третьої статті 6 у поєднанні з пунктом а) статті 19 Закону № 3689-XII в контексті наявності правового значення для надання правової охорони фірмовому найменуванню в Україні та визнання свідоцтва недійсним у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони та абзацу 5 частини другої статті 6 Закону № 3689-XII.
Згідно з доводами касаційної скарги:
- судом апеляційної інстанції в порушення абзацу 3 частини третьої статті 6 Закону № 3689-XII не взято до уваги, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками інших осіб, зокрема з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;
- суд апеляційної інстанції помилково застосував положення абзацу 1 частини третьої статті 6 Закону № 3689-XII та статті 500 Цивільного кодексу України щодо наявності у ФОП Васильєва С.О. права попереднього користування спірним позначенням та тотожності або схожості знака настільки, що його можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
- суд апеляційної інстанції не застосував до спірних правовідносин абзац 5 частини другої статті 6 Закону № 3689-XII відповідно до якого не можуть одержати правову охорону позначення, які є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка надає послугу;
- ФОП Каламайко Д.Ю. може ввести в оману споживачів щодо знака, породжуючи в їх свідомості оманливі асоціації, щодо постачання товарів саме ФОП Каламайко Д.Ю., чим порушуються приписи статей 5, 6 Закону № 3689-XII та порушуються права позивача .
Водночас ФОП Васильєв С. О. зазначає про неповноту встановлення судом апеляційної інстанції обставин, які мають значення для справи та однобічне вирішення справи, що є підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд відповідно до приписів частини третьої статті 310 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).
Позиція інших учасників справи
Від ФОП Каламайко Д.Ю. надійшов відзив на касаційну скаргу в якому останній зазначає про відсутність підстав для скасування постанови Східного апеляційного господарського суду від 21.09.2020 та направлення справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. Окрім того, ФОП Каламайко Д.Ю. вважає, що доводи касаційної скарги зводяться до переоцінки доказів та зміни підстав позову, а тому виходять за межі розгляду судом касаційної інстанції.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
25.09.2019 ФОП Каламайко Д.Ю. було видано свідоцтво України № 265289 на знак для товарів і послуг.
Також апеляційним господарським судом було встановлено, що заявку від 13.12.2018 №m201829439 про реєстрацію знака "775" було подано для товарів 9 та послуг 35 класів МКТП. За заявкою було проведено формальну та кваліфікаційну експертизу під час якої перевірялась відповідність спірного позначення умовам надання правової охорони. За результатами такої експертизи було зроблено висновок про відповідність позначення ФОП Каламайка Д.Ю. умовам надання правової охорони.
Водночас апеляційним господарським судом було встановлено, що в матеріалах справи відсутні докази, які б підтверджували факт заявлення на реєстрацію чи факт реєстрації спірного позначення за ФОП Васильєвим С. О.
Водночас суди встановили, що на підставі наявних в матеріалах справи доказів, а саме договорів про надання рекламних послуг та договорів про виготовлення рекламних матеріалів в межах території м.Харкова, ФОП Васильєв С. О. до подання заявки ФОП Каламайко Д.Ю. здійснював значну і серйозну підготовку для використання позначення "775" в своїй підприємницькій діяльності, а потім безпосередньо використовував його в процесі здійснення своєї підприємницької діяльності. Доказів на спростування вищезазначеного висновку ФОП Каламайко Д.Ю. надано не було.
Разом з тим суд першої інстанції дійшов висновку, що у даному разі, використання товарного знаку ФОП Каламайко Д.Ю. є таким, що порушує права ФОП Васильєва С. О., за захистом яких останній звернувся до господарського суду, оскільки вказаний товарний знак набутий ФОП Васильєвим С. О. раніше, ніж права ФОП Каламайком Д. Ю. на знак для товарів та послуг за Свідоцтвом; ФОП Васильєвим С. О., здійснені дії щодо рекламування вказаного товарного знаку "775", що підтверджується наявними у матеріалах справи Договорами про надання рекламних послуг та Договорами про виготовлення рекламних матеріалів в межах території міста Харкова, з яких убачається, що на зображеннях (позначеннях) рекламних щитів містився оригінальний логотип 775.соm.ua. та який використовувався позивачем під час здійснення підприємницької діяльності.
Оригінальний логотип 775.соm.ua. дає змогу однозначно ідентифікувати і вирізняти об`єкт від інших та слугує засобом індивідуалізації конкретного найменування магазину, який має своє конкретне цільове призначення та знаходиться за конкретною адресою.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (далі - ЦК України):
стаття 90:
- юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму; юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування; юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування; - найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру;
частини перша, друга статті 489:
- правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки;
частина четверта статті 489:
Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються;
стаття 492:
- торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів;
частина перша статті 500:
- будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
частина третя статті 159:
- правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб`єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу;
пункт 1 статті 5:
- правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень;
пункт 3 статті 5:
- право власності на знак засвідчується свідоцтвом;
стаття 6:
- згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:
державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
офіційні назви держав;
емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
нагороди та інші відзнаки.
Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.
- згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які:
звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;
складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;
є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;
відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.
Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.
- не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:
знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;