Постанова
Іменем України
13 січня 2021 року
м. Київ
справа № 264/949/19
провадження № 61-16692св19
Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого - Крата В. І.,
суддів: Антоненко Н. О., Дундар І. О., Краснощокова Є. В., Русинчука М. М. (суддя-доповідач),
учасники справи:
позивач - ОСОБА_1,
відповідачі: Товариство з обмеженою відповідальністю Багатопрофільне підприємство "Азовмашпром", Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Азовмашпром",
розглянув у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи касаційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий будинок "Азовмашпром" та ОСОБА_1, подану його представником ОСОБА_2, на постанову Донецького апеляційного суду від 08 серпня 2019 року в складі колегії суддів: Пономарьової О. М., Зайцевої С. А., Кочегарової Л. М.,
ВСТАНОВИВ:
Зміст позовних вимог
У лютому 2019 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Багатопрофільне підприємство "Азовмашпром" (далі - ТОВ БП "Азовмашпром") та Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Азовмашпром" (далі - ТОВ "ТБ "Азовмашпром") про захист прав на знак для товарів і послуг.
На обґрунтування позовних вимог зазначав, що він є власником торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг від 18 грудня 2015 року № НОМЕР_2. Йому стало відомо, що відповідачі в своїй господарській діяльності незаконно використовують вказаний знак для товарів і послуг без отримання його згоди, а саме рекламують цю продукцію та реалізовують її, в тому числі і за кордон.
З огляду на викладені обставини позивач просив суд:
встановити факт незаконного використання відповідачами знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1";
заборонити відповідачам використовувати знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1": ФН-1000А, ФН-1200А, ФН-1400А, ФН-1600А, ФН-1800А, ФН-2000А, ФН-2500А, ФН-3000А, ФН-3500А, або у будь якій іншій формі, у тому числі у електронних та печатних засобах масової інформації;
заборонити відповідачам пропуск через митний кордон України товарів - "ІНФОРМАЦІЯ_1": ФН-1000А, ФН-1200А, ФН-1400А, ФН-1600А, ФН-1800А, ФН-2000А, ФН-2500А, ФН-3000А, ФН-3500А, імпорт яких здійснюється з порушенням його права інтелектуальної власності.
Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій
Рішенням Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 29 травня 2019 року у задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 відмовлено.
Відмовляючи у задоволенні позову ОСОБА_1, суд першої інстанції дійшов висновку, що позовні вимоги належними та допустимими доказами у справі не підтверджено.
Постановою Донецького апеляційного суду від 08 серпня 2019 року рішення Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 29 травня 2019 року скасовано, ухвалено нове рішення, яким позовні вимоги ОСОБА_1 задоволено частково.
Встановлено факт незаконного використання ТОВ "ТБ "Азовмашпром" знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", власником якого є ОСОБА_1 .
Заборонено ТОВ "ТБ "Азовмашпром" використовувати знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1": ФН-1000А, ФН-1200А, ФН-1400А, ФН-1600А, ФН-1800А, ФН-2000А, ФН-2500А, ФН-3000А, ФН-3500А, або у будь-якій іншій формі, у тому числі у електронних та печатних засобах масової інформації.
Заборонено ТОВ "ТБ "Азовмашпром" пропуск через митний кордон України товарів - "ІНФОРМАЦІЯ_1": ФН-1000А, ФН-1200А, ФН-1400А, ФН-1600А, ФН-1800А, ФН-2000А, ФН-2500А, ФН-3000А, ФН-3500А, імпорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності ОСОБА_1 .
У задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до ТОВ БП "Азовмашпром" про захист прав на знак для товарів та послуг відмовлено.
Вирішено питання про розподіл судових витрат.
Частково задовольняючи позовні вимоги, апеляційний суд виходив з того, що право попереднього користувача виникає з факту використання ним торговельної марки або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Чинне законодавство не містить будь-яких обмежень щодо суб`єкта права попереднього користувача, наявність якого, в свою чергу, виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідної торговельної марки від суб`єкта прав на цю марку та не дає права останньому забороняти цій особі вчиняти дії, які охоплюються правом попереднього користувача.
Відмовляючи у позові до ТОВ "ТБ "Азовмашпром" суд апеляційної інстанції виходив з того, що у 2009-2010 роки це товариство використовувало торговельну марку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснювало значну і серйозну підготовку для такого використання до дати подання заявки власником свідоцтва ОСОБА_1 на торговельну марку, а тому відповідно до статті 500 ЦК України у нього виникло право попереднього користувача, що унеможливлює заборону власником свідоцтва ОСОБА_1 цьому відповідачу вчиняти дії, які охоплюються правом попереднього користувача. За таких обставин апеляційний суд дійшов висновку, що в задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до ТОВ БП "Азовмашпром" про захист права на знак для товарів і послуг належить відмовити.
Проте у другого відповідача ТОВ "ТБ "Азовмашпром" не виникло право попереднього користувача.
Веб-сторінкою ТОВ "ТБ "Азовмашпром" є ІНФОРМАЦІЯ_4, на якій міститься торговельна марка та назва ТОВ "ТБ "Азовмашпром", фотографії усього керівного складу, перелік продукції із зазначенням знака "ІНФОРМАЦІЯ_1", на сторінці "Контакти" міститься перелік керівного складу із зазначенням телефонів, електронних та поштових адрес. На цьому сайті також міститься інформація про те, що підприємство спеціалізується на розробці та виготовленні обладнання, в тому числі із зазначенням знака "ІНФОРМАЦІЯ_1", що свідчить про його використання з комерційною метою. ТОВ "ТБ "Азовмашпром" доказів на спростування вказаної інформації не надало.
З відповіді Донецької митниці ДФС суд апеляційної інстанції встановив, що ТОВ "ТБ "Азовмашпром" за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2018 року у зоні діяльності Донецької митниці ДФС було оформлено: 10 листопада 2016 року: фільтр очищення Нємцова ФН-1000А у кількості 3 шт; елемент фільтруючий фільтра Нємцова ФН-1400А D1480 H1330 у кількості 8 шт; елемент фільтруючий фільтра Нємцова ФН-1600А D1680H1330 у кількості 3 шт; 12 квітня 2018 року: фільтр очищення Нємцова ФН-1400А у кількості 5 шт; 04 жовтня 2018 року: елемент фільтруючий фільтра ФН-1400А D1480 H1330 у кількості 5 шт; елемент фільтруючий ФН-1600А D1680 H1310 у кількості 2 шт; елемент фільтруючий ФН-1000А у кількості 4 шт.
З урахуванням способів використання знака для товарів і послуг, визначених у статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", апеляційний суд дійшов висновку, що суд першої інстанції помилково вважав позовні вимоги ОСОБА_1 недоведеними, тому задовольнив позов в частині позовних вимог до ТОВ "ТБ "Азовмашпром".
Короткий зміст вимог та доводів касаційних скарг
У вересні 2019 року ТОВ "ТБ "Азовмашпром" подало до Верховного Суду касаційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення норм процесуального права, просить скасувати постанову апеляційного суду, ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 відмовити.
Касаційна скарга ТОВ "ТБ "Азовмашпром" мотивована тим, що апеляційний суд допустив порушення норм процесуального права, оскільки лист Донецької митниці ДФС від 13 червня 2019 року № 4152/10/05-70-07, яким підтверджено, що ТОВ "ТБ "Азовмашпром" оформив у зоні діяльності митниці фільтр очищення Нємцова ФН-1000А, елемент фільтруючий фільтра Нємцова ФН-1400А D1480 H1330, елемент фільтруючий фільтра Нємцова ФН-1600А D1680 H1330, елемент фільтруючий ФН-1000А, є недопустимим доказом для встановлення факту незаконного використання торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1".
Товар, оформлення якого підтверджено листом Донецької митниці ДФС не є "ІНФОРМАЦІЯ_1", оскільки цей лист не містить інформації про оформлення, перевезення та виготовлення товарів під торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1".
Торгівельна марка, суб`єктом прав якої є позивач - "ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Зображення торгівельної марки виконано російською мовою без перекладу на інші мови. Будь-яких скорочень назв, цифрових показників у торговельній марці не зазначалось. Позивач не надано доказів, які б підтверджували, що позначення букв ФН; А, а також цифри 1000, 1500, 2000, 3000, 3500 та інші є торговельному маркою, яка належить позивачу.
ТОВ "ТБ "Азовмашпром" вважає, що в матеріалах справи відсутні докази про те, що обсяг правової охорони за свідоцтвом України № НОМЕР_2 на товари "ІНФОРМАЦІЯ_1" (відповідно до класифікації) розповсюджується на товар, який був оформлений товариством - "ІНФОРМАЦІЯ_5", а також елемент фільтруючий ФН-1600А D1680 H1330, ФН-1000А.
Доказами, на підставі якого суд дійшов висновку про незаконне користування відповідачем торгівельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" стали електронні докази, а саме інформація, розміщена на електронних сайтах у мережі Інтернет. Проте на вимогу відповідача надати докази в належному вигляді, а також інформацію про те, хто є власником цих сайтів та хто вносив на сайти інформацію, позивач відмовився. На думку відповідача, роздруківки не можуть бути належним доказом наявності відповідної інформації на сайтах згідно з частиною п`ятою статті 100 ЦПК України.
У вересні 2019 рокупредставник ОСОБА_1 і Приватного підприємства "Науково-виробнича екологічна фірма ФН" (далі - ПП "Науково-виробнича екологічна фірма ФН") - ОСОБА_2 подав до Верховного Суду касаційну скаргу, в якій, посилаючись на неправильне застосування норм матеріального права та порушення норм процесуального права,просить постанову апеляційного суду в частині незадоволених позовних вимог ОСОБА_1 скасувати, ухвалити в цій частині нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити.
На обґрунтування касаційної скарги представник ОСОБА_1 зазначає, що суд першої інстанції безпідставно не залучив до участі у справі ПП "Науково-виробнича екологічна фірма ФН" та не долучив до матеріалів справи документи, які подавались позивачем.
Апеляційний суд безпідставно, без жодних застережень та з порушенням норм процесуального права, зокрема статті 83 ЦПК України, долучив до матеріалів справи додаткові докази: копії контрактів та договорів купівлі-продажу за 2009 - 2010 роки, продавцем за якими є (а. с. 144 - 168).
Суд апеляційної інстанції неправильно застосував норми частини першої статті 500 ЦК України та статті 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності, безпідставно не застосував норми частини четвертої, п`ятої статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", пунктів 1 - 3 частини першої статті 464, пунктів 1 - 3 частини першої статті 495 ЦК України.
Право попереднього власника торговельної марки та право на корисну модель " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належить саме позивачу, а не відповідачам, які є недобросовісними користувачами торговельної марки.
Суди не взяли до уваги те, що отримавши ІНФОРМАЦІЯ_1 та усю технічну документацію за договором від 30 вересня 2009 року № 30-09/342 Мр та від 12 вересня 2009 року № 24-09/342 Мр, укладеними між ПП "Науково-виробнича екологічна фірма ФН" і ТОВ БП "Азовмашпром", відповідачі розпочали самостійно виготовляти та реалізовувати фільтри під найменуванням "ІНФОРМАЦІЯ_1", порушуючи права позивача не лише неправомірним використанням торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1", а й корисної моделі "ІНФОРМАЦІЯ_1". Відповідачі здійснюють неправомірне використання ділової репутації позивача та вводять в оману покупців.
Доводи особи, яка подала відзив на касаційну скаргу
У жовтні 2019 року від представника ОСОБА_1 надійшов відзив на касаційну скаргу ТОВ "ТБ "Азовмашпром". У відзиві вказано про безпідставність доводів касаційної скарги ТОВ "ТБ "Азовмашпром", тому представник просив залишити її без задоволення, а касаційну скаргу позивача задовольнити.
Крім того, у відзиві вказано, що ТОВ "ТБ "Азовмашпром" спотворює інформацію щодо торгівельного знака "ІНФОРМАЦІЯ_1", права на який належить позивачу.
Відповідач як на підставу для оскарження постанови апеляційного суду зазначає обставини, для з`ясування яких касаційному суду всупереч статті 400 ЦПК України необхідно здійснити переоцінку доказів.
ТОВ "ТБ "Азовмашпром" помилково зазначає про неможливість ідентифікації товару із позначенням "ІНФОРМАЦІЯ_1", який реалізує відповідач, що підтверджується листом Донецької митниці ДФС.
"ІНФОРМАЦІЯ_1" є унікальною розробкою позивача, яка також захищена патентами на корисну модель, де крім іншого, містяться також назва корисної моделі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (українською мовою) - патент від 26 квітня 2011 року № НОМЕР_3, " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - патент від 27 серпня 2013 року № НОМЕР_4, "ІНФОРМАЦІЯ_3" - патент від 10 серпня 2012 року № НОМЕР_5 . Тобто, скорочення "ФН", про які ТОВ "ТБ "Азовмашпром" вказує як на іншу назву, захищено патентом, воно є скороченим похідним від назви "ІНФОРМАЦІЯ_1", а позначення ФН-1000А, ФН-1400А тощо - відповідними його модифікаціями.
Відповідач самостійно, використовуючи розробку позивача без його згоди, виготовляє фільтри очищення, рекламує їх та реалізує, використовуючи при цьому назву "ІНФОРМАЦІЯ_1". Тому посилання ТОВ "ТБ "Азовмашпром" на те, що позовні вимоги є недоведеними є безпідставними.
Рух справи в суді касаційної інстанції
Ухвалою Верховного Суду від 12 вересня 2019 року відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ТОВ "ТБ "Азовмашпром" та витребувано справу із суду першої інстанції.
Ухвалою Верховного Суду від 23 вересня 2019 року відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ОСОБА_1 .
Ухвалою Верховного Суду від 23 вересня 2019 року відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ПП "Науково-виробнича екологічна фірма ФН".
Ухвалою Верховного Суду від 30 листопада 2020 року справу призначено до судового розгляду.
Позиція Верховного Суду
Відповідно до пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 15 січня 2020 року № 460-IX "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ", який набрав чинності 08 лютого 2020 року, касаційні скарги на судові рішення, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.
Перевіривши доводи касаційних скарг та матеріали справи, колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційних скарг ОСОБА_1 та ТОВ "ТБ "Азовмашпром".
Суди встановили, що ОСОБА_1 належить виключні майнові права на торговельну марку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що підтверджується свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2, зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11 вересня 2017 року, дата подання заявки 18 грудня 2015 року, дата закінчення строку дії свідоцтва 18 грудня 2025 року.
Звертаючись до суду з позовом, ОСОБА_1 посилався на те, що відповідачі в своїй господарській діяльності незаконно використовують знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" без отримання його згоди, а саме рекламують цю продукцію та реалізовують її, в тому числі і за кордон, чим порушують його права.