ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2020 року
м. Київ
Справа № 910/9435/19
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Булгакової І.В., Малашенкової Т.М.,
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача - Дитинюк Я.Л. - адвокат (довіреність від 09.01.2020 № б/н),
відповідача 1 - Курінський О.Г. - адвокат (ордер від 20.02.2019 ВВ №1003826),
відповідача 2 - не з`явився,
відповідача 3 - Самборський В.О. (довіреність від 10.12.2020 № 14-33/49),
третьої особи 1 - не з`явився,
третьої особи 2 - не з`явився,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційні скарги приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод"
на рішення господарського суду міста Києва від 10.03.2020 та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.07.2020,
на додаткове рішення господарського суду міста Києва від 14.04.2020,
постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.07.2020 та
додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.08.2020
за позовом приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод"
до: товариства з обмеженою відповідальністю "Геолік Фарм Маркетинг Груп";
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
Міністерства охорони здоров`я України
про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів та послуг № 205795, № 218328, № 218329; припинення порушення прав інтелектуальної власності на торгівельну марку позивача,
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма "МІКРОХІМ";
приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків",
ВСТАНОВИВ:
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" (далі - ПАТ "Київський вітамінний завод", позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Геолік Фарм Маркетинг Груп" (далі - ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп", відповідач 1), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач 2) та Міністерства охорони здоров`я України (далі - МОЗ України, відповідач 3) про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торгівельну марку. Зокрема, позивач просив суд:
- визнати недійсним повністю в Україні Свідоцтво України на знак для товарів і послуг "ОВЕРІН" від 20.11.2015 за № 205795, Свідоцтво України на знак для товарів і послуг "OVERIN" від 25.10.2016 за № 218328, Свідоцтво України на знак для товарів і послуг "ОВЕРИН" від 25.10.2016 за № 218329 на ім`я ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп";
- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання недійсним Свідоцтв України на знак для товарів і послуг: "ОВЕРІН" від 20.11.2015 за № 205795, "OVERIN" від 25.10.2016 за № 218328, "ОВЕРИН" від 25.10.2016 за № 218329 до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в своєму офіційному бюлетні;
- визнати недійсним Наказ МОЗ України від 15.12.2016 за №730 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації та внесення до Державного реєстру лікарських засобів України лікарського засобу ОВЕРІН® (кристалічний порошок (субстанція) у подвійних поліетиленових пакетах для фармацевтичного застосування; реєстраційне посвідчення № UA/15329/01/01), зазначеного у пункті 17 Додатку № 1 до Наказу Міністерства охорони здоров`я України від 19.07.2016 за № 730;
- визнати недійсним Наказ МОЗ України від 15.12.2016 за № 1345 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації та внесення до Державного реєстру лікарських засобів України лікарського засобу ОВЕРІН® (розчин для ін`єкцій, 250 мг/2 мл по 2 мл розчину (250 мг/2 мл) в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону; реєстраційне посвідчення № UA/15657/01/01), зазначеного у пункті 16 Додатку №1 до Наказу Міністерства охорони здоров`я України від 15.12.2016 № 1345;
- зобов`язати МОЗ України виключити з Державного реєстру лікарських засобів України інформацію про лікарські засоби ОВЕРІН® (кристалічний порошок (субстанція) у подвійних поліетиленових пакетах для фармацевтичного застосування; реєстраційне посвідчення № UA/15329/01/01) та ОВЕРІН® (розчин для ін`єкцій, 250 мг/2 мл по 2 мл розчину (250 мг/2 мл) в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону; реєстраційне посвідчення № UA/15657/01/01);
- заборонити ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп" здійснювати використання всіма можливими способами позначень "ОВЕРІН", "OVERIN", та "ОВЕРИН" стосовно товарів і послуг таких самих і споріднених з наведеними у свідоцтві України на знак "НОВІРИН" від 27.02.2012 за № 152459.
1.2. В обґрунтування позовних вимог ПАТ "Київський вітамінний завод" посилалось на те, що реєстрація знаків: "ОВЕРІН" за Свідоцтвом України від 20.11.2015 № 205795, "OVERIN" за Свідоцтвом України від 25.10.2016 № 218328, "ОВЕРИН" за Свідоцтвом України від 25.10.2016 № 218329 зареєстрованих за ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп" не відповідає умовам правової охорони та порушує права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг "НОВІРИН" за Свідоцтвом України від 27.02.2012 № 15249.
1.3. Позивач також вказував на те, що формальне дотримання МОЗ України існуючої процедури реєстрації лікарських засобів за будь-яких умов не має домінувати над правом власника зареєстрованого знаку на товари і послуги забороняти використання позначення та не повинне ставити під сумнів виключний характер прав на такий знак, у зв`язку з чим позивач просив визнати недійсними Накази МОЗ України від 15.12.2016 №730 та від 15.12.2016 № 1345 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації і внесення до Державного реєстру лікарських засобів України лікарського засобу ОВЕРІН® (розчин для ін`єкцій, 250 мг/2 мл по 2 мл розчину (250 мг/2 мл) в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону; реєстраційне посвідчення № UA/15657/01/01) та в частині реєстрації і внесення до Державного реєстру лікарських засобів України лікарського засобу ОВЕРІН® (кристалічний порошок (субстанція) у подвійних поліетиленових пакетах для фармацевтичного застосування; реєстраційне посвідчення № UA/15329/01/01. На думку позивача, саме оспорювані Накази від 15.12.2016 №730 та №1345 (в їх оспорюваних частинах) і згадані реєстраційні посвідчення були і залишаються необхідними передумовами введення лікарських засобів у цивільний оборот, а, отже, і для порушення права інтелектуальної власності позивача.
2. Короткий зміст рішень суду першої інстанції та постанов апеляційної інстанції
2.1. Рішенням Господарського суду міста Києва від 10.03.2020 (суддя - Бондаренко Г.П.), залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.07.2020 (колегія суддів у складі: Остапенко О.М., Сотніков С.В., Отрюх Б.В.) у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.
2.2. Рішення судів попередніх інстанцій мотивовані тим, що позовні вимоги ПАТ "Київський вітамінний завод" є недоведеними, а знаки для товарів і послуг "ОВЕРІН" за Свідоцтвом України від 20.11.2015 № 205795, "OVERIN" за Свідоцтвом України від 25.10.2016 № 218328, "ОВЕРИН" за Свідоцтвом України від 25.10.2016 № 218329 відповідають умовам надання правової охорони. Відмовляючи у задоволенні позовних вимог суди зазначали, що знаки "ОВЕРІН" за Свідоцтвом України від 20.11.2015 № 205795, "OVERIN" за Свідоцтвом України від 25.10.2016 № 218328, "ОВЕРИН" за Свідоцтвом України від 25.10.2016 № 218329 не є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком "НОВІРИН", а тому відсутня небезпека при використанні спірних знаків та введення в оману споживача щодо лікарського засобу "Новірин" або щодо позивача, як особи, яка виробляє відповідний товар. Відмовляючи у задоволенні позовних вимог до відповідача 3 суди попередніх інстанцій виходили із того, що оскільки процедура реєстрації лікарських засобів в України була повністю дотримана при реєстрації лікарських засобів ОВЕРІН® (кристалічний порошок (субстанція) та ОВЕРІН® (розчин для ін`єкцій). Реєструючи вказані лікарські засоби відповідач 3 діяв у межах повноважень та відповідно до норм матеріального права, які регулюють процес державної реєстрації лікарського засобу. Натомість позивачем по-перше - не наведено у позові обставин, з якими положення чинного законодавства України пов`язують можливість визнання недійсними наказів МОЗ України про реєстрацію лікарських засобів, по-друге - позивач не довів, що спірні накази порушують права позивача.
2.3. 18.03.2020 ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп" звернулось до Господарського суду міста Києва із заявою про стягнення судових витрат, в якій просило суд покласти на позивача понесені ним судові витрати пов`язані з розглядом справи у розмірі 114 928,92 грн.
2.4. В свою чергу, позивачем було заявлено клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги до розумних, виправданих та реальних, пропорційних витраченому часу, а також необхідних і невідворотних для даної справи.
2.5. За результатами розгляду заяви відповідача 1 про стягнення судових витрат, додатковим рішенням від 14.04.2020, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.07.2020 у справі №910/9435/19 заяву ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп" задоволено частково. Суд стягнув з ПАТ "Київський вітамінний завод" на користь ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп" 54 928,92 грн витрат на професійну правничу допомогу та 42 000,00 грн витрат на оплату послуг експертів. В іншій частині заяви щодо покладення на позивача витрат на науково-дослідні роботи в розмірі 18 000,00 грн - відмовлено.
2.6. Також під час розгляду справи № 910/9435/19 в апеляційному суді відповідачем 1 у відповідності до частини восьмої статті 129 Господарського процесуального кодексу України (далі- ГПК України), до закінчення судових дебатів, 02.07.2020, було зроблено усну заяву про відшкодування судових витрат.
2.7. 09.07.2020 відповідач 1 звернувся до суду апеляційної інстанції з заявою про відшкодування судових витрат, у якій просив суд покласти на ПАТ "Київський вітамінний завод" судові витрати у розмірі 18 573,33 грн, понесені у зв`язку з розглядом справи №910/9435/19 в суді апеляційної інстанції.
2.8. За результатами розгляду заяви відповідача 1 про стягнення судових витрат, додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.08.2020 заяву ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп" задоволено. Апеляційний господарський суд стягнув з ПАТ "Київський вітамінний завод" на користь ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп" витрати на професійну правничу допомогу у зв`язку із розглядом справи №910/9435/19 в суді апеляційної інстанції в розмірі 18 573,33 грн.
3. Стислий виклад вимог касаційної скарги
3.1. Не погоджуючись із рішенням Господарського суду міста Києва від 10.03.2020 та постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.07.2020 ПАТ "Київський вітамінний завод" звернулося до Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення та постанову, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.
3.2. Окрім того, не погоджуючись з додатковим рішенням Господарського суду міста Києва від 14.04.2020, постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.07.2020 та додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.08.2020 у справі № 910/9435/19, ПАТ "Київський вітамінний завод" звернулось до Верховного Суду з касаційними скаргами, в яких просить: 1) додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.04.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.07.2020 скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції; 2) скасувати додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.08.2020 та направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
4. Аргументи учасників справи
4.1. Аргументи касаційних скарг
4.1.1. Касаційну скаргу на рішення Господарського суду міста Києва від 10.03.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.07.2020 ПАТ "Київський вітамінний завод" обґрунтувало наявністю підстав касаційного оскарження передбаченого пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, а саме: відсутній висновок Верховного Суду щодо можливості застосування судами інших критеріїв, ніж визначені Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, у вирішенні спорів про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг як такого, що не відповідає умовам правової охорони.
4.1.2. Касаційну скаргу на додаткове рішення суду першої інстанції, яке залишено без змін постановою суду апеляційної інстанції, ПАТ "Київський вітамінний завод" мотивує тим, що судами попередніх інстанцій не враховано, що відшкодування судових витрат проводиться одночасно з оплатою наданих послуг, на підставі акту надання послуг та документів, які підтверджують понесені витрати. За твердженням позивача, витрати адвоката, пов`язані з друкарськими, копіювальними та іншими технічними роботами, телефонними переговорами, відправкою кореспонденції іншим учасникам справи та до суду на загальну суму 3 190,00 грн; витрати на придбання флеш-накопичувача на суму 155,00 грн не підтверджені належними доказами (первинними документами) та не можуть вважатися необхідними, обґрунтованими, розумними і пропорційними витраченому часу. Суди також залишили поза увагою доводи позивача щодо витрачання адвокатом більше часу, ніж необхідно на підготовку процесуальних документів у справі та на ознайомлення з матеріалами справи, які, на думку позивача, є надуманими і необґрунтованими. Також суди не надали належної оцінки доводам позивача, що витрати відповідача 1 у період з 15.08.2019 по 05.12.2019 є необґрунтованими та не є необхідними, вони не відповідають критерію неминучості, а відтак, не існує законних підстав для включення вказаних витрат у відшкодування за рахунок позивача. За твердженням позивача витрати на правову допомогу у даній справі, присуджені оскаржуваними судовими рішеннями до стягнення з позивача є неспівмірними зі складністю справи, наданим адвокатом обсягом послуг, затраченим ним часом на надання таких послуг та не відповідають критеріям реальності таких витрат і розумності їх розміру.
4.1.3. У касаційній скарзі на додаткову постанову суду апеляційної інстанції ПАТ "Київський вітамінний завод" вказує, на те, що суд апеляційної інстанції залишив поза увагою доводи позивача щодо часу витраченого адвокатом на участь у судових засіданнях з розгляду апеляційної скарги. Зокрема, позивач вказує, що послуги заявленою загальною тривалістю 10 годин на загальну суму 10 000,00 грн (представництво адвокатом Курінським О.В. інтересів відповідача 1 в судовому засіданні 11.06.2020, двох засіданнях 25.06.2020 та двох засіданнях 02.07.2020 в суді апеляційної інстанції) не відповідають реальній тривалості судових засідань, в яких брав участь адвокат. Загальний час витрачений адвокатом Курінським О.В. на представництво інтересів відповідача 1 в суді апеляційної інстанції складає лише 1 год. 43 хв., з розрахунку тривалості яких і має встановлюватись час надання та розмір правової допомоги. Суд апеляційної інстанції також не взяв до уваги доводи позивача, що витрати адвоката, пов`язані з друкарськими, копіювальними та іншими технічними роботами, телефонними переговорами, відправкою кореспонденції іншим учасникам справи та до суду, на загальну суму 140,00 грн не підтверджені належними доказами (первинними документами). На думку позивача, вони взагалі не можуть вважатися необхідними, обґрунтованими та розумними. Позивач також вказує, що суд апеляційної інстанції не взяв до уваги та не надав оцінку доводам позивача, що адвокатом завищено обсяг часу витраченого ним на підготовку процесуальних документів у справі. Зокрема, на ознайомлення із матеріалами справи та участь у судових засіданнях, з огляду на те, що правова позиція сторін у суді апеляційної інстанції не змінювалась.
4.1.4. 02.12.2020 та 16.12.2020 від ПАТ "Київський вітамінний завод" надійшли додаткові пояснення у справі.
4.2. Доводи інших учасників
4.2.1. Відзиви від учасників справи на касаційні скарги не надходили.
5. Дослідивши доводи касаційної скарги ПАТ "Київський вітамінний завод" на рішення господарського суду міста Києва від 10.03.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.07.2020 і матеріали справи, Верховний Суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття касаційного провадження з розгляду вказаної касаційної скарги у справі № 910/3804/19 на підставі пункту 4 частини першої статті 296 ГПК України з огляду на таке.
5.1. Відповідно до частини другої статті 287 ГПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно в таких випадках: 1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку; 2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні; 3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах; 4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 310 цього Кодексу.
5.2. Так, у справі, що розглядається, причиною спору стало питання про наявність або відсутність підстав для задоволення заявлених позовних вимог, зокрема, про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг "ОВЕРІН" за Свідоцтвом України від 20.11.2015 № 205795, "OVERIN" за Свідоцтвом України від 25.10.2016 № 218328, "ОВЕРИН" за Свідоцтвом України від 25.10.2016 № 218329 з підстав визначених частиною першою статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689-XII), а саме: підпункту "а" - невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
5.3. Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону № 3689-XII свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
5.4. Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені статтею 6 Закону № 3689-XII. Розкриття змісту окремих підстав для відмови у наданні правової охорони наводиться у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу від 20.08.1997 № 72, з подальшими змінами і доповненнями).
5.5. Згідно з частиною другою статті 6 Закону № 3689-XII в редакції від 09.04.2015, не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
5.6. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (частина третя статті 6 Закону № 3689-XII в редакції від 09.04.2015).
5.7. У вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.
5.8. Необхідно також зазначити, що одним із складників справедливого судового розгляду в розумінні пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є право на змагальне провадження; кожна сторона, в принципі, має отримати нагоду не лише бути поінформованою про будь-які докази, які потрібні для того, щоб виграти справу, але також має знати про всі докази чи подання, які представлені або зроблені в цілях впливу на думку суду, і коментувати їх та вимагати рівності щодо подання своїх доказів.
5.9. Суд має пересвідчитися, чи провадження в цілому, включаючи спосіб збирання доказів, було справедливим, як того вимагає пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
5.10. Із матеріалів справи та змісту оскаржуваних судових рішень вбачається, що при вирішення спору та дослідженні всіх обставин справи в повній мірі, зокрема, для з`ясування таких питань чи є знаки для товарів і послуг: "ОВЕРІН" за Свідоцтвом України від 20.11.2015 № 205795, "OVERIN" за Свідоцтвом України від 25.10.2016 № 218328, "ОВЕРИН" за Свідоцтвом України від 25.10.2016 № 218329 таким, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а також чи є такі знаки схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком за Свідоцтвом України № 152459 від 27.02.2012 для зареєстрованих товарів, судами попередніх інстанцій досліджувались подані сторонами дві судові експертизи на предмет їх належності, допустимості, достовірності та вірогідності (поданий до матеріалів справи позивачем - висновок від 14.08.2019 за № 04/07-2019 та поданий до матеріалів справи відповідачем 1 - висновок від 18.11.2019 за № 33-09/19.
5.11. Суди встановили, що в обох висновках № 04/07-2019 та № 33-09/19 експертами було зазначено: досліджувані знаки для товарів і послуг є словесними та схожими за смисловими (семантичними) ознаками і є частково схожими за графічними (візуальними) ознаками та можуть набути більшої схожості за певних однакових умов їх використання. За висновками експертів товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами України № 205795, № 218329, № 218328 є спорідненими із товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 152459.
5.12. Поряд з цим, за результатами даних експертиз (№ 04/07-2019 та № 33-09/19) судові експерти дійшли протилежних висновків стосовно другого та третього питань щодо схожості/спорідненості товарів, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг: "ОВЕРІН" № 205795, "OVERIN" № 218328, "ОВЕРИН" № 218329 з товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "НОВІРИН" № 152459.
5.13. Оцінивши вказані висновки експертів в сукупності з іншими доказами у справі, суди попередніх інстанцій прийняли як належний та допустимий доказ висновок судової експертизи від 18.11.2019 №33-09/19, визнавши його обґрунтованими та таким, що узгоджується з іншими матеріалами справи і містить більш змістовні відповіді на порушені питання. Водночас, суди попередніх інстанцій не прийняли висновок експертів від 14.08.2019 №04/07-2019 як належний та допустимий доказ стосовно другого та третього питань оскільки, не вважали, що висновки викладені у ньому по вказаних питаннях, є змістовними та обґрунтованими. Суди, виходили із того, що останні не враховують особливості обігу лікарських засобів та складання назв лікарських засобів.
5.14. Так, приймаючи в якості належного та допустимого доказу висновок судової експертизи від 18.11.2019 №33-09/19 та відмовляючи у задоволенні позовних вимог суди вказували, що використання назв саме для лікарських препаратів має законодавчо визначені особливості, які і мають бути враховані при встановленні факту щодо можливості сплутування товарних знаків, які використовуються для маркування лікарських препаратів. Суди зазначали, що необхідно враховувати форму випуску лікарських засобів, їх сферу використання та коло споживачів, які будуть споживати товари, марковані таким товарним знаком. Суди зазначили, що у висновку експерта №33-09/19 враховано, що характерною особливістю близьких за складом і фармакологічними властивостями препаратів є використання в їхніх назвах спільної основи, яка може вказувати на належність відповідних лікарських засобів до певної хімічної і/або фармакологічної групи або на їх основне призначення, що може призводити до часткових збігів у назвах лікарських засобів. Однак, назви фармацевтичних препаратів, які можуть бути зареєстровані як торгівельні марки, не розраховані на сприйняття пересічним споживачем, оскільки їх застосування можливе за призначенням лікаря або рекомендацією фахівця.
5.15. Верховний Суд, зазначає, відповідно до змісту касаційної скарги, позивач вказує на відсутність висновку Верховного Суду щодо можливості застосування судами інших критеріїв, ніж визначені Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, у вирішенні спорів про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг як такого, що не відповідає умовам правової охорони.
5.16. Водночас, зміст касаційної скарги свідчить про те, що скаржник фактично зазначає, про неправильне застосування судами попередніх інстанцій частини першої статті 5, частини третьої статті 6, частини першої статті 10 Закону № 3689-XII, підпункту "а" пункту 4.3.2.1, пункту 4.3.2.4, пункту 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, а доводи викладені у ній фактично зводяться до неналежної оцінки судами висновку експерта від 14.08.2019 № 04/07-2019.
5.17. За змістом статті 492 Цивільного кодексу України торгівельна марка фактично носить вирізняльну функцію, тобто індивідуалізує виробника товарів і послуг з поміж інших осіб, які виробляють такі самі або споріднені товари (послуги), а сприйняття знаку на товари і послуги пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні. Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг.
5.18. Пунктом 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 визначено, що при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.
5.19. Враховуючи те, що назви фармацевтичних препаратів, які можуть бути зареєстровані як торгівельні марки мають свої особливості реалізації на ринку, зокрема, застосування яких можливе за призначенням лікаря або рекомендацією фахівця, то в даному випадку назва препарату не відіграє вирішальну роль при їх виборі. Саме тому при вирішенні питання щодо встановлення обставин однорідності товарів (лікарських засобів, фармацевтичних препаратів) судам необхідно враховувати також умови та канали збуту, коло споживачів.
5.20. Судами встановлено, що спірні знаки для товарів і послуг: "ОВЕРІН" за Свідоцтвом України від 20.11.2015 № 205795, "OVERIN" за Свідоцтвом України від 25.10.2016 № 218328, "ОВЕРИН" за Свідоцтвом України від 25.10.2016 № 218329 є словесними та використовуються шляхом нанесення на упаковку виробленого товару (фармацевтичного препарату, лікарського засобу), в якій міститься такий товар під час продажу та пропонування товару до продажу, а також в інструкції для застосування такого препарату. Досліджувані позначення зареєстровані та використовуються для препаратів, що мають окремі однакові показання до застосування, однак обидва препарати є рецептурними і не призначаються без консультації з лікарем.
5.21. Статтею 104 ГПК України визначено, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.