ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2020 року
м. Київ
Справа № 910/2318/16
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Колос І.Б., Малашенкової Т.М.
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача - Дрюк Н.О. - довіреність від 07.10.2020 № 1020/07-01,
відповідача_1- Плесюк Н.С. - ордер від 01.10.2020 № ХВ1600000073,
Галан М. О. - ордер від 17.11.2020 № АІ 1068732,
відповідача_2 - не з`явився,
відповідача_3 - не з`явився,
відповідача_4 - не з`явився,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.06.2020
за позовом приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"
до: Державної служби інтелектуальної власності України;
товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я";
товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я";
державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"
про визнання недійсним патенту та зобов`язання вчинити дії
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Стислий зміст позовних вимог
1.1. Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" (далі - ФФ "Дарниця", позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба, відповідач 1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" (далі - "ФК "Здоров`я", відповідач 2) про визнання недійсним патенту та зобов`язання внести відомості щодо визнання недійсним патенту України від 10.06.2013 №102070 до державного реєстру патентів і деклараційних патентів, а також здійснити про це публікацію в бюлетені "Промислова власність".
1.2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що державна реєстрація винаходу та видача оспорюваного патенту на винахід від 10.06.2013 №102070 проведена з порушенням приписів статей 6, 7, 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 № 3687-XII (далі - Закон № 3687-XII) та пунктів 6.5.1, 6.5.2, 7.3.2 та 7.3.5 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.02.2001 за № 173/5364, оскільки цей патент не відповідає умовам патентноздатності, зокрема, через відсутність новизни.
1.3. Позивач вказував, що застосування фармацевтичної композиції було відомо до дати подання заявки на винахід за патентом № НОМЕР_1 (16.12.2009) з наступних джерел: ОСОБА_1, Профілактика та терапія ранніх гестозів вагітних // Журнал практичного лікаря - 2000 року - №1/2000 - С. 34-35. Препараты фармацевтической компании "Здоровье" Прегнакер и Глутаргин: новые возможности решения проблем, возникающих при беременности // Газета Здоров`я України - квітень 2004 року - №7 (92) - C. 58. ОСОБА_4, "Удосконалення методів профілактики та лікування ускладнень вагітності при ізоімунній несумісності крові та плода" / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, Донецьк - 2005 рік. ОСОБА_2, "Удосконалення комплексної терапії та профілактика ускладнень вагітності при цукровому діабеті типу 1" / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, Донецьк - 2004 рік. ОСОБА_3, "Особливості ведення вагітності, пологів, післяпологового періоду у вагітних із анемією, поєднаною із хронічною патологією гепатобіліарної системи невірусного ґенезу" / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, Харків - 2009 рік.
1.4. У зв`язку з цим, позивач просив суд визнати недійсним патент на винахід від 10.06.2013 №102070 (далі - патент) та зобов`язати внести відомості щодо визнання недійсним Патенту до державного реєстру патентів і деклараційних патентів, а також здійснити про це публікацію в бюлетені "Промислова власність".
1.5. Ухвалами Господарського суду міста Києва від 11.05.2017 до участі у справі № 910/2318/16 в якості відповідачів залучено - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" (далі - "ФГ "Здоров`я", відповідач 3) та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство, відповідач 4).
2. Стислий виклад рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Справа розглядалась судами неодноразово.
2.2. Рішенням господарського суду міста Києва від 04.12.2018 (суддя - Картавцева Ю.В.) позов ФФ "Дарниця" до ФГ "Здоров`я" та Міністерства задоволено повністю. У задоволенні позовних вимог до Служби та ФК "Здоров`я" - відмовлено.
2.2. Прийняте зі справи судове рішення з посиланням, зокрема, на приписи статей 418, 420, 459, 462 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), пункт 3 постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3769-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Постанова № 3769), статей 6, 7, 33 Закону № 3687-ХІІ та статей 74, 76- 79 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) мотивовано тим, що на дату подання заявки на винахід за патентом, винахід не відповідав умовам надання правової охорони - не був новим.
2.3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.06.2020 (колегія суддів - Отрюх Б.В., Сотніков С.В., Грек Б.М.) рішення суду першої інстанції зі справи скасовано та в задоволенні позовних вимог ФФ "Дарниця" відмовлено.
2.4. Постанову апеляційного суду зі справи з посиланням, зокрема, на приписи статей 15, 16, 418, 420, 459, 462 ЦК України, пункт 3 Постанови № 3769, статей 6, 7, 33 Закону № 3687 та статей 73, 74, 77 ГПК України, мотивовано відповідністю винаходу за патентом умовам надання правової охорони, що підтверджено призначеною апеляційним судом комплексною судовою експертизою.
3. Стислий виклад вимог касаційної скарги
3.1. Позивач, не погоджуючись із постановою суду апеляційної інстанції звернувся до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду із касаційною скаргою, у якій просить скасувати постанову суду апеляційної інстанції, а справу передати на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
4. Аргументи учасників справи
4.1. Аргументи касаційної скарги
4.1.1. Так, касаційна скарга подана на підставі пункту 1 частини першої статті 287 ГПК України, з обґрунтуванням того, в чому полягає порушення норм матеріального та процесуального права судом першої інстанції після апеляційного перегляду справи апеляційною інстанцією, з урахуванням вимог пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України, пункту 4 частини другої статті 287 ГПК України, пункту 5 частини першої статті 310 ГПК України та пунктів 1, 4 частини третьої статті 310 ГПК України.
4.1.2. Позивач зазначає, що суд апеляційної інстанції приймаючи оскаржувану постанову порушив норми процесуального права в частині підстав і порядку призначення комплексної судової експертизи та встановив обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів.
4.1.3. Апеляційним судом порушено вимоги статті 104 ГПК України щодо обов`язку суду навести в рішенні мотиви відхилення висновків експертів № 1109 та № 003-ОВМ/17.
4.1.4. Суд апеляційної інстанції не дотримався вимог статей 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, оскільки обмежився частковим цитуванням висновку експертів від 10.09.2019 № 148/19 за результатами комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та узагальненим висновком про те, що цей висновок "містить відповіді на питання суду".
4.1.5. Судове засідання, в якому було ухвалено оскаржувану постанову, відбулося без участі представників позивача, якого не було належним чином повідомлено про дату, час та місце засідання.
4.2. Доводи інших учасників
4.2.1. У відзиві на касаційну скаргу ФК "Здоров`я" доводи касаційної скарги не визнає і погоджується із висновком суду апеляційної інстанції, а також просить оскаржувану постанову залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.
5. Касаційне провадження
5.1. Відповідно до Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги) від 31.07.2020 визначено колегію суддів Касаційного господарського суду у складі: Бенедисюка І.М. (головуючий), Селіваненка В. П., Малашенкової Т.М.
5.2. Відповідно до Витягу з протоколу передачі судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) від 16.11.2020 у зв`язку з відпусткою судді Селіваненка В.П., касаційну скаргу ФФ "Дарниця" зі справи № 910/2318/16 передано на розгляд колегії суддів Касаційного господарського суду у складі: Бенедисюк І.М. (головуючий), Колос І.Б., Малашенкова Т.М.
5.3. Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 19.11.2020 задоволено клопотання ФФ "Дарниця" про заміну сторони у справі № 910/2318/16; замінено співвідповідача у справі 910/2318/16 - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
5.4. Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 19.11.2020 відкладено розгляд касаційної скарги ФФ "Дарниця" на 26.11.2020.
5.5. 23.11.2020 від ФГ "Здоров`я" надійшло клопотання про закриття касаційного провадження на підставі пункту 5 частини першої статті 296 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).
5.6. Колегія суддів, розглянувши клопотання ФГ "Здоров`я" дійшла висновку, що воно є необґрунтованим та не підлягає задоволенню з огляду на те, що доводи відповідача 2 наведені у вказаному клопотанні було розглянуто колегією суддів, при вирішенні питання щодо підстав відкриття касаційного провадження. Касаційне провадження відкрито на підставі пункту 4 частини другої статті 287 ГПК України, пункту 5 частини першої статті 310 ГПК України та пунктів 1, 4 частини третьої статті 310 ГПК України. З огляду на правову регламентацію передбачену пунктом 5 статті 296 ГПК України відсутні підстави для закриття провадження, відкритого з підстав зазначених в ухвалі Верховного Суду від 02.10.2020.
6. Обставини справи, встановлені судами першої та апеляційної інстанцій
6.1. ФГ "Здоров`я" є власником патенту на винахід "Застосування фармацевтичної композиції, що містить (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат, для лікування і профілактики патологій вагітності" (далі - Винахід) за заявкою від 16.12.2009 №а200913109.
6.2. Позивачем доведено існування у нього охоронюваного законом інтересу та наявність підстав для звернення до суду з позовом у даній справі.
6.3. 10.06.2013 Державна служба інтелектуальної власності України за наслідками розгляду заявки ФГ "Здоров`я" від 16.12.2009 №а200913109 видала патент України № 102070 на винахід "Застосування фармацевтичної композиції, що містить (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат, для лікування і профілактики патологій вагітності".
6.4. Звертаючись до суду з позовом у даній справі ФФ "Дарниця" вказувало на невідповідність винаходу за спірним Патентом умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки через відсутність у нього необхідної новизни.
6.5. За висновками призначених у справі судових експертиз від 14.04.2017 № 1109 та 15.03.2018 № 003-ОВМ/17 підтверджено невідповідність спірного винаходу такому необхідному критерію як "новизна".
6.6. Під час розгляду справи в суді першої інстанції ФК "Здоров`я" подано до суду для приєднання до матеріалів справи в якості доказів такі висновки експертизи:
- висновок експерта від 14.08.2018 за №G-001-ПЕГ/18, складений Привалко Е.Г. - кандидатом хімічних наук, старшим науковим співробітником, доцентом кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Згідно з вказаним висновком, 4% розчин для ін`єкцій (по 50 мл.) та 40% концентрат у дозі 2,0 г (по 5 мл. на 150-250 мл. 0,9% розчину хлориду натрію), що описані в патенті України на винахід №102070, не еквівалентні.
- висновок судового експерта №3999 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності по господарській справі №910/2318/16, складений судовим експертом Струком І.О. Згідно з яким застосування фармацевтичної композиції, яка містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб, не було відоме до дати подання заявки на винахід за патентом № 102070 (16.12.2009 р.); інформація про застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб не була частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за патентом № 102070 (16.12.2009); відомості, які містяться у наданих на експертизу документах, які були загальнодоступними до дати подання заявки №а200913109 (16.12.2009), не спростовують "новизну" винаходу за патентом України №102070.
6.7. Висновок експерта Привалко Е.Г. № С-001-ПЕГ/18 від 14.08.2018, не є таким, що складений експертом у розумінні норм ГПК України. Експертний висновок від 07.09.2018 № 3999, поданий ФК "Здоров`я", місцевим судом оцінений та відхилений як не належний доказ у справі.
6.8. Судом першої інстанції також встановлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності" від 23.08.2016 № 585 Міністерство є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності України.
6.9. Суд апеляційної інстанції також додатково встановив, що: 25.04.2019 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи - Державної служби інтелектуальної власності України. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" від 02.09.2019 № 829 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України перейменовано на Міністерство.
6.10. Як вбачається з матеріалів справи 26.06.2019 судом апеляційної інстанції у справі № 910/2318/16 було призначено комплексну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Чабанець Т.М. Для проведення комплексної судової експертизи було залучено академіка ВГО "Академія наук вищої освіти України" Кисличенко В.С. доктора фармацевтичних наук, професора, завідувача кафедри хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету, як спеціаліста у фармацевтичній галузі.
6.11. Згідно з висновком комплексної судової експертизи від 10.09.2019 за № 148/19, складеного судовими експертами Чабанець Т.М. та Кисличенко В.С., винахід за патентом відповідає умові патентоздатності за критерієм "новизна".
ДЖЕРЕЛА ПРАВА
Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 № 3687-XII, чинний в редакції Закону України від 14.04.2009 № 1256-VI (на час подання заявки 16.12.2009)
Пункт 4 статті 1
Винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.
Частина перша статті 6
Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.
Частина п`ята статті 6
Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.
Частина перша статті 7
Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.
Частини третя-сьома статті 7
Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.
Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.
Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.
На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов`язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини.
Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п`ятій цієї статті, до уваги не береться.
Абзац 8, 9 частини другої статті 28
Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.
Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.
Підпункт "а" частини першої статті 33
Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.
Частина третя статті 33
При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.
Частина четверта статті 33
Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.
Частини перша і друга статті 459
Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання; об`єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.
Частини перша і друга статті 462
Набуття права інтелектуальної власності на винахід засвідчується патентом; обсяг правової охорони визначається формулою винаходу.
Стаття 463
Суб`єктами права інтелектуальної власності на винахід є: винахідник, інші особи, які набули прав на винахід за договором чи законом.
Стаття 464
Майновими правами інтелектуальної власності на винахід є: право на використання винаходу; виключне право дозволяти використання винаходу; виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання; інші права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Господарський процесуальний кодекс України:
Частина перша, третя статті 13
Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.
Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
Частина перша статті 73
Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Стаття 74
Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.
Стаття 86
Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.
Стаття 104
Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
8. Оцінка аргументів учасників справи та висновків попередніх судових інстанцій
8.1. Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для задоволення заявлених у справі позовних вимог, зокрема для визнання недійсним Патенту як такого, що не відповідає умовам патентоздатності, зокрема, через відсутність новизни.
8.2. Як встановлено попередніми судовими інстанціями на обґрунтування відсутності новизни у винаходу за Патентом позивач вказував, що до дати подання заявки №а200913109 на реєстрацію даного винаходу (16.12.2009) сукупність його суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі, на підтвердження чого позивачем були надані письмові докази:
- ОСОБА_1, Профілактика та терапія ранніх гестозів вагітних // Журнал практичного лікаря - 2000 року - №1/2000 - С. 34-35.
- Препараты фармацевтической компании "Здоровье" Прегнакер и Глутаргин: новые возможности решения проблем, возникающих при беременности // Газета Здоров`я України - квітень 2004 року - №7 (92) - C. 58.
- ОСОБА_4, "Удосконалення методів профілактики та лікування ускладнень вагітності при ізоімунній несумісності крові та плода" / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, Донецьк - 2005 рік.
- ОСОБА_2 "Удосконалення комплексної терапії та профілактика ускладнень вагітності при цукровому діабеті типу 1" / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, Донецьк - 2004 рік.
- ОСОБА_3, "Особливості ведення вагітності, пологів, післяпологового періоду у вагітних із анемією, поєднаною із хронічною патологією гепатобіліарної системи невірусного ґенезу" / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, Харків - 2009 рік.
8.3. Частиною першою статті 6 Закону № 3687-XII визначено, що об`єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.
8.4. Обсяг правової охорони, що надається визначається формулою винаходу. Формула винаходу - це стисла словесна характеристика технічної суті винаходу, що визначає сукупність його суттєвих ознак. Формула винаходу є єдиним критерієм для визначення обсягу правової охорони винаходу і саме вона дозволяє встановити факт використання або невикористання винаходу шляхом порівняння ознак ретельного конкретного об`єкта з сукупністю ознак, наведених у формулі. Таким чином, на основі формули встановлюють факт порушення прав за патентом.
8.5. Згідно з положеннями статті 459 ЦК України та статті 7 Закону № 3687-XII винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. При цьому рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.
8.6. Надання винаходу правової охорони відбувається в порядку, встановленому Законом № 3687-XII та Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 за № 197 (далі - Правила розгляду заявки № 197).
8.7. Поряд з тим питання щодо відсутності патентоздатності винаходу має вирішуватися з урахуванням тих самих критеріїв перевірки новизни, що й питання стосовно її наявності. Критерії перевірки новизни, вимоги до формули і порядок проведення (зміст) експертизи по суті визначені Правилами розгляду заявки, і висновок щодо відповідності винаходу умовам патентоздатності не може суперечити приписам цих Правил.
8.8. Відповідно до пункту 6.5.2.1. Правил розгляду заявки № 197 винахід визнають новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Державної служби, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При визначенні рівня техніки загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися. Датою, яка визначає включення джерела інформації до рівня техніки, є: для опублікованих описів до охоронних документів - зазначена на них дата публікації; для опублікованих відомостей про заявку на патент на винахід, яку подано до Державної служби, - зазначена на них дата публікації; для друкованих видань - дата виходу в світ, а за відсутності можливості її встановлення - останній день місяця чи 31 грудня, зазначеного у виданні року, якщо дата виходу в світ визначається лише місяцем або роком; для депонованих рукописів, статей, оглядів, монографій тощо - дата їх депонування; для звітів про науково-дослідні роботи, пояснювальних записок до дослідно-конструкторських робіт та іншої конструкторської, технологічної і проектної документації, яка є в органах науково-технічної інформації, - дата надходження її до цих органів; для нормативно-технічної документації - дата реєстрації її в уповноваженому органі; для матеріалів дисертацій і авторефератів дисертацій, виданих на правах рукопису, - дата надходження їх до бібліотеки; для прийнятих на конкурс робіт - дата викладення їх для ознайомлення, підтверджена документами, які стосуються проведення конкурсу; для джерел інформації, що сприймаються візуально (плакати, моделі, вироби тощо), - документально підтверджена дата, від якої стає можливим їх огляд; для експонатів, розміщених на виставці, - документально підтверджена дата початку їх показу; для усних доповідей, лекцій, виступів тощо - дата доповіді, лекції, виступу, якщо вони зафіксовані апаратурою звукового запису або стенографією в установленому порядку, діючому на зазначену дату; для відомостей про технічні засоби, що стали відомими в результаті їх використання, - документально підтверджена дата, від якої ці відомості стали загальнодоступними; для повідомлень по радіо, телебаченню, кіно - дата такого повідомлення, якщо воно зафіксовано на відповідному носії інформації в установленому порядку, діючому на зазначену дату.
8.9. Як встановлено судом апеляційної інстанції, з метою з`ясування питань, які виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.05.2016 було призначено у справі № 910/2318/16 судову експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної Академії Правових Наук України Дорошенко Олександру Федоровичу та Петренко Сергію Анатолійовичу; на вирішення експертів поставлено питання:
- чи було відомо до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009р.) застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб?
- чи було частиною рівня техніки застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2- аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009р.)?