ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2020 року
м. Київ
Справа № 910/9438/19
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Булгакової І.В. (головуючий), Малашенкової Т.М. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,
представників учасників справи:
позивача - приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" - Дитинюк Я.Л., адвокат (довіреність від 09.01.2020 б/н),
відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Геолік Фарм Маркетинг Груп"- Курінський О.Г., адвокат (ордер від 26.10.2020 № 1006898),
відповідача - Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - не з`явився,
розглянув касаційні скарги приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод"
на рішення господарського суду міста Києва від 04.02.2020 (суддя Бондаренко Г.П.),
постанову Північного апеляційного господарського суду від 09.07.2020 (колегія суддів: Копитової О.С. (головуючий), судді Остапенко О.М. і Сотніков С.В.) та
додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.07.2020 (колегія суддів: Копитової О.С. (головуючий), судді Грек Б.М. і Дикунська С.Я.)
зі справи № 910/9438/19
за позовом приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" (далі - ПАТ "Київський вітамінний завод")
до товариства з обмеженою відповідальністю "Геолік Фарм Маркетинг Груп" (далі - ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп";
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство)
про визнання недійсним свідоцтва НОМЕР_1, заборону використання знака.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
ПАТ "Київський вітамінний завод" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп" та Міністерства про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_2". Зокрема, позивач просив суд:
- визнати недійсним частково (для товарів і послуг 05 класу МКТП для реєстрації знаків, для яких його зареєстровано) в Україні свідоцтво України від 27.08.2018 № НОМЕР_1 на знак " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп";
- зобов`язати Міністерство внести відомості про визнання частково недійсним свідоцтва України від 27.08.2018 № НОМЕР_1 на знак " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в своєму офіційному бюлетені;
- заборонити ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп" здійснювати використання всіма можливими способами позначень " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стосовно товарів і послуг, таких самих і споріднених з наведеними у свідоцтві України на знак "ІНФОРМАЦІЯ_2" від 27.02.2012 № НОМЕР_2.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що реєстрація знака " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за свідоцтвом України від 27.08.2018 № НОМЕР_1 за ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп" не відповідає умовам правової охорони та порушує права інтелектуальної власності ПАТ "Київський вітамінний завод".
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
Рішенням господарського суду міста Києва від 04.02.2020, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 09.07.2020, у задоволенні позову відмовлено повністю.
Судові рішення мотивовані тим, що позовні вимоги є недоведеними, а знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за свідоцтвом України від 27.08.2018 № НОМЕР_1 відповідає умовам надання правової охорони. Разом з тим суди зазначили, що знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" не є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком "ІНФОРМАЦІЯ_2".
Водночас додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.07.2020 частково задоволено заяву ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп" та стягнуто з ПАТ "Київський вітамінний завод" на користь ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп" 5 121,81 грн витрат на професійну правничу допомогу у суді апеляційної інстанції.
Короткий зміст вимог касаційних скарг
ПАТ "Київський вітамінний завод", посилаючись на наявність передбаченої пунктом 3 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) підстави для оскарження судових рішень та порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить рішення господарського суду міста Києва від 04.02.2020, постанову Північного апеляційного господарського суду від 09.07.2020 та додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.07.2020 скасувати та направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційні скарги
Суди першої та апеляційної інстанцій не мали правових підстав при перевірці відповідності знака "ІНФОРМАЦІЯ_1" умовам його реєстрації застосовувати інші критерії, ніж визначені Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116.
Суди попередніх інстанцій допустили неправильне застосування частини першої статті 5, частини третьої статті 6, частини першої статті 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", підпункту "а" пункту 4.3.2.1, пункту 4.3.2.4, пункту 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, та порушили статті 76, 77, частини першу, другу, третю статті 86, статтю 104, частини першу та четверту статті 210 та статтю 236 ГПК України.
Судами не спростована ймовірність сплутування знаків "ІНФОРМАЦІЯ_2" та " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки відомостей про проведення соціологічних опитувань споживачів матеріали справи не містять.
Лікарські засоби ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 не вказують на наявні у відповідному їй лікарському засобі діючої речовини.
Судами безпідставно відхилено висновок експерта, наданий позивачем, що призвело до порушення принципу змагальності сторін та ухвалення незаконного рішення.
Разом з тим ПАТ "Київський вітамінний завод" зазначає, що питання про розподіл судових витрат має бути вирішене за результатами ухвалення остаточного рішення у справі, а оскільки ним оскаржується рішення господарського суду міста Києва від 04.02.2020 та постанова Північного апеляційного господарського суду від 09.07.2020 в касаційному порядку, то додаткова постанова Північного апеляційного господарського суду від 29.07.2020 у даному випадку не є остаточним судовим рішенням.
Позиція відповідачів
Від Міністерства надійшов відзив на касаційну скаргу, в якому, посилаючись на необґрунтованість доводів касаційної скарги та прийняття судових рішень відповідно до вимог законодавства, воно просить відмовити у задоволенні касаційної скарги ПАТ "Київський вітамінний завод", а рішення господарського суду міста Києва від 04.02.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 09.07.2020 залишити в силі.
Від ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп" надійшов відзив на касаційну скаргу, в якому останнє заперечує проти задоволення касаційної скарги, вважає, що відсутні підстави для скасування судових рішень у справі та просить рішення господарського суду міста Києва від 04.02.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 09.07.2020 залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
ПАТ "Київський вітамінний завод" є власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 27.02.2012 № НОМЕР_2 за заявкою від 18.11.2011 №m201118385, яким засвідчується право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" для товарів і послуг 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме: фармацевтичні та ветеринарні препарати; антибіотики; антисептики; активні біологічні добавки; фармацевтичні препарати для лікування і профілактики інфекційних захворювань вірусної етіології; препарати для лікування і профілактики серцевих захворювань; вітамінні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дитяче харчування; пластирі, перев`язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; розчини для ін`єкцій; сиропи на фармацевтичні потреби; свічки на фармацевтичні потреби; ферментні препарати на лікарські потреби; бадьорівники (тонізівники) (бадьорівні, тонізівні лікарські препарати); желатина на лікарські (медичні) потреби; жир риб`ячий; жуйки (жуйні гумки) на лікарські (медичні) потреби; заспокоївники (заспокійливі, седативні засоби); капсули (облатки) на фармацевтичні потреби; еліксири (фармацевтичні препарати); імуностимулятори на лікарські (медичні) потреби; коріння лікувальне (цілюще); лікувальні олії; льодяники (смоктунці) лікувальні; магнезія на фармацевтичні потреби; мазі на фармацевтичні потреби; таблетки на фармацевтичні потреби; цукерки лікувальні.
ПАТ "Київський вітамінний завод" використовується знак для товарів і послуг від 27.02.2012 № НОМЕР_2 року для маркування: 1) лікарського засобу під торговельним найменуванням "ІНФОРМАЦІЯ_2" (таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 4 блістери в пачці; реєстраційне посвідчення № UA/12436/01/01); 2) лікарського засобу під торговельним найменуванням "ІНФОРМАЦІЯ_2" (сироп по 50 мг/мл по 120 мл у флаконі у комплекті з мірним стаканчиком, по 1 флакону в пачці; реєстраційне посвідчення № UA/16831/01/01).
27.08.2018 за ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп" був зареєстрований в Україні знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом № НОМЕР_1 (заявка від 11.07.2016 №m201614966) для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме: фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські (медичні) чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев`язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди, та товарів 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме: рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари у роздрібних магазинах, на підприємствах оптової торгівлі, за допомогою каталогів посилкової торгівлі або за допомогою електронних засобів, в тому числі через веб-сайти або програми телемагазинів; надавання послуг, що полягають у реєструванні, записуванні, складанні, збиранні та систематизуванні письмових повідомлень і записів, а також послуги щодо збирання математичних і статистичних даних; послуги рекламних агентств, в тому числі розповсюджування проспектів чи зразків безпосередньо або поштою.
На думку позивача, сам факт реєстрації за відповідачем знака "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом від 27.08.2018 № НОМЕР_1 порушує його права інтелектуальної власності на знак "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом від 27.02.2012 № НОМЕР_2, оскільки знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є настільки схожим із знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2", що потенційний споживач може допустити помилку та придбати замість лікарського засобу "ІНФОРМАЦІЯ_2" товар під знаком "ІНФОРМАЦІЯ_1", оскільки вказані знаки зареєстровані для 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.
Також судами встановлено, що в матеріалах справи відсутні докази того, що ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп" використовувало або використовує станом на дату розгляду судом першої інстанції вказаного позову знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" для позначення будь-яких товарів.
При цьому судами досліджено наданий ПАТ "Київський вітамінний завод" висновок експертів Дорошенка О.Ф. та Мінченко Н.В. від 14.08.2019 № 05/07-2019 складений за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, яким при вирішенні питань: 1) Чи є такими самими і (або) спорідненими товари 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за свідоцтвом України на знак від 27.08.2018 № НОМЕР_1 та товари 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України на знак від 27.02.2012 № НОМЕР_2 ?; 2) Чи є знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за свідоцтвом від 27.08.2018 НОМЕР_1, схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України на знак від 27.02.2012 № НОМЕР_2, раніше зареєстрованим (стосовно наведених у свідоцтві товарів 5 класу МКТП)?; 3) Чи є знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за свідоцтвом від 27.08.2018 НОМЕР_1, таким, що внаслідок його використання для заявлених таких самих і споріднених товарів 5 класу МКТП, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє лікарські засоби під торгівельними найменуваннями "ІНФОРМАЦІЯ_2" (за реєстраційними посвідченнями № UA/12436/01/01 та № UA/16831/01/01) - АТ "Київський вітамінний завод"? дійшли таких висновків:
1. Товари 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак від 27.08.2018 № НОМЕР_1, є такими самими та спорідненими із товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак від 27.02.2012 № НОМЕР_2 ;
2. Знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за свідоцтвом від 27.08.2018 НОМЕР_1 є схожим настільки, що їх можна сплутати, зі знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України на знак від 27.02.2012 № НОМЕР_2, раніше зареєстрованим на ім`я АТ "Київський вітамінний завод" (стосовно наведених у свідоцтві товарів 5 класу МКТП);
3. Знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за свідоцтвом від 27.08.2018 НОМЕР_1 є таким, що внаслідок його використання для заявлених таких самих і споріднених товарів 5 класу МКТП, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє лікарські засоби під торговельними найменуваннями "ІНФОРМАЦІЯ_2" (за реєстраційними посвідченнями №UA/12436/01/01 та № UA/16831/01/01) - АТ "Київський вітамінний завод".
Разом з тим досліджено судами і наданий ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп" висновок експертів Сопової К. А. та Петренка С. А. від 18.11.2019 № 34-10/19, складений за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, при вирішенні аналогічних питань, в якому зазначено, що:
1. Товари 5 та 35 класів МКТП, для яких зареєстрований знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом НОМЕР_1, є такими самими та спорідненими з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України на знак № НОМЕР_2 ;
2. Знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за свідоцтвом НОМЕР_1 від 27.08.2018 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України на знак від 27.02.2012 № НОМЕР_2, раніше зареєстрованим на ім`я АТ "Київський вітамінний завод" (стосовно наведених у свідоцтві товарів 5 класу МКТП);
3. Знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за свідоцтвом від 27.08.2018 НОМЕР_1, не є таким, що внаслідок його використання може ввести в оману щодо особи, яка виробляє лікарські засоби під торгівельними найменуваннями "ІНФОРМАЦІЯ_2" (за реєстраційними посвідченнями № UA/12436/01/01 та № UA/16831/01/01) - АТ "Київський вітамінний завод".
Суди, врахувавши висновки судових експертиз від 14.08.2019 №05/07-2019 та від 18.11.2019 №34-10/19, визнали доведеним те, що товари 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак від 27.08.2018 НОМЕР_1 є такими самими та спорідненими із товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак від 27.02.2012 №152459.
При цьому суди попередніх інстанцій дослідили, що висновок судової експертизи від 18.11.2019 №34-10/19 містить більш змістовні відповіді на поставлені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи, а тому, прийняли як належний та допустимий доказ висновок судової експертизи від 18.11.2019 №34-10/19; водночас суди не прийняли висновок експертів від 14.08.2019 №05/07-2019 як доказ стосовно другого та третього питань та не вважали висновки, надані по вказаних питаннях, змістовними та обґрунтованими, оскільки такі висновки не враховують особливості обігу лікарських засобів та складання назв лікарських засобів.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
частини перша та друга статті 494 Цивільного кодексу України:
- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом;
- обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.
Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон ):
частина перша статті 5:
- правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.