ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2020 року
м. Київ
Справа № 909/560/15
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
головуючого - Пєскова В.Г.,
суддів: Банаська О.О., Катеринчук Л.Й.,
за участю секретаря судового засідання - Хмельовського В.О.,
учасники справи:
позивачі: Заступник прокурора м. Івано-Франківська в інтересах держави в особі Міністерства аграрної політики та продовольства, Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" та Івано-Франківсье обласне державне об`єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості;
представники позивачів в судове засідання не з`явилися,
відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Самсон-ІФ",
представник відповідача - Подоляк В.Г.,
Прокурор Офісу Генерального Прокурора - Збарих С.М.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Заступника прокурора Львівської області за вх. № 12753/2019
на постанову Західного апеляційного господарського суду від 08.10.2019
у складі колегії суддів: Галушко Н.А. (головуючого), Кравчук Н.М., Орищин Г.В.
та на рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 23.05.2019
у складі судді Фанда О.М
у справі за позовом Заступника прокурора м. Івано-Франківська в інтересах держави в особі Міністерства аграрної політики та продовольства, Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" та Івано-Франківського обласного державного об`єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Самсон-ІФ"
про визнання недійсним договору № 36 від 25.10.2012 про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність та визнання за Івано-Франківським обласним державним об`єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості виключного права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг за свідоцтвом № 73383,
ВСТАНОВИВ
Обставини справи встановлені судами першої та апеляційної інстанції
1. Судами попередніх інстанцій встановлено, що Івано-Франківське обласне державне об`єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (далі - Івано-Франківське ОДОСП) засновано на основі державної власності і входить до складу Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн "Укрспирт"), входить до сфери управління Міністерства аграрної політики України і є підзвітним йому.
2. Об`єднання є юридичною особою та володіє закріпленим за ним на праві господарського відання майном (пункт 4.1 статуту Об`єднання).
3. У відповідності до пункту 4.6 статуту об`єднання може мати знаки для товарів та послуг, які реєструються у встановленому законодавством порядку.
4. В пункті 5.1 статуту об`єднання зазначено, що його майно є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання;
5. Об`єднання не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати майнові об`єкти, що належать до основних фондів Об`єднання має право лише за попередньою згодою Уповноваженого органу управління на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом (пункт 5.5 Статуту); укладати мирові угоди, що передбачають відчуження об`єктів, які належать до основних фондів, об`єднання має право тільки за попередньою згодою Уповноваженого органу управління. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, у тому числі передавати майно в оренду, об`єднання має право лише в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Господарським кодексом України та іншими законами України (пункт 5.5 Статуту).
6. Об`єднання володіє на праві власності знаком для товарів і послуг, засвідченим у відповідності до статті 157 Господарського кодексу України свідоцтвом № 73383.
7. 25.10.2012 між Івано-Франківським ОДОСП та Товариством з обмеженою відповідальністю "Самсон-ІФ" (далі - ТОВ "Самсон-ІФ") укладено договір № 36 про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність, за умовами якого Івано-Франківське ОДОСП передає у спільну власність ТОВ "Самсон-ІФ", а останнє приймає у співвласність майнові права на наступний знак для товарів і послуг: свідоцтво на знак для товарів і послуг № 73383, зареєстроване 15.03.2007 Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства науки і освіти у повному обсязі, на які зареєстровано Знак (том І а.с. 18-19).
8. В пункті 1.2 договору сторони погодили, що співвласник (ТОВ "Самсон-ІФ") з моменту підписання цього договору отримує право самостійно позначати згаданим Знаком продукцію згідно з переліком товарів, що вказані в Свідоцтві.
9. Пунктом 2.2 Договору визначено обов`язок Івано-Франківського ОДОСП не передавати третім особам майнові права на Знак без згоди співвласника.
10. У відповідності до пункту 3.1 Договору співвласник має право використовувати Знак у власній господарській діяльності на власний розсуд, в тому числі й щодо надання дозволу на використання Знаку (видачу ліцензій) та передачу права власності на нього іншим особам.
11. Надалі, 25.10.2012 між Івано-Франківським ОДОСП та ТОВ "Самсон-ІФ" укладено угоду про внесення змін і доповнень до договору № 36 від 25.10.2012, якою договір про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність доповнено пунктом 1.4 такого змісту: "винагорода, в розмірі 500 грн. без ПДВ сплачується протягом 3-х років з моменту підписання цієї угоди". (том І а.с. 67).
12. Державною службою інтелектуальної власності України 09.08.2013 прийнято рішення про опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знак за свідоцтвом № 73383 у співвласність ТОВ "Самсон-ІФ". (том І а.с. 22).
13. Згідно з вищевказаним рішенням та випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 27.08.2013 № 14937 власниками знаку за свідоцтвом № 73383 від 15.03.2007 є Івано-Франківське ОДОСП та ТОВ "Самсон-ІФ".
14. 23.09.2015 ТОВ "Самсон-ІФ" перерахувало на рахунок Івано-Франківського ОДОСП 500 грн з призначенням платежу: винагорода згідно з договором № 36 від 25.10.2012 про передання майнових прав на знак для товарів і послуг. Зазначені кошти повернуті Івано-Франківським ОДОСП ТОВ "Самсон-ІФ", з посиланням на помилковість їх перерахування.
15. 23.10.2015 ТОВ "Самсон-ІФ" повторно перерахувало зазначену суму коштів на рахунок Івано-Франківського ОДОСП.
Обґрунтування позову
16. У 2015 році Заступник прокурора м. Івано-Франківська в інтересах держави в особі Міністерства аграрної політики та продовольства, Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", Івано-Франківського обласного державного об`єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості звернувся до Господарського суду Івано-Франківської області з позовом до ТОВ "Самсон-ІФ" про визнання недійсним договору № 36 від 25.10.2012 про передачу майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність, укладеного між Івано-Франківським обласним державним об`єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості та ТОВ "Самсон-ІФ"; визнання за Івано-Франківським обласним державним об`єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості виключного права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг за Свідоцтвом № 73383.
17. З урахуванням заяви про доповнення позовних вимог, Заступник прокурора мотивував позовні вимоги наступним:
- Знак для товарів та послуг за свідоцтвом № 733383 створений та зареєстрований за державні кошти та став державною власністю, однак в порушення норм Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність" під час укладення договору № 36 від 25.10.2012 обов`язкова незалежна оцінка вартості майнових прав на знак для товарів і послуг до укладення договору не проводилась.
- 08.04.2003 ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області порушено провадження у справі № Б-11/45-3/270-21/145 про банкрутство Івано-Франківського ОДОСП, введено процедуру розпорядження майном та мораторій на задоволення вимог кредиторів. Відповідно до звіту про визначення вартості майнових прав на знаки для товарів і послуг від 30.11.2013, ринкова вартість майнових прав на товарний знак за Свідоцтвом № 73383 складає 7 612 000 грн, що значно перевищує один відсоток балансової вартості активів боржника. Однак, в порушення статті 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", розпорядник майна не надавав погодження на укладення спірного договору.
- Івано-Франківське ОДОСП входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та є йому підзвітним, однак питання укладення спірного договору, в порушення пункту 5 статті 75 Господарського кодексу України, із Міністерством не погоджувалося.
Таким чином, як стверджує Заступник прокурора, т.в.о. генерального директора Івано-Франківського ОДОСП, при укладенні спірного договору, вийшов за межі своєї компетенції щодо розпорядження майном, що свідчить про порушення вимог частини другої статті 203 та частини першої статті 203 Цивільного кодексу України,. Договір укладено в порушення вимог статті 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", статті 75 Господарського кодексу України, статті 6 постанови Кабінету Міністрів України № 803 від 06.06.2007.
Крім того, Заступник прокурора вважає, що спірний договір суперечить пункту 7 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" та призводить до порушення ділової репутації Івано-Франківського ОДОСП, оскільки створює оманливе уявлення щодо дійсного виробника продукції, зазначеної у Свідоцтві № 73383. Зазначений знак представляє продукцію Івано-Франківського ОДОСП, розташованого в місті Івано-Франківська викликає у споживача асоціацію з конкретним державним підприємством та з географічною назвою, зазначеною як місце виробництва зазначених у свідоцтві товарів та стає розрізняльним при купівлі ним продукції. Товарний знак, використаний іншим суб`єктом господарювання, розташованим в іншому регіоні України вводить споживача в оману, оскільки створить неправильні асоціації про географічне походження продукції.
Розгляд справи судами
18. Справа розглядалася судами неодноразово.
19. 14.12.2016 рішенням Господарського суду Івано-Франківської області у справі № 909/560/15 позов задоволено частково: визнано недійсним договір від 25.10.2012 № 36 про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність, який укладений між Івано-Франківським обласним державним об`єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості і ТОВ "Самсон-ІФ", в решті позову відмовлено.
20. 11.04.2017 постановою Львівського апеляційного господарського суду рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 14.12.2016 у справі № 909/560/15 скасовано в частині задоволення позову про визнання недійсним договору від 25.10.2012 № 36 про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність, який укладений між Івано-Франківським обласним державним об`єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості і ТОВ "Самсон-ІФ. У скасованій частині прийнято нове рішення про відмову в позові. У решті рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 14.12.2016 залишено без змін.
21. 07.11.2017 постановою Вищого господарського суду України рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 14.12.2016 та постанову Львівського апеляційного Господарського суду від 11.04.2017 у справі № 909/560/15 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду Івано-Франківської області з огляду на те, що в порушення приписів статті 41 Господарського процесуального кодексу України суди не вирішили питання про призначення у справі судової експертизи для роз`яснення питань, що виникли у вирішенні даного господарського спору і потребують спеціальних знань, судові акти попередніх інстанцій, прийняті без призначення у справі судової експертизи.
22. 26.12.2017 ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області, зокрема, призначено у справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності на вирішення якої поставлені наступні питання:
1) чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 73383 від 15.03.2007 таким, що може ввести в оману споживача щодо товару, та (або) особи, яка виготовляє товар або надає послуги?
2) чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 73383 від 15.03.2007 таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виготовляє товар або надає послуги при використанні цього знака Івано-Франківським обласним державним об`єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості та ТОВ "Самсон-ІФ" на підставі договору від 25.10.2012 №36?
3) чи може ввести споживача наявність зображення на продукції ТОВ "Самсон-ІФ" товарного знаку (свідоцтво № 73383) в оману щодо походження товару, який виробляє Івано-Франківське обласне державне об`єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості?
23. За наслідками проведення експертизи відповідно до Висновку експерта №009/18 від 18.02.2019 встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №73383 від 15.03.2007 не є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та (або) особи, яка виготовляє товар або надає послуги. Знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №73383 від 15.03.2017 не є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виготовляє товар або надає послуги при використанні цього знака Івано-Франківським ОДОСП та ТОВ "Самсон-ІФ" на підставі договору №36 від 25.10.2012. Щодо третього питання, то експертизою встановлено про те, що наявність зображення на продукції ТОВ "Самсон-ІФ" товарного знаку (свідоцтво №73383) не може ввести споживача в оману щодо походження товару, який виробляє Івано-Франківське ОДОСП.
24. 23.05.2019 рішенням Господарського суду Івано-Франківської області у справі № 909/560/15 у задоволенні позовних вимог відмовлено. Стягнуто з Прокуратури Івано-Франківської області на користь ТОВ "Самсон-ІФ" 30 888 грн витрат по сплаті вартості судових експертиз.
25. 08.10.2019 постановою Західного апеляційного господарського суду у справі № 909/560/15 рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 23.05.2019 залишено без змін, апеляційні скарги Івано-Франківського обласного державного об`єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості б/н від 21.06.2019 (вх. ЗАГС № 01-05/2461/19) та Першого заступника прокурора Івано-Франківської області № 05/2-238 вих-19 від 13.06.2019 залишено без задоволення.
26. Суди першої та апеляційної інстанції дійшли висновку, що майнове право інтелектуальної власності щодо знаку для товарів та послуг, яке було предметом договору від 25.10.2012, на момент укладення спірного договору не належало до основних фондів Івано-Франківського ОДОСП та відповідно не потребувало попередньої згоди Уповноваженого органу управління, як це передбачено в п. 5.5 Статуту та стосується основних фондів підприємства. Окрім того, на момент укладення договору про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність від 25.10.2012 № 36 вартість торгового знаку для товарів і послуг на балансі Івано-Франківського ОДОСП не відображена, що не дає підстав зазначити про обов`язковість надання органом управління боржника згоди на укладення такого договору в розмінні частини 13 статті 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Отже, суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний господарський суд відхилили доводи позовної заяви про те, спірний договір зі сторони Івано-Франківського ОДОСП стосовно відчуження об`єктів державної власності був укладений без погодження з суб`єктом управління майном
27. Суди першої та апеляційної інстанції вказали, що вартість майнових прав на знак для товарів та послуг на момент укладення спірного договору про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність від 25.10.2012 № 36 не була визначена, оцінка вартості була проведена на замовлення Івано-Франківського ОДОСП через рік після укладення договору - 30.11.2013, згідно яких вартість становить 7 612 тис. грн без врахування ПДВ та відхилили твердження позивача, що спірний договір є договором про відчуження виключних майнових прав інтелектуальної власності у формі їх продажу поза конкурентними засадами.
28. Суди попередніх інстанцій зазначили, що положення Закону України "Про управління об`єктами державної власності" не поширюється на здійснення прав інтелектуальної власності, а тому оцінка майна, передбачена при відчуженні державного майна, не стосується об`єктів інтелектуальної власності.
29. Суди дійшли висновків, що спірний договір від 25.10.2012 № 36 не суперечить інтересам держави та встановленим цілям діяльності державного підприємства - Івано-Франківського ОДОСП, оскільки внаслідок передачі від Івано-Франківського ОДОСП на користь ТОВ "Самсон-ІФ" можливості використання майнових прав на знак для товарів і послуг за умовами договору від 25.10.2012 № 36, Івано-Франківське ОДОСП, як співвласник, не позбавлене можливості володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому знаком для товарів і послуг на свій розсуд у межах, передбачених законом.
30. Додатково суду зауважили, що в спірному випадку жодної із підстав, передбачених частиною першою статті 388 Цивільного кодексу України, з фактичних обставин справи не вбачається, натомість відповідач добросовісно уклав договір та неодноразово здійснював його оплату.
31. Твердження прокурора та позивачів про те, що передача права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 73383 від 15.03.2007 може стати причиною введення в оману споживача щодо товару та (або) особи, яка виготовляє відповідний товар, суд першої інстанції відхилив із посиланням на висновок експерта.
32. Крім того, посилання прокурора на висновки Вищого господарського суду України у справі № 5002-33/6355-2010, викладені в постанові від 16.04.2013 суди першої та апеляційної інстанції не взяли до уваги, із посиланням на те, що в постанові суду касаційної інстанції йде мова про внесення знаку на товари та послуги визначеної вартості в якості вкладу з боку державної установи в спільну діяльність в цілях спільної інвестиційної діяльності, натомість предметом даного господарського спору є визнання недійсним договору про спільне використання знаку для товарів та послуг без ознак відчуження такого. Також судами відхилено посилання відповідача на висновки рішення ЄСПЛ та практики Вищого господарського суду України у справі № 927/709/16, викладені в постанові від 16.02.2017 оскільки в постанові суду касаційної інстанції йде мова про державний орган, який є однією із сторін договірних відносинах, натомість в спірному випадку жодна із сторін договірних відносин не є державним органом.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ У СУДІ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
А. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
33. 13.11.2019 (згідно з відміткою на поштовому конверті) Заступник прокурора Львівської області звернувся до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову Західного апеляційного господарського суду від 08.10.2019 та рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 23.05.2019 у справі № 909/560/15, прийняти нове рішення про задоволення позову.
34. Звертаючись з касаційною скаргою Заступник прокурора Львівської області посилається на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права та процесуального права, зокрема статті 494, 1114 Цивільного кодексу України, статті 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції до 19.01.2013), статті 86 Господарського процесуального кодексу України та вважає безпідставними та необґрунтованими є висновки судів щодо відсутності необхідності погодження розпорядником майна спірної угоди через невідображення спірних майнових прав у бухгалтерському обліку (балансі) підприємства. Скаржник посилається на позицію Верховного Суду, викладену в постанові від 28.02.2018 у справі № 909/330/16 відсутність відображення сторонами в бухгалтерському та податковому обліку операцій за договором оренди не свідчать про відсутність спірних відносин. Скаржник стверджує, що аналогічно, відсутність відображення у балансі Івано-Франківського ОДОСП прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, не свідчить про відсутність визначеної вартості та статусу державного майна. Відповідно, вказані права підлягають оцінюванню у встановленому Законом порядку, на розпорядження ними розповсюджуються усі ті ж обмеження, що встановлені Статутом підприємства, статтею 75 Господарського кодексу України та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" для розпорядження іншим майном та основними засобами підприємства.