ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2020 року
м. Київ
Справа № 922/2017/17
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю.
за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,
представників учасників справи:
товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива "Хладопром" - Лузана О.С.
приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" - не з`яв.,
товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" - не з`яв.,
розглянув касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" (далі - Комбінат)
на рішення господарського суду Харківської області від 24.07.2019 (суддя Жельне С.Ч.) та
постанову Східного апеляційного господарського суду від 15.06.2020 (головуючий суддя - Попков Д.О., судді Стойка О.В. і Барбашова С.В.)
зі справи № 922/2017/17
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива "Хладопром" (далі - Фабрика)
до Комбінату
про заборону використання знака для товарів і послуг та визнання дій незаконними та за зустрічним позовом Комбінату
до: Фабрики;
товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (далі - Товариство)
про визнання права попереднього користувача.
РУХ СПРАВИ ТА КОРОТКИЙ ЗМІСТ СУДОВИХ РІШЕНЬ У НІЙ
Короткий зміст позовних вимог і попередніх судових рішень у справі
1. Первісний позов було подано про:
- заборону незаконного використання Комбінатом знака для товарів і послуг (далі - ЗТП) «Каштан» відповідно до свідоцтва на ЗТП від 14.04.2001 №19356 (далі - Свідоцтво № 19356);
- заборону Комбінату маркувати товар «морозиво» ЗТП «Каштан» відповідно до Свідоцтва №19356;
- визнання незаконними дій Комбінату щодо використання ЗТП «Каштан» у зв`язку з відсутністю права на використання цього ЗТП.
2. Рішенням господарського суду Харківської області від 18.09.2017, залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 12.12.2017, позовні вимоги Фабрики були задоволені у повному обсязі.
3. Постановою Верховного Суду від 30.05.2018 зазначені рішення та постанову попередніх судових інстанцій скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду Харківської області.
4. Комбінат, у свою чергу, під час нового розгляду справи звернувся із зустрічним позовом до Фабрики та Товариства з вимогами про визнання за ним права попереднього користувача на словесне позначення "Каштан" для товару 30 класу МКТП "морозиво" та послуг 35 класу МКТП" рекламування; керування справами; ділове адміністрування; діловодство" за Свідоцтвом №19356.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 14.08.2018 зустрічну позовну заяву прийнято до спільного розгляду з первісним позовом, вимоги за зустрічним позовом об`єднано в одне провадження з первісним позовом.
5. Рішенням господарського суду Харківської області від 24.07.2019 первісний позов задоволено, у зустрічному позові відмовлено.
Постановою Східного апеляційного господарського суду від 15.06.2020 зазначене рішення залишено без змін, а апеляційну скаргу Комбінату - без задоволення.
6. Відповідні рішення та постанову мотивовано:
- встановленням факту використання Комбінатом належного Фабриці ЗТП "Каштан" за Свідоцтвом №19356, що порушує права та законні інтереси Фабрики як ліцензіата за ліцензійним договором на використання цього свідоцтва;
- недоведеністю позивачем за зустрічним позовом порушення Фабрикою та Товариством будь-яких прав та законних інтересів Комбінату щодо пріоритету використання ним ЗТП "Каштан" до подання заявки та видачі Свідоцтва № 19356.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
7. У касаційній скарзі до Верховного Суду Комбінат, зазначаючи про незаконність оскаржуваних судових рішень, неправильне застосування судами норм матеріального права, неврахування ними правових висновків, викладених у постановах Верховного Суду, просить: оскаржувані судові рішення зі справи скасувати; ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог Фабрики відмовити, а позовні вимоги Комбінату за зустрічним позовом задовольнити; судові витрати розподілити у визначеному законом порядку.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу, і її клопотання
8. Оскільки ліцензійним договором його сторони не передбачили можливості звернення до суду господарської юрисдикції, який "не є тотожним" місцевому загальному суду (суду загальної юрисдикції), то подання первісного позову Фабрикою саме до суду господарської юрисдикції є виходом за межі прав, наданих ліцензіаром Фабриці як ліцензіату.
9. Суд першої інстанції не застосував, а суд апеляційної інстанції неправильно застосував положення закону, які підлягали застосуванню в даній справі, у тому числі статті 1107-1109, 1113 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України).
10. Висновки попередніх судових інстанцій про використання Комбінатом у позначеннях виробленої ним продукції саме ЗТП "Каштан" за Свідоцтвом № 19356 є необґрунтованими та помилковим через недоведення таких обставин належними й допустимими доказами.
11. Висновок суду про розповсюдження "доброї відомості знака" (ЗТП "Каштан") на позивача (Фабрику) є безпідставним та таким, що не відповідає обставинам справи.
12. Не ґрунтуються на приписах цивільного законодавства твердження судів попередніх інстанцій про неможливість застосувати у спірних правовідносинах статтю 500 ЦК України.
13. Вимоги первісного позову не підлягали задоволенню, оскільки докази у справі свідчили про використання Комбінатом схожих позначень, а не ЗТП за Свідоцтвом № 19356.
14. Комбінатом також подано клопотання про відкладення розгляду справи, мотивоване перебуванням представника Комбінату на самоізоляції "у зв`язку із отриманими позитивними тестами на наявність вірусної РНК COVID-19 у деяких співробітників ПрАТ "Львівський холодокомбінат".
Судом не знайдено підстав для задоволення зазначеного клопотання з урахуванням такого.
Законом не передбачено і судом не визнавалася обов`язковою явка представників учасників справи у судове засідання з розгляду касаційної скарги. Жодних доказів на підтвердження зазначених у клопотанні обставин скаржником не подано. Так само ним не доведено неможливості забезпечити участь у судовому засіданні іншого свого представника (якщо скаржник вважав таку участь необхідною).
Доводи інших учасників справи
15. У відзиві на касаційну скаргу Фабрика заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про те, що скарга є надуманою, оманливою, ґрунтується на припущеннях та власному "особливому" тлумаченні ним чинного законодавства України, не відповідає матеріалам справи, а судами попередніх інстанцій було досліджено всі матеріали (докази) зі справи, надано кваліфіковану оцінку кожному з них, розглянуто всі клопотання, заяви, заперечення, скарги сторін і прийнято законне, повне, обґрунтоване та неупереджене рішення у справі. У зв`язку з цим Фабрика просить оскаржувані судові рішення залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення, поклавши судові витрати на Комбінат.
Товариство у своєму відзиві на касаційну скаргу наводить аналогічні доводи й мотивування і так само просить відповідні судові рішення залишити без змін, а скаргу - без задоволення, з покладенням судових витрат на Комбінат.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
16. Державним департаментом інтелектуальної власності України 16.04.2001 за заявкою від 22.02.1999 №99020539 було зареєстровано ЗТП «Каштан» й видано відкритому акціонерному товариству "Київський холодокомбінат №2" Свідоцтво №19356 за класами МКТП: 16, 29, 30 (у тому числі морозиво), 31, 32, 33, 34, 35.
17. 25.05.2011 право власності на ЗТП за Свідоцтвом №19356 передано акціонерному товариству закритого типу "Хладопром".
18. Власником Свідоцтва №19356, за даними Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, на час розгляду даної справи значилося Товариство.
19. Товариство (ліцензіар) уклало з Фірмою (ліцензіат) ліцензійний договір на право використання об`єктів права інтелектуальної власності №2/9-17 (далі- Ліцензійний договір), за умовами якого, зокрема:
- ліцензіар на строк дії та на умовах договору надає ліцензіатові за винагороду невиключну ліцензію на використання свідоцтв на знаки для товарів і послуг, зокрема №UA19356 від 16.04.2001 для позначення товарів і послуг, що виготовляються, збуваються та/або надаються згідно з переліком товарів і послуг, згрупованих за класами 29, 30, 31, 32, 35, 43 згідно МКТП (пункт 2.1);
- ліцензіар надає ліцензіату всі свої матеріальні та процесуальні права при здійсненні захисту прав, що випливають із свідоцтв, зазначених у пункті 1.1 цього договору, в усіх державних та правоохоронних органах, установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування, в судах загальної юрисдикції України тощо (пункт 4.5);
- якщо треті особи порушують права, які надані за цим договором ліцензіату, то ліцензіат має право пред`являти позов щодо захисту прав інтелектуальної власності (пункт 4.3);
- про випадки протиправного використання третіми особами прав, які захищені свідоцтвами ліцензіара та стали відомими ліцензіату, сторони негайно інформують одна одну та приймають спільні дії, які спрямовані на припинення такого використання (пункт 7.1);
- строк дії Ліцензійного договору (з урахуванням додаткової угоди до нього) - до 31.12.2019.
20. Фабрика здійснює виробництво морозива з використанням ЗТП "Каштан" згідно із Свідоцтвом №19356.
Комбінат здійснює виробництво і реалізацію морозива з написом "ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі", "Каштан зі смаком ванілі", "Львівський Каштан" та "Каштан зі Львова".
21. Згідно з висновком призначеної у новому розгляді справи експертизи у сфері інтелектуальної власності (проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності) від 25.02.2019 №005/19: позначення "Львівський Каштан", "Каштан зі смаком ванілі", "Каштан зі Львова", "ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі", що використовуються для товару - морозиво, є схожими настільки, що їх можна сплутати із ЗТП №19356; наведені позначення є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням ЗТП за Свідоцтвом №19356.
22. Комбінатом надано суду висновок експерта Сопової К.А. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 08.04.2019 №13-04/19 (далі - Висновок №13-04/19), згідно з яким наведені позначення не є схожим із ЗТП "Каштан" за Свідоцтвом №19356 настільки, що внаслідок їх використання ці позначення і ЗТП можна сплутати і не є схожими настільки, що їх використання може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, а саме щодо власника Свідоцтва №19356.
23. Місцевим господарським судом встановлено, що при складенні Висновку № 13-04/19 порушені вимоги частини другої статті 102 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), а також пункт 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5.
24. Фабрикою подано суду копію витягу з бази Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент), відповідно до якого "Каштан" визнано добре відомим в Україні в 30 класі МКТП як товар морозиво за рішенням Солом`янського районного суду м. Києва у справі №760/18843/15-ц від 19.11.2015. Цим рішенням визнано словесний ЗТП "Каштан" добре відомим в Україні знаком приватного акціонерного товариства "Хладопром" відносно товару 30 класу МКТП "морозиво" станом на 29.09.2000.
У мотивувальній частині того ж рішення вказано, зокрема, що «...той факт, що тривалість та характер використання позначення обумовили набуття ним ознак добре відомого в Україні знака певного виробника конкретного товару, вказує на те, що таке позначення володіє особливою, в порівнянні з іншими знаками, розрізняльною здатністю, оскільки, на відміну від них, воно асоціюється виключно з особою конкретного виробника товарів». Згадане рішення Солом`янського районного суду м. Києва залишено в силі постановою Верховного Суду у складі Касаційного цивільного суду від 06.02.2019.
25. Комбінат зазначив,