ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2020 року
м. Київ
Справа № 910/19256/16
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Бенедисюка І.М. і Булгакової І.В.,
за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,
представників учасників справи:
позивача за первісним позовом - Мові Хелс ГмбХ (Movi Health GmbH) - Савчук В.В.,
відповідачів за первісним позовом:
Органосин Лайф Саєнсиз Пвт. Лтд (Organosyn Life Sciences Pvt. ltd.) - не з`яв.;
товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" - Павленко М.В., ОСОБА_1 ;
Міністерства охорони здоров`я України - не з`яв.,
третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів (за первісним позовом):
Державної фіскальної служби України - не з`яв.;
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками - не з`яв.; державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" - не з`яв.,
відповідача за зустрічним позовом - Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - не з`яв.,
розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" (далі - Товариство)
на рішення господарського суду міста Києва від 02.03.2020
(суддя Гумега О.В.) та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.05.2020
(головуючий суддя Сотніков С.В., судді Остапенко О.М. і Поляков Б.М.)
зі справи № 910/19256/16
за первісним позовом Мові Хелс ГмбХ (Movi Health GmbH)
до: Органосин Лайф Саєнсиз Пвт. Лтд (Organosyn Life Sciences Pvt. Ltd; далі - Органосин Лайф Саєнсиз);
Товариства;
Міністерства охорони здоров`я України (далі - МОЗ України),
про захист прав інтелектуальної власності, визнання недійсним наказу та зобов`язання вчинити дії,
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: Державна фіскальна служба України (далі -ДФС України);
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі - Державна служба);
державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" (далі - Підприємство) та
за зустрічним позовом Товариства
до Мові Хелс ГмбХ (Movi Health GmbH) та
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки України)
про визнання патенту на винахід недійсним, про зобов`язання вчинити дії.
РУХ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
1. Первісний позов було подано про визнання порушення відповідачами прав інтелектуальної власності на винахід "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" (далі - Винахід), що охороняється патентом України № 100373 (далі - Патент), власником якого є позивач; визнання недійсним та скасування наказу МОЗ України від 15.08.2016 № 837 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" (далі - Наказ № 837) у частині державної реєстрації лікарського засобу (далі - ЛЗ) під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®", реєстраційні посвідчення №№ UА/15396/01/01, UА/15397/01/01; зобов`язання МОЗ України виключити зазначений ЛЗ з Державного реєстру лікарських засобів (далі - Державний реєстр ЛЗ) шляхом видання наказу.
2. Позов обґрунтовано порушенням належних позивачу прав інтелектуальної власності на Винахід, що охороняється Патентом.
3. Зустрічний позов подано про визнання повністю недійсним Патенту на Винахід та зобов`язання Мінекономіки України внести зміни до Державного реєстру патентів на винаходи шляхом внесення до нього відомостей щодо визнання Патенту недійсним.
4. Позов обґрунтовано невідповідністю Винаходу таким умовам патентоздатності, як "новизна" та "винахідницький рівень" (стаття 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі").
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
5. Рішенням господарського суду міста Києва від 02.03.2020, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.05.2020:
- первісний позов задоволено;
- визнано порушення Органосін Лайф Саєнсиз та Товариством прав інтелектуальної власності на Винахід, що охороняється Патентом, власником якого є Мові Хелс ГмбХ;
- визнано недійсним та скасовано Наказ № 837 у частині державної реєстрації ЛЗ під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®", реєстраційні посвідчення №№ UА/15396/01/01 та UА/15397/01/01;
- зобов`язано МОЗ України виключити названий ЛЗ з Державного реєстру ЛЗ шляхом видання наказу;
- у задоволенні зустрічного позову відмовлено.
6. Рішення та постанову мотивовано відсутністю доказів надання позивачем дозволу на використання відповідачами Винаходу за Патентом і, водночас, доведеністю позивачем обставин використання у ЛЗ "ПРОТЕКОН ФАСТ®" кожної ознаки незалежного пункту формули Винаходу за Патентом.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
7. У касаційній скарзі до Верховного Суду (з доповненнями до неї) Товариство, зазначаючи про незаконність та необґрунтованість оскаржуваних судових рішень зі справи, просить їх скасувати та передати останню на новий розгляд до господарського суду міста Києва.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
8. Судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосовано норми права без урахування висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 11.02.2020 у справі № 910/14822/17, від 31.01.2020 у справі № 916/2724/18, від 11.04.2018 у справі № 903/408/16, від 25.02.2020 у справі № 910/11573/18 та у постанові Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2018 у справі № 917/1345/17. Крім того, судове рішення апеляційної інстанції оскаржується з підстави, передбаченої частиною першою статті 310 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), зокрема, скаржник вважає, що справу було розглянуто і вирішено неповноважним складом Північного апеляційного господарського суду.
Доводи та заяви учасників справи
9. У відзиві на касаційну скаргу Мові Хелс ГмбХ заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх помилковість та про законність і обґрунтованість оскаржуваних судових рішень, і просить оскаржувані рішення і постанову залишити без змін, а скаргу - без задоволення.
10. Від інших учасників справи відзиви на касаційну скаргу не надходили.
11. У письмових поясненнях на касаційну скаргу Підприємство зазначає про прийняття Наказу № 837 у частині реєстрації ЛЗ під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®", реєстраційні посвідчення №№ UА/15396/01/01 та UА/15397/01/01, відповідно до вимог чинного законодавства України.
12. 02.07.2020 на адресу Касаційного господарського суду від ДФС України надійшла заява про процесуальне правонаступництво, в якій ДФС України просить замінити її на Державну митну службу України.
Дана заява обґрунтована тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 №1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" (далі - Постанова №1200) утворено Державну податкову службу України та Державну митну службу України, які є правонаступниками реорганізованої ДФС України у відповідних сферах.
Відповідно до абзацу шостого пункту 2 Постанови №1200 ДФС України продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції у сфері реалізації державної податкової політики, державної політики у сфері державної митної справи, державної політики з адміністрування єдиного внеску, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску до завершення здійснення заходів з утворення Державної податкової служби, Державної митної служби та центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов`язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об`єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.
Абзацом восьмим пункту 2 Постанови №1200 встановлено, що підрозділи податкової міліції у складі ДФС України продовжують здійснювати повноваження та виконувати функції з реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, здійснюючи оперативно-розшукову, кримінальну процесуальну та охоронну функції до завершення здійснення заходів з утворення центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов`язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об`єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.
ДФС України зазначає, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1217-р погоджено пропозицію Міністерства фінансів України щодо можливості забезпечення здійснення з 08.12.2019 Державною митною службою України покладених на неї постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №227 "Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України" функцій і повноважень ДФС України, що припиняється, з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.
Підпунктами 3, 7 пункту 4 Положення про Державну митну службу України встановлено, що Держмитслужба відповідно до покладених на неї завдань: забезпечує та здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань державної митної справи та в межах повноважень, визначених законом, законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну митну службу України, під час переміщення товарів через митний кордон України та після завершення операцій з митного контролю та митного оформлення; вживає заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час провадження зовнішньоекономічної діяльності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів.
Відповідно до вимог статті 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Крім того, відповідно до частин першої та п`ятої статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ДФС України з 17.05.2019 перебуває в стані припинення. Тобто ДФС України свою діяльність не припинила, а лише перебуває у стані припинення.
Розглянувши заяву щодо заміни сторони правонаступником, Верховний Суд доходить висновку про відсутність підстав для її задоволення у зв`язку із ненаданням заявником всіх документів на підтвердження правонаступництва, зокрема, на підтвердження передачі повноважень новоствореному органу - Державній митній службі України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227 "Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України".
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
13. Мові Хелс ГмбХ є власником Патенту, заявка від 27.10.2009 № а 2009 10861, дата набрання Патентом чинності - 26.12.2012, і він є чинним на час розгляду справи.
14. Товариство надало суду складений на його замовлення висновок експерта від 07.03.2019 № 11-ОВМ/18 (далі - Висновок № 11-ОВМ/18), згідно з яким Винахід за Патентом не відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень".
15. Натомість Мові Хелс ГмбХ посилалося на кваліфікаційну експертизу, що передувала видачі Патенту, та на складені на його замовлення висновки експертів від 31.07.2019 № 133/19 (далі - Висновок №133/19) та від 15.11.2019 № 3990/19-27 (далі - Висновок № 3990/19-27).
З Висновку № 3990/19-27 вбачається, що Винахід за Патентом відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень", а з Висновку № 133/19 - що Винахід відповідає умові патентоздатності "новизна".
16. Судом першої інстанції, з яким погодився апеляційний господарський суд, зазначено про прийнятність Висновків №№ 3990/19-27, №133/19 як більш вірогідних доказів у справі, ніж Висновок № 11-ОВМ/18.
17. Позивачем за зустрічним позовом не доведено невідповідність Винаходу таким умовам патентоздатності, як новизна та винахідницький рівень.
18. Як зазначалося, Мові Хелс ГмбХ є власником Патенту на Винахід.
МОЗ України було видано Наказ № 837, зокрема, про реєстрацію та внесення до Державного реєстру ЛЗ лікарського засобу під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®" у 2-х формах випуску, в якому використана без згоди правовласника кожна ознака, включена до незалежного пункту формули Винаходу, захищеного Патентом, що є порушенням належних Мові Хелс ГмбХ виключних майнових прав за Патентом.
Дії Органосин Лайф Саєнсиз як заявника та власника реєстраційних посвідчень на ЛЗ "ПРОТЕКОН ФАСТ®" (реєстраційні посвідчення №№ UА/15396/01/01, UА/15397/01/01), а також Товариства, яке отримало ліцензію на провадження діяльності з імпорту в Україну лікарських засобів, до якої, окрім інших, включений ЛЗ "ПРОТЕКОН ФАСТ®", є порушенням прав інтелектуальної власності на Винахід, захищений Патентом.
19. Сторонами подані висновки експертизи, а саме: висновок від 09.08.2017 № 02-02/17 (далі - Висновок № 02-02/17), складений на замовлення Товариства, висновок від 26.07.2019 №2380/19-27 (далі - Висновок №2380/19-27), складений на замовлення Мові Хелс ГмбХ.
Згідно з Висновком № 02-02/17 у названому ЛЗ не використано кожну ознаку незалежного пункту формули Винаходу за Патентом або ознаку, еквівалентну їй.
Відповідно до Висновку № 2380/19-27 у ЛЗ "ПРОТЕКОН ФАСТ®" використана кожна ознака незалежного пункту формули Винаходу за Патентом або ознака, еквівалентна їй.
Як належний доказ суд першої інстанції (з яким погодився апеляційний господарський суд) прийняв Висновок №2380/19-27, яким встановлено, що у названому ЛЗ " використана кожна ознака незалежного пункту формули Винаходу за Патентом або ознака, еквівалентна їй".
20. Оскільки рішення про реєстрацію (перереєстрацію) ЛЗ або про відмову в ній приймає МОЗ України, то Наказ № 837 у частині державної реєстрації ЛЗ під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®", реєстраційні посвідчення №№ UА/15396/01/01, № UА/15397/01/01, порушує виключні майнові права Мові Хелс ГмбХ на Винахід за Патентом.
21. Заявником та власником реєстраційних посвідчень на ЛЗ "ПРОТЕКОН ФАСТ®" є компанія Органосін Лайф Саєнсиз. Державною службою Товариству видано ліцензію на провадження діяльності з імпорту лікарських засобів, до якої, зокрема, включено названий ЛЗ.
При цьому матеріали справи не містять доказів надання Мові Хелс ГмбХ дозволу на використання відповідачами за первісним позовом Винаходу за Патентом.
22. Судом апеляційної інстанції не прийнято посилання скаржника на обставини, встановлені рішенням господарського суду міста Києва від 16.04.2019 у справі № 911/2551/17, як на преюдиційні для даної справи.
З відповідного судового рішення вбачається, що висновок суду про те, що у ЛЗ "ПРОТЕКОН ФАСТ®" не використано кожну ознаку незалежного пункту формули Винаходу за Патентом або ознаку, еквівалентну їй, ґрунтується виключно на висновку експерта від 17.09.2018 № 16-01. Також судом зроблено висновок про те, що позивачем не подано суду доказів на підтвердження порушення прав інтелектуальної власності Мові Хелс ГмбХ. Таким чином, рішенням у господарській справі №911/2551/17 не були встановлені обставини, які не потребують доказування при розгляді даної справи, оскільки в задоволенні позовних вимог було відмовлено з огляду на їх недоведеність.
У той же час зібраними в даній справі новими доказами в їх сукупності вказаний висновок суду спростований, і у розгляді цієї справи позивачем (за первісним позовом) доведені обставини використання у ЛЗ "ПРОТЕКОН ФАСТ®" кожної ознаки незалежного пункту формули Винаходу за Патентом, які покладені в основу підстав зазначеного позову в даній справі.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА
частини перша і друга статті 459:
- винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання; об`єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології;
частини перша і друга статті 462:
- набуття права інтелектуальної власності на винахід засвідчується патентом; обсяг правової охорони визначається формулою винаходу;
стаття 469:
- права інтелектуальної власності на винахід визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.
24. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі":
стаття 1:
- винахід - це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології;
частини перша, друга, п`ята і шоста статті 6:
- правова охорона надається винаходу, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Об`єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу. Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень. Дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом;
частини перша, третя - восьма статті 7:
- винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи (тобто центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, далі - Установа) або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. На визнання винаходу патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету; при цьому обов`язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п`ятій цієї статті, до уваги не береться. Винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності;
частина друга статті 28:
- патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй;
частини перша, третя статті 33:
- патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону; наявності у формулі винаходу ознак, яких не було у поданій заявці; порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону; видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.
25. Господарський процесуальний кодекс України: