Постанова
Іменем України
02 липня 2020 року
м. Київ
справа № 760/23323/17
провадження № 61-7022св19
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого - Синельникова Є. В.,
суддів: Осіяна О. М., Сакари Н. Ю., Хопти С. Ф. (суддя-доповідач),
Шиповича В. В.,
учасники справи:
позивач - публічне акціонерне товариство "Фармак" (акціонерне товариство "Фармак"),
відповідачі: ОСОБА_1, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
особа, яка подала апеляційну скаргу - ОСОБА_2,
представник особи, яка подала апеляційну скаргу - ОСОБА_3,
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу публічного акціонерного товариства "Фармак" (акціонерного товариства "Фармак") на постанову Київського апеляційного суду від 26 лютого
2019 року у складі колегії суддів: Шкоріної О. І., Поліщук Н. В., Соколової В. В.,
ВСТАНОВИВ:
1. Описова частина
Короткий зміст позовних вимог
У жовтні 2017 року публічне акціонерне товариство "Фармак" (акціонерне товариство "Фармак") (далі - АТ "Фармак") звернулося до суду із позовами до ОСОБА_1, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання знака (торговельної марки) добре відомим в Україні, зобов`язання вчинити дії.
Позовні заяви мотивовані тим, що у вересні 2017 року АТ "Фармак" стало відомо, що ОСОБА_1 30 серпня 2017 року подано на реєстрацію заявку № m201719120 на комбінований знак для товарів і послуг, що містить
у своєму складі словесну частину "ІНФОРМАЦІЯ_2".
Зазначало, що зазначене позначення стало добре відомим в України знаком по відношенню до АТ "Фармак", тому, як воно вважало, це позначення має бути визнане добре відомим знаком для товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати" з підстав, передбачених
статтею 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".
АТ "Фармак" є одним з найбільших виробників лікарських засобів в Україні, продуктовий портфель якого налічував понад 200 лікарських засобів різних терапевтичних напрямків та форм випуску. АТ "Фармак" мав давню історію, що починалася із 1925 року - початок роботи Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М. В. Ломоносова, першого в Україні заводу
з виробництва синтетичних лікарських засобів. Зокрема, із 1991 року відкрите акціонерне товариство "Фармак" (на час розгляду справи -
ПАТ "Фармак") є правонаступником Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М. В. Ломоносова.
У 1966 році вийшла у продаж перша партія антигістамінного засобу "ІНФОРМАЦІЯ_2". До виробництва вказаного препарату були залучені як працівники цеху № 1, так і хіміки Київського хіміко-фармацевтичного заводу
ім. М. В. Ломоносова.
З 1993 року АТ "Фармак" розпочало реєстрацію своїх знаків, під якими
здійснювалась реалізація лікарського препарату "ІНФОРМАЦІЯ_2". Так, в Україні зареєстровано знаки для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" (свідоцтво
від 30 вересня 1996 року № НОМЕР_9), "ІНФОРМАЦІЯ_2" (свідоцтво від 17 лютого
2003 року № НОМЕР_11) та "ІНФОРМАЦІЯ_3" (свідоцтво від 15 квітня 2003 року № НОМЕР_1). У Литві зареєстровано свідоцтво від 06 травня 2001 року № НОМЕР_2 на знак "ІНФОРМАЦІЯ_4" та свідоцтво від 13 травня 2002 року № НОМЕР_6 на знак "ІНФОРМАЦІЯ_3". У Киргизстані зареєстровано свідоцтво від 30 листопада
2005 року № НОМЕР_3 на знак "ІНФОРМАЦІЯ_4". У Грузії зареєстровано свідоцтво від 15 березня 2005 року № НОМЕР_7 на знак "ІНФОРМАЦІЯ_8". У Латвії зареєстровано свідоцтво від 20 квітня 2002 року № НОМЕР_5 на знак "ІНФОРМАЦІЯ_6". Також наявна міжнародна реєстрація від 30 вересня 1996 року № НОМЕР_4
на знак "ІНФОРМАЦІЯ_4".
Вважало, що саме через інтенсивне виробництво та реалізацію товарів
05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати" з використанням позначення "ІНФОРМАЦІЯ_5" зазначене позначення стало добре відомим в України знаком по відношенню до АТ "Фармак".
Зазначало, що позначення "ІНФОРМАЦІЯ_5" підпадає під вимоги
статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" та відповідає таким факторам як тривалість, обсяг та географічний район використання знака, ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства та цінність, що асоціюється зі знаком.
Зі звіту інформаційного пошуку від 01 вересня 2017 року № 7934/1 щодо позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" стало відомо, що ОСОБА_1 30 серпня 2017 року було подано на реєстрацію заявку № m201719120 на комбінований знак для товарів і послуг, що містить у своєму складі словесну частину "ІНФОРМАЦІЯ_2".
Вважало, що така заявка № m201719120 подана на реєстрацію з порушенням прав АТ "Фармак" на добре відому торгівельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_5".
З урахуванням викладеного та уточнень позовних вимог, АТ "Фармак", просило суд: визнати на його ім`я позначення "ІНФОРМАЦІЯ_5" добре відомим знаком в Україні на дату станом на 01 січня 2013 року для товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати"; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному Бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_5" добре відомим знаком в Україні відносно АТ "Фармак" станом на 01 січня 2013 року для товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати"; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою від 30 серпня 2017 року № m201719120 відносно всіх заявлених товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів
і послуг.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції
Рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2018 року позов АТ "Фармак" задоволено.
Визнано, що станом на 01 січня 2013 року позначення "ІНФОРМАЦІЯ_5" стало добре відомим в Україні знаком відносно АТ "Фармак" для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: фармацевтичні препарати.
Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання призначення "ІНФОРМАЦІЯ_5" добре відомим в Україні знаком відносно АТ "Фармак" станом на 01 січня 2013 року для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: фармацевтичні препарати.
Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою від 30 серпня 2017 року
№ m201719120 на ім`я ОСОБА_1 відносно всіх заявлених товарів
та послуг 05 класу міжнародної класифікації товарів і послуг.
Вирішено питання про розподіл судових витрат.
Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що на підставі висновку експерта від 28 серпня 2018 року № 144 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності суд першої інстанції встановив, що заявлене на реєстрацію комбіноване позначення зі словесною частиною "ІНФОРМАЦІЯ_2" за заявкою від 30 серпня 2017 року № m201719120 є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим в Україні знаком "ІНФОРМАЦІЯ_5".
Задовольняючи вимоги позивача, суд першої інстанції виходив
із доведеності та обґрунтованості позовних вимог позивача та належних
у матеріалах справи доказів, встановлені судом обставини підтверджують можливість визнання знака добре відомим з дати, про яку просив позивач,
а дії ОСОБА_1 є такими, що порушують права позивача.
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
Постановою Київського апеляційного суду від 26 лютого 2019 року апеляційну скаргу представника ОСОБА_2 - ОСОБА_3, задоволено частково. Рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2018 року скасовано та ухвалено нове рішення.
Провадження у справі в частині позовних вимог АТ "Фармак" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання знака (торговельної марки) добре відомим в Україні, зобов`язання вчинити дії, закрито.
Роз`яснено, що розгляд вимог, провадження у справі щодо яких закрито, віднесено до юрисдикції господарського виду судочинства.
У задоволенні позовних вимог АТ "Фармак" до ОСОБА_1 про визнання знака (торговельної марки) добре відомим в Україні, зобов`язання вчинити дії, відмовлено.
Вирішено питання про розподіл судових витрат.
Постанова суду апеляційної інстанції мотивована тим, що судом першої інстанції неправильно застосовано до спірних правовідносин норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення справи.
Скасовуючи рішення суду першої інстанції в частині позовних вимог
АТ "Фармак" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання знака (торговельної марки) добре відомим в Україні, зобов`язання вчинити дії та закриваючи у цій частині провадження, суд апеляційної інстанції виходив із того, що заявлена позивачем зазначена вимога підлягає розгляду в порядку господарського судочинства, оскільки така вимога стосується здійснення господарської діяльності; заявлена до юридичної особи; обставини, що входять до предмету доказування при вирішенні питання про визнання знака добре відомим в Україні, можуть бути встановлені господарським судом самостійно.
Відмовляючи у задоволенні позовних вимог АТ "Фармак" до ОСОБА_1, суд апеляційної інстанції виходив із того, що саме по собі подання останнім заявки на реєстрацію знака на товари і послуги не впливає на права, обов`язки та інтереси АТ "Фармак", і не дає підстав уважати права позивача порушеними. Разом із тим, вважав, що відмова у задоволенні вимог
до ОСОБА_1 не позбавляє позивача права захистити свої права після визнання знака добре відомим.
Короткий зміст вимог касаційної скарги та її доводи
У касаційній скарзі, поданій у квітні 2019 року до Верховного Суду
АТ "Фармак", посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права й порушення норм процесуального права, просило скасувати рішення суду апеляційної інстанції та залишити в силі рішення суду першої інстанції.
Надходження касаційної скарги до суду касаційної інстанції
Ухвалою Верховного Суду від 15 квітня 2019 року відкрито касаційне провадження у вказаній справі та витребувано матеріали цивільної справи
із Солом`янського районного суду м. Києва.
У травні 2019 року справу передано до Верховного Суду.
Ухвалою Верховного Суду від 16 червня 2020 року справу за позовом
АТ "Фармак" до ОСОБА_1, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання знака (торговельної марки) добре відомим в Україні, зобов`язання вчинити дії призначено до розгляду.
Аргументи учасників справи
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
Касаційна скарга мотивована тим, що судом апеляційної інстанції
не спростовано належним чином висновків суду першої інстанції. Вважав,
що неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права привело до неправильного вирішення справи
та помилкового скасування рішення суду першої інстанції.
Вважало, що суд апеляційної інстанції дійшов помилкового висновку,
що рішення суду першої інстанції вплинуло на права та обов`язки
ОСОБА_2 , який не приймав участі у справі, оскільки предметом розгляду у цій справі є питання визнання торгівельної марки
"ІНФОРМАЦІЯ_5" добре відомою в Україні та відхилення реєстрації знака для товарів і послуг за заявою від 30 серпня 2017 року № m201719120, поданої ОСОБА_4, а не ОСОБА_2, а тому апеляційне провадження
на підставі статті 362 ЦПК України повинно було бути закритим.
Разом із тим вважало, що суд апеляційної інстанції порушив вимоги
статей 13, 19, 20, 188, 367 ЦПК України та статей 2, 8 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та дійшов помилкового висновку, що позовні вимоги АТ "Фармак" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання знака (торговельної марки) добре відомим в Україні, зобов`язання вчинити дії підлягають розгляду в порядку господарського судочинства.
Вважало свої позовні вимоги такими, що узгоджується із встановленими чинним законодавством способами захисту цивільних прав, зокрема пунктом 1 статті 6 bisПаризької конвенції щодо відхилення від реєстрації знака для товарів і послуг на стадії заявки та визнання його таким,
що не відповідає умовам надання правової охорони, а саме на недопущення реєстрації міністерством економічного розвитку і торгівлі України позначення за спірною заявкою № m201719120 як знака для товарів і послуг.
Доводи особи, яка подала відзив на касаційну скаргу
У травні 2019 року до Верховного Суду надійшов відзив представник ОСОБА_2 - ОСОБА_3, на касаційну скаргу у якому зазначено,
що оскаржуване судове рішення є законними та обґрунтованими.
Фактичні обставини справи, встановлені судами
У 1991 році на базі Київського хіміко-фармацевтичного заводу
ім. М. В. Ломоносова була створена акціонерна фірма "Фармак", яка шляхом реорганізації (перетворення) у 1994 році була перейменована у відкрите акціонерне товариство "Фармак", а згодом у публічним акціонерним товариством "Фармак", що передбачено статутом АТ "Фармак" за 1991 рік
(а. с. 138-148 т. 2).
На ім`я АТ "Фармак" зареєстровано знаки для товарів і послуг: в Україні зареєстровано знаки для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_4" (свідоцтво від 30 вересня 1996 року № НОМЕР_9), "ІНФОРМАЦІЯ_2" (свідоцтво від 17 лютого
2003 року № НОМЕР_11) та "ІНФОРМАЦІЯ_3" (свідоцтво від 15 квітня 2003 року
№ НОМЕР_1); в Литві свідоцтво від 06 травня 2001 року № НОМЕР_2 на знак "ІНФОРМАЦІЯ_4" та свідоцтво від 13 травня 2002 року № НОМЕР_6 на знак "ІНФОРМАЦІЯ_7", в Киргизстані свідоцтво від 30 листопада 2005 року № НОМЕР_3 на знак "ІНФОРМАЦІЯ_4"; в Грузії свідоцтво від 15 березня 2005 року
№ НОМЕР_7 на знак "ІНФОРМАЦІЯ_8"; в Латвії свідоцтво від 20 квітня 2002 року
№ НОМЕР_5 на знак "НОМЕР_8", а також міжнародна реєстрація від 30 вересня 1996 року № НОМЕР_4 на знак "ІНФОРМАЦІЯ_4" (а. с. 249-250 т. 3,
3-49 т. 4).
АТ "Фармак" здійснює використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_8" у латинському й українському варіанті написання - " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", "ІНФОРМАЦІЯ_9", "ІНФОРМАЦІЯ_10", "ІНФОРМАЦІЯ_2" із застосуванням різних шрифтів, регістрів, кеглів та насиченості літер, про що свідчать макети упаковок та етикеток на пляшки (флакони)
за різні періоди на території України: макети групових етикеток "ІНФОРМАЦІЯ_8" за 1998-2008 роки; макети етикетки на флакон за 2000 рік; макети нанесення тексту на фольгу контурної чарункової упаковки за 1998-2010 роки; макет упаковки (драже) за 2002-2010 роки; макет упаковки за 2008 рік, а також
за кордоном: макети групових етикеток в країнах СНД, крім РФ за 2002 рік; макети групових етикеток в країнах СНД, крім РФ та Казахстану
за 2003-2004 роки; макети групових етикеток в Білорусі за 2003 рік; макет упаковки (драже) в країнах СНД, крім РФ за 2002 рік; макети нанесення тексту на фольгу контурної чарункової упаковки в Білорусі за 2003 рік; макет упаковки (драже) в Білорусі за 2003 рік; макети нанесення тексту на фольгу контурної чарункової упаковки в країнах СНД за 2008 рік; макет групової етикетки "ІНФОРМАЦІЯ_8" у країнах СНД за 2008 рік; макет упаковки (драже)