ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2020 року
м. Київ
Справа № 910/15156/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Булгакової І.В., Селіваненка В.П.
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача - Кириченко І.А.,
відповідача_1- Луцького М.І., Мариничева Ю.П.
відповідача_2 - не з`явився,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Акціонерного товариства "Калцекс" (Kalceks, AS)
на рішення Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2020
за позовом Акціонерного товариства "Калцекс" (Kalceks, AS)
до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу";
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Стислий зміст позовних вимог
1.1. Акціонерне товариство "Калцекс" (далі - АТ "Калцекс") звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, власниками яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" (далі - ТОВ "ХФП "Здоров`я народу"), а саме:
свідоцтва України від 25.10.2017 № 233421 на знак для товарів і послуг (ТМ) "Фентаніл-ЗН" (далі - Свідоцтво № 233421)
свідоцтва України від 25.10.2017 № 233422 на знак для товарів і послуг (ТМ) "Морфін-ЗН" (далі - Свідоцтво № 233422).
Позивач також просить зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсними повністю Свідоцтв №№ 233421, 233422 та опублікувати про це відомості в офіційному бюлетені "Промислова власність".
1.2. Відповідно до змісту ухвалених у справі судових рішень АТ "Калцекс", обґрунтовуючи позовні вимоги, зазначає, що зареєстровані ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" ТМ "Фентаніл-ЗН", "Морфін ЗН" порушують майнові права та охоронювані законом інтереси позивача, оскільки позивач здійснював виробництво та постачав в Україну лікарські засоби "Морфін Калцекс" та "Фентаніл Калцекс" задовго до того, як ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" звернулося до Міністерства щодо реєстрації знаків для товарів і послуг, які охороняються оспорюваними свідоцтвами. Відповідач після реєстрації оспорюваних свідоцтв перешкоджає здійсненню законної діяльності позивача, посилаючись на вказані реєстрації.
2. Стислий виклад судових рішень
Рішенням Господарського суду міста Києва (суддя Щербаков С.О.) від 24.10.2019 у задоволенні позову відмовлено.
2.1. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2020 (колегія суддів (Верховець А.А. - головуючий, Поляков Б.М., Доманська М.Л.) рішення суду першої інстанції залишено без змін.
Судові рішення мотивовано тим, що немає підстав для визнання оспорюваних свідоцтв недійсними внаслідок невідповідності зареєстрованих за ними знаків умовам надання правової охорони;
3. Стислий виклад вимог касаційної скарги
3.1. Згідно зі штампом вхідної кореспонденції Касаційного господарського суду 02.03.2020, тобто після внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК) Законом України від 15.01.2020 № 460-IX, АТ "Калцекс" звернулося з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2019 і постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2020 зі справи № 910/15156/18 та передати справу новий розгляд до Господарського суду міста Києва.
4. Аргументи учасників справи
4.1. Аргументи касаційної скарги
4.1.1. AT "Калцекс" вважає, що наявні підстави для скасування рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції, оскільки ці судові рішення незаконні, необґрунтовані, ухвалені внаслідок неповного та неправильного встановлення обставин, які мають значення для справи, з неправильним застосуванням норм матеріального та порушенням норм процесуального права.
4.1.2. Позивач зазначає, що предметом розгляду у справі є визнання недійсними Свідоцтв №№ 233421, 233422 на підставі того, що ТМ "Фентаніл-ЗН", "Морфін-ЗН" не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду та позначень, що звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.
4.1.3. Згідно з доводами касаційної скарги:
до позовної заяви долучені численні докази зловживання ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" своїми правами на домінуючі частини знаків для товарів і послуг "Морфін-ЗН" та "Фентаніл-ЗН" - міжнародні непатентовані назви ліків "морфін" та "фентаніл", доказами цього є: звернення ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" до органів Державної фіскальної служби із заявами, обумовленими наявністю певних прав інтелектуальної власності, які випливають, зокрема, з оскаржуваних свідоцтв та патентів України на корисні моделі, внаслідок чого лікарські засоби позивача визнавалися митним органом контрафактними, а позивач зазнавав майнових втрат у зв`язку з затримкою митного оформлення вантажу та немайнової шкоди своїй діловій репутації; судові справи №№ 2040/7337/18, 643/17865/18, 635/4173/19, 636/1499/19 за заявами ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" та осіб, які діють в інтересах цього товариства; 28.11.2019 Укрпатент повідомив позивача про заперечення ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" щодо заявок AT "Калцекс" на реєстрацію торговельних марок "Фентаніл Калцекс" та "Морфін Калцекс", які складаються із Міжнародних непатентованих назв фармацевтичних субстанцій (МНН, International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances, ІNN) "фентаніл" та "морфін" та фірмового найменування їх виробника - "Калцекс". Зміст цих заперечень, зокрема, свідчать, що єдиною підставою для відмови у реєстрації знаків для товарів і послуг, на думку ТОВ "ХФП "Здоров`я народу, є схожість знаків "Морфін-Калцекс", "Фентаніл-Кальцекс" з ТМ "Морфін-ЗН", "Фентаніл-Кальцекс". Отже, ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" вважає, що має правову охорону саме міжнародних непатентованих назв фармацевтичних субстанцій (МНН) "морфін" і "фентаніл" та зобороняє позивачу їх використання;
суди, розглядаючи справу, не застосували положення пункту 2 статі 6 Закону України 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689-ХІІ), відповідно до якого позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака;
ухвалами Господарського суду міста Києва від 21.02.2019 та від 13.06.2019 задоволено клопотання ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" та призначено комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. За результатами експертного дослідження складено висновок № 057/19 з різними датами його підписання, зазначеними на 1-й та 4-й сторінках - 30.07.2019, 26.02.2019. Цей висновок експертизи неповний та неточний, зокрема не місить визначення домінуючого ("сильного") елемента досліджуваних торговельних марок. Експерти зробили необґрунтовані та необ`єктивні висновки про те, що "буквосполучення "ЗН" відповідно до морфологічного способу творення слів є абревіацією частини назви ТОВ "ХФП "Здоров`я народу", а саме, "Здоров`я народу". Проте відомості щодо самостійного використання позначення "ЗН" як абревіації словосполучення "Здоров`я народу" в матеріалах справи відсутні;
оскільки рішення суду першої інстанції було прийняте за неповного з`ясування обставин, що мають значення для справи, для встановлення юридично значимих фактів під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції було необхідно призначити повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, але суд апеляційної інстанції цього не зробив;
висновки, покладені в основу оскаржуваних судових рішень, суперечать зібраним у справі доказам. Суди необґрунтовано відхилили всі клопотання позивача про дослідження доказів, призначення повторної експертизи щодо встановлення обставин, які мають значення для правильного вирішення справи;
суди встановили обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимого доказу - Висновку комісійної експертизи № 057/19, якій містить ознаки завідомо неправдивого. Позивач заперечував проти доручення проведення комісійної експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, оскільки висновок експертів цієї установи на користь ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" був заздалегідь прогнозованим. Експерти цієї експертної установи неодноразово складали висновки на користь ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" з аналогічних питань, зокрема у справі № 910/16093/18, що стосувалась належних зазначеному товариству торговельних марок, які містили позначення "промедол", "цитрамон". У цій справі (№ 910/15156/18) ті самі експерти, що й у справі № 910/16093/18 підготували висновки схожого змісту, оскільки вони були пов`язані своїми висновками, зробленими в межах справи № 910/16093/18, та не могли їх спростувати. Позивач наводив суду відповідні доводи та заявляв відповідні клопотання, але суд першої інстанції їх проігнорував. Так, позивач звертав увагу суду, що Висновок комісійної експертизи № 057/19 - недопустимий доказ у справі, оскільки різні дати складання висновку, вказані на 1-й та 4-й сторінках, свідчать, що він був зроблений заздалегідь - коли судом вперше призначалась експертиза. Як випливає із вступної частини висновку, він складений експертами Чабанець Т.М . та Фоя О.А. ще 26.02.2019, тому на сторінці 4 висновку є запис: "Даний висновок складений 26.02.2019, при його складанні були присутні члени комісіїʼ". Номер висновку не може бути довільним - він присвоюється у хронологічній послідовності, тому логічно, що висновок експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 04.04.2019 № 066/19 (який стосується згаданої вище справи № 910/16093/18) був складений пізніше, ніж Висновок комісійної експертизи № 057/19, правильною датою складання якого є саме 26.02.2019. За таких неоднозначних обставин суд не лише відмовив позивачу в задоволенні клопотання про виклик експертів у судове засідання для надання пояснень, але й знехтував усіма недоліками Висновку комісійної експертизи № 057/19, поклавши його в основу судового рішення. Крім того, Висновок комісійної експертизи № 057/19 характеризується неповнотою та неточністю описів ознак досліджуваних об`єктів, а також відсутністю оцінки суттєвості цих ознак для вирішення поставлених перед експертизою питань;
ці та інші обставини позивач виклав в апеляційний скарзі, яку апеляційний суд залишив без задоволення;
виготовлений експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Т. Чабанець висновок у справі № 910/3143/19 за позовом, зокрема, до ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" про визнання частково недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зміст ухваленої колегією суддів апеляційної інстанції - тією самою, що й постанова у цій справі, свідчать про те, що всупереч очевидним фактам загальновживаності позначень зазначений експерт завжди робить висновки, а Північний апеляційний господарський суд у складі зазначеної колегії приймає "однобічні" рішення на користь групи компаній "Здоров`я" ("Здоров`я народу");
суд першої інстанції, відмовляючи в задоволенні прозову, неправильно застосував положення пункту 2 статті 6, пункту 1 статті 19 Закону № 3689-XII, оскільки не надав належної оцінки тим фактичним обставинам, що назви лікарських засобів "морфін" та "фентаніл" займають домінуюче положення у зображеннях оспорюваних торговельних марок, тому відповідно до абзацу дев`ятого пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть одержати правову охорону. Суд апеляційної інстанції помилкових висновків суду першої інстанції не виправив;
рішення суду першої інстанції зі справи містить помилкове посилання на закон, що регулює відносини стосовно інших об`єктів промислової власності. На сторінці 4 рішення зазначено: "Позивач також зазначає, що факт проведення уповноваженою установою перед видачею оспорюваних свідоцтв формальної та кваліфікаційної експертизи не свідчить про те, що оспорювані свідоцтва не можуть бути визнані судом недійсними у разі встановлення факту їх невідповідності встановленим законодавством умовам патентоздатності". Суд першої інстанції безпідставно зазначає, що позивач посилався на судові рішення, прийняті у межах справи № 910/4881/18, як на підставу для визнання недійсними Свідоцтв №№ 23341, 233422, оскільки позивач посилався на фактичні дані щодо історії створення та виробництва лікарських засобів під МНН "Морфін" та "Фентаніл", встановлені господарськими судами під час розгляду справи № 910/4881/18 та задокументовані у судових рішеннях, що набули законної сили. Отже, суд неправомірно не застосував положення статті 75 ГПК;
попередні судові інстанції всупереч змісту статей 13 74, 76, 77, 86 та статті 236 ГПК ухвалили "однобічні", на користь ТОВ "ХФП "Здоров`я народу", рішення. Жоден із доводів позивача не був прийнятий судами, всі його клопотання щодо встановлення обставин, які мають значення для вирішення спору по суті, були відхилені;
суди першої та апеляційної інстанцій також порушили приписи статті 104 ГПК у зв`язку з оцінкою Висновку комісійної експертизи № 057/19. Суди поклали цей висновок в основу оскаржуваних рішень зі справи, незважаючи на наявність ознак його фальсифікації;
суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами. Суд зобов`язаний дотримуватися основних засад господарського судочинства, визначених статтями 2, 4 ГПК;
відмовляючи в задоволенні позовних вимог, попередні судові інстанції взяли до уваги лише Висновок комісійної експертизи № 057/19. Водночас суд апеляційної інстанції не виправив допущених судом першої інстанції порушень, не надав оцінки долученому до позовної заяви Висновку експертів № 1230 та відмовив у задоволенні клопотання позивача про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі та не дослідив питання щодо загальновживаності кожної із частин позначень, що охороняються Свідоцтвами №№ 233421, 233421. Отже, попередні судові інстанції не дотримались вимог статей 86, 236 ГПК щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що унеможливило встановлення усіх фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, а тому судові рішення зі справи підлягають скасуванню як такі, що прийняті з порушенням норм процесуального права
4.2. Аргументи, зазначені у відзиві на касаційну скаргу
4.2.1. ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" у відзиві на касаційну скаргу просить залишити касаційну скаргу AT "Калцекс" без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2020 зі справи без змін.
4.2.2. ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" зазначає, що:
зміст касаційної скарги в основному стосується переоцінки доказів, що виходить за встановлені статтею 300 ГПК межі розгляду справи судом касаційної інстанції;
суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що визначених процесуальним законом, зокрема статтею 107 ГПК, підстав для призначення у справі повторної експертизи немає. Відхиляючи відповідне клопотання позивача, апеляційний суд зазначив, що мотиви позивача фактично зводяться до непогодження з Висновком комісійної експертизи № 057/19.
Зазначену експертизу було призначено за клопотанням позивача, а ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" лише звернулося з клопотанням щодо уточнення питань та установи, яка буде проводити експертизу. Водночас експерти надали чіткі, повні та зрозумілі відповіді на визначені судом питання, тому зазначений висновок не може вважатися неповним або неясним. Немає підстав вважати, що, призначаючи експертизу, суд порушив норми процесуального права;
твердження позивача щодо завідомо неправдивого Висновку комісійної експертизи № 057/19 ґрунтується лише на його власних домислах, не підтверджене жодними доказами та спростовується матеріалами справи;
позивач у суді апеляційної інстанції не скористався своїм правом, передбаченим статтею 98 ГПК, та не викликав експертів для надання пояснень щодо висновку комісійної судової експертизи. Призначення повторної судової експертизи можливе лише якщо після заслуховування експертів не вдалося усунути виявлені у висновках недоліки;
призначення повторної експертизи порушувало б статтю 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у частині дотримання розумних строків розгляду справи, оскільки подаючи одне й те ж клопотання з однаковою аргументацією, позивач зловживає своїми правами та затягує судовий процес. Так, у рішенні ЄСПЛ у справі "Gora v. POLAND (2004)" зазначено, що призначення чотирьох експертиз мало наслідком необґрунтоване затягування розгляду, навіть незважаючи на рівень складності справи;
скасування повністю ухвалених у справі рішень та направлення справи на новий розгляд до Господарського суду міста Києва, про яке просить позивач у касаційній скарзі, є затягуванням процесу, оскільки на момент ухвалення цих рішень були наявні всі правові підстави та достатні докази для розгляду справи по суті та прийняття законних і обґрунтованих судових актів;
позивач у касаційній скарзі (та в апеляційній скарзі) зазначає обставини, які, на його думку, виключають участь судових експертів у справі, посилаючись на "аналогічну" справу № 910/16093/18, в якій досліджувався експертний висновок, зроблений тими самими судовими експертами Фоя О.А. та Чабанець Т.М.
ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" з такими аргументами не погоджується. Відповідно до частини сьомої статті 75 ГПК правова оцінка, надана судом певному факту при розгляді іншої справи, не є обов`язковою для господарського суду. Відповідно до частини третьої статті 99 ГПК при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Статтею 98 ГПК передбачено, що у висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Зазначених експертів попереджено про кримінальну відповідальність, про що свідчить зміст складеного ними висновку. Позивач не навів інших доводів, ніж співпадіння участі судових експертів в іншій справі за участю AT "Калцекс";
справа № 910/3143/19, на яку містить посилання касаційна скарга, не стосується
ТОВ "ХФП "Здоров`я Народу", тому незрозуміло контекст, в якому позивач навмисного виділив у тексті касаційної скарги назву ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я". Неможливо розцінювати дійсні обставини справи №910/3143/19 лише з тексту ухвалених у цій справі рішень справи та відокремлювати для власної позиції окремі цитати, не бути обізнаним у всіх деталях справи. Отже, оскаржувані позивачем рішення ухвалені відповідно до вимог матеріального та процесуального права, підстав їх зміни чи скасування
немає, а доводи касаційної скарги AT "Калцекс" ґрунтуються на припущеннях та
зводяться до намагань здійснити переоцінку обставин справи, вірно встановлених судами попередніх судових інстанцій.
5. Обставини справи, встановлені судами першої та апеляційної інстанцій
5.1. АТ "Калцекс", обґрунтовуючи свої вимоги, зазначило, що:
ця компанія є резидентом Латвійської Республіки та здійснює виробництво лікарських препаратів на виробничих потужностях, які знаходяться в Латвії та Словенії;
АТ "Калцекс" є власником реєстраційного посвідчення № UA/15322/01/01 на лікарський засіб "Морфін Калцекс", розчин для ін`єкцій, 10 мг/мл", виданого на підставі наказу Міністерства охорони здоров`я України від 28.07.2016 № 787, та реєстраційного посвідчення № UA/15323/01/01 на лікарський засіб "Фентаніл Калцекс", розчин для ін`єкцій, 0,05 мг/мл", виданого на підставі наказу Міністерства охорони здоров`я України від 28.07.2016 № 787, тобто ці лікарські засоби були зареєстровані в Україні в 2016 році;
зазначені лікарські засоби виробництва позивача, що імпортуються до України, зареєстровані за законодавством Латвії, а саме: "Morfina hidrohlorids-Kalceks 10 мг/мл розчин для ін`єкцій" за свідоцтвом від 24.03.2016 № 96-0010; "Fentanyl citrate-Kalceks 0,05 мг/мл розчин для ін`єкцій" за свідоцтвом від 12.11.2014 №14-0232;
ці лікарські засоби зареєстровані також у інших країнах: "Fentanyl citrate-Kalceks 0,05 мг/мл розчин для ін`єкцій", у Латвії зареєстрований 12.11.2014, у Азербайджані - 26.10.2015, у Молдові - 30.07.2015, у Вірменії - 26.02.2016, у Грузії - 12.11.2014, у Киргизії - 18.01.2017, в Узбекистані - 24.03.2017, у Коста Риці - 16.05.2017, у Чехії - 22.11.2017, у Литві - 30.04.2015, у Польщі - 06.12.2017, у Кіпрі - 22.12.2017, у Нідерландах - 19.07.02017, у Португалії - 30.08.2017, у Мальті - 30.08.2017;
"Morfina hidrohlorids-Kalceks 10 мг/мл розчин для ін`єкцій" у Латвії зареєстрований 22.02.1996; у Нідерландах - 08.12.2016, у Грузії - 19.12.2013, у Вірменії - 05.08.2014, у Молдові - 25.11.2014, у Швеції - 11.09.2014, у Литві - 30.04.2015, у Азербайджані- 05.10.2015, у Киргизії - 18.01.2017, у Польщі - 09.02.2017, у Монголії - 26.12.2014, в Узбекистані - 11.04.2017, у Чехії - 07.03.2018, у Словаччині- 19.03.2018;
позивач зареєстрував своє комерційне найменування "Калцекс" як торговельну марку для товарів 5 класу МКТП згідно з міжнародною реєстрацією від 01.10.2014 № 1226545;
5.2. ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" є власником:
зареєстрованого 25.10.2017 за заявкою m201707195 від 20.04.2017 Свідоцтва № 233422, яким охороняється знак для товарів і послуг (ТМ) "Морфін-ЗН" для товарів 5 класу МКТП - фармацевтичні препарати, хіміко-фармацевтичні препарати, ліки для людей, наркотики, наркотики на фармацевтичні потреби;
зареєстрованого 25.10.2017 за заявкою m201707193 від 20.04.2017 Свідоцтва №233421, яким охороняється знак для товарів і послуг (ТМ) "Фентаніл-ЗН" щодо товарів 5 класу МКТП - фармацевтичні препарати, хіміко-фармацевтичні препарати, ліки для людей, наркотики, наркотики на фармацевтичні потреби.
5.3. АТ "Калцекс", обґрунтовуючи порушення його прав реєстрацією відповідачем ТМ "Морфін-ЗН" та ТМ "Фентаніл-ЗН", зазначає, що у 2018 році АТ "Кальцекс" поставляло в Україну лікарські засоби "Морфін Калцекс", розчин для ін`єкцій, 10 мг/мл" та "Фентаніл Калцекс", розчин для ін`єкцій, 0,05 мг/мл". Доказом цього є інвойс від 07.02.2018 № КЕ-030. Вантажоотримувач - Товариство з обмеженою відповідальністю "ДіАТОМ". ТОВ "ХФП "Здоров`я народу", посилаючись на наявність у нього прав на об`єкти інтелектуальної власності, зокрема наявність патентів України на корисні моделі № 120761, № 120762, № 120763, № 120764, зверталося до органів Державної фіскальної служби із заявами, які перешкоджали митному оформленню зазначених лікарських засобів позивача та введення їх у цивільний оборот в Україні.
5.4. В оскаржуваних судових рішеннях зазначено, що АТ "Калцекс" просить визнати недійсними Свідоцтва №№ 23342, 233422, оскільки торговельні марки щодо яких видані ці свідоцтва, не відповідають умовам надання правової охорони відповідно до статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".
5.5. Згідно з висновком призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2019 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 30.07.2019 № 057/19 (далі - Висновок комісійної експертизи №057/19), складеним судовими експертами Чабанець Т. М. та Фоя О.А. :
елемент "ЗН", який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг (ТМ)"МОРФІН-ЗН" Свідоцтвом № 233422 мав розрізняльну здатність на дату подання заявки m2017 07195 - 20.04.2017;
елемент "ЗН" який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг (ТМ) "ФЕНТАНІЛ-ЗН" Свідоцтвом № 233421, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки № m2017 0719320.04.2017 - 20.04.2017;
знак для товарів і послуг (ТМ) "МОРФІН-ЗН", який охороняється Свідоцтвом №233422, не складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду на дату подання заявки m2017 07195 - 20.04.2017;
знак для товарів і послуг (ТМ) "ФЕНТАНІЛ-ЗН", який охороняється Свідоцтвом №233421, не складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду на дату подання заявки m2017 07193 - 20.04.2017:
знак для товарів і послуг (ТМ) "МОРФІН-ЗН", який охороняється Свідоцтвом №233422, не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар;
знак для товарів і послуг (ТМ) "ФЕНТАНІЛ-ЗН", який охороняється свідоцтвом України № 233421, не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар.
5.6. У мотивувальній частині Висновку комісійної експертизи № 057/19, зокрема, зазначено:
буквосполучення "ЗН" використовується ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" як частина назви лікарського засобу, елемент знака для товарів і послуг з 27.12.2013. Відповідно до морфологічного способу творення слів є абревіацією частини назви ТОВ "ХФП "Здоров`я народу", а саме, "Здоров`я народу". Елемент "ЗН", який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "Морфін-ЗН" Свідоцтвом № 233422, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки № m 2017 07195 - 20.04.2017;
буквосполучення "ЗН" використовується ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" як частина назви лікарського засобу, елемент знака для товарів і послуг до подання заявки, а саме з 27.12.2013. Відповідно до морфологічного способу творення слів є абревіацією частини назви ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу", а саме, "Здоров`я народу". Елемент "ЗН", який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "Фентаніл-ЗН" за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017, мав розрізняльну здатність, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки № m 2017 07193;
відповідно до матеріалів справи, роздруківки з "Державного реєстру лікарських засобів України" за пошуковим запитом лікарського засобу, що починається з "морфін", отримано результат щодо зареєстрованих з 2013 року лікарських засобів "Морфін-ЗН", "Морфін Калцекс", "Морфіну гідрохлорид", "Морфіну сульфат" зі складом діючих речовин "морфіну гідрохлориду тригідрату"/"морфіну гідрохлориду"/"морфіну сульфату" таких виробників як ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" (Україна); ХБМ Фарма с.р.о. (всі стадії виробничого процесу крім випуску серії, Словаччина), AT "Гріндекс" (виробник, який відповідає за контроль серії/випробування, Латвія), AT "Калцекс" (виробник, який відповідає за випуск серії, Латвія); Макфарлан Сміт Лімітед (Велика Британія ), Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ" (Україна);
відповідно до матеріалів справи виробником лікарського засобу, який не є товаром, що знаходиться у вільному продажу, обіг лікарського засобу регламентується законодавством, маркованого позначенням "Морфін-ЗН", що охороняється Свідоцтвом № 233422, є лише ТОВ "ХФП "Здоров`я народу".
5.7. Позивач стверджував, що Висновок комісійної експертизи № 057/19 був складений заздалегідь (у той час, коли питання доцільності призначення експертизи було на стадії розгляду судом), оскільки на 1-й сторінці висновку зазначено дату його складання - 30.07.2019, а на 4-й сторінці - 26.02.2019, тому цей документ не може розглядатися судом як належний та допустимий доказ.
Суд першої інстанції відхилив зазначені аргументи позивача з огляду на таке:
ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2019 було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; супровідним листом суду від 28.02.2019 № 01-1635/19 матеріали справи надіслано для проведення судової експертизи. 07.05.2019 зазначене експертна установа повернула матеріали справи без висновку експертизи у зв`язку з несплатою позивачем послуг проведення судової експертизи;
Господарський суд міста Києва постановив ухвалу від 13.06.2019, якою призначив судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. 09.08.2019 матеріали справи надійшли до суду разом з Висновком комісійної експертизи № 057/19;