ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2020 року
м. Київ
Справа № 910/15741/17
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Львова Б. Ю. (головуючий), Булгакової І. В. і Селіваненка В. П.,
за участю секретаря судового засідання Крапивної А. М.,
представників учасників справи:
позивача - приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (далі - ПАТ "Дарниця") - Мамуні О. С.,
відповідачів: Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі- Міністерство) - не з`явився,
товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" (далі - ТОВ "Здоров`я") - Плесюк Н. С.,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ТОВ "Здоров`я"
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 13.02.2020 [колегія суддів: Отрюх Б. В. (головуючий), Сотніков С. В., Остапенко О. М.]
зі справи № 910/15741/17
за позовом ПАТ "Дарниця"
до Міністерства, ТОВ "Здоров`я"
про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. ПАТ "Дарниця" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 на знак для товарів і послуг, а також просило зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (правонаступником якого є Міністерство) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".
1.2. Позовна заява з посиланням, зокрема, на приписи, статей 15, 16, 20, 499 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), абзацу другого пункту третього статті 6 та статті 19 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) та пунктів 4.3.2.4, 4.3.2,6, 4.3.2.8 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу Держпатенту України від 20.08.1997 № 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, мотивована невідповідністю знака "ЦИТРАМОН-здоров`я" за свідоцтвом України № 225918 умовам надання правової охорони, оскільки він є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я ПАТ "Дарниця" знаком для товарів і послуг "Цитрамон" за свідоцтвом України № 161029 для таких самих та однорідних товарів.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням господарського суду міста Києва від 10.09.2018 (суддя Гумега О. В.), залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.02.2020, позов задоволено повністю.
2.2. Прийняті зі справи судові рішення з посиланням, зокрема, на приписи статей 418, 420, 492, 494 ЦК України, статті 5, абзацу другого пункту третього статті 6, статті 19 Закону № 3689, пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Постанова № 3771) та пунктів 4.3.2.4, 4.3.2.5, 4.3.2.8 Правил мотивовано тим, що знак для товарів і послуг "ЦИТРАМОН-здоров`я" за свідоцтвом України № 225918 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є таким, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я ПАТ "Дарниця" знаком для товарів і послуг "Цитрамон" за свідоцтвом України № 161029 для таких самих та однорідних товарів.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
ТОВ "Здоров`я", посилаючись на порушення місцевим та апеляційним господарськими судами норм матеріального і процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення суду першої інстанції та апеляційного господарського суду зі справи скасувати, а справу направити на новий розгляд до апеляційного суду.
4. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4.1. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1.1. Судом апеляційної інстанції в порушення норм процесуального права, зокрема статей 73, 75, 76, 80, 86, 101, 104, 236, 269, 282 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), не з`ясовані всі обставини справи, не надано оцінки жодному аргументу ТОВ "Здоров`я" та не надано належної оцінки усім обставинам справи і наявним у матеріалах справи доказам у їх сукупності.
4.1.2. Порушення судовим експертом під час проведення судової експертизи від 22.07.2018 № 013-СІВ/17 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (далі - Інструкція), затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, призвело до необґрунтованих відповідей.
4.1.3. ПАТ "Дарниця" не надано жодного доказу щодо неможливості подання висновку експерта від 25.06.2019 № 21-06/19 до суду першої інстанції з незалежних від нього об`єктивних причин, а суд апеляційної інстанції не обґрунтував підстав для прийняття цього висновку як належного та допустимого доказу.
4.1.4. Порушення експертом під час проведення експертизи від 25.06.2019 № 21-06/19 методики проведення судової експертизи, зокрема нездійснення порівняння фонетичних та графічних ознак позначень на предмет схожості або несхожості, призвело до надання необґрунтованих відповідей на поставлені питання.
4.1.5. Експертами під час проведення експертиз від 22.07.2018 № 013-СІВ/17, від 25.06.2019 № 21-06/19 не визначалося, чи існує в реєстрі і чи використовується різними власниками позначення "Цитрамон".
4.1.6. Висновок за результатами проведення експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності від 30.10.2017 № 10-10/17 підготовлено патентним повіреним, який не є атестованим судовим експертом з правом проведення судових експертиз за експертною спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями", поданий до суду 22.11.2017 під час дії ГПК України (в редакції чинній до 15.12.2017), який не передбачав замовлення та подання до суду сторонами висновків експертів, не є (висновок від 30.10.2017) належним доказом у справі в розумінні статей 73, 101 ГПК України.
4.1.7. Суд апеляційної інстанції на порушення норм процесуального права перебрав на себе невластиві суду функції експерта та без достатніх на те підстав не врахував і відхилив як належний та допустимий доказ висновок повторної комісійної експертизи від 07.03.2019 № 028/19.
4.1.8. Апеляційним судом у порушення приписів частини сьомої статті 75 ГПК України були враховані факти, встановлені у справі № 910/4796/18.
4.1.9. Суд апеляційної інстанції безпідставно послався на постанову Верховного Суду від 26.09.2019 у справі № 910/7661/17, оскільки їх предмет і підстави позовів є відмінними одні від одних.
4.2 Доводи інших учасників
4.2.1. ПАТ "Дарниця" подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило зазначені рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.
4.2.2. Відзив на касаційну скаргу від Міністерства не надходив.
5. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
5.1. Місцевим судом зі справи встановлено, що:
5.1.1. Позивач обґрунтував наявність у нього порушеного охоронюваного законом інтересу у даному спорі, зазначивши, що він активно використовує у своїй господарській діяльності на ринку України належний йому знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029 шляхом нанесення його на товари 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), для яких він і зареєстрований;
позивач отримав реєстраційні посвідчення від 09.04.1997 № Р/97/112/5 та від 14.12.2012 № UА/6550/01/01, які підтверджують реєстрацію та перереєстрацію в Україні лікарського засобу "ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ"; на даний препарат позивач наносить знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029;
як зазначив позивач, він має прагнення користуватися власним знаком (як нематеріальним благом) на ринку України ексклюзивно (одноособово), і такий намір позивача обґрунтовується тим, що унікальний знак забезпечує позивачеві вирізнення його товарів споживачами з-поміж товарів низки інших господарюючих суб`єктів, а також асоціювання знака позивача з товарами певного виду та якості. Однак реєстрація ТОВ "Здоров`я" оскаржуваного знака, який є схожим зі знаком позивача за свідоцтвом України № 161029 настільки, що їх можна сплутати, на думку позивача, позбавляє його можливості ексклюзивно використовувати власний знак при здійсненні підприємницької діяльності на території України, створює ризик сплутування знаків двох суб`єктів господарювання та введення в оману споживачів;
5.1.2. За свідоцтвом України № 225918 зареєстровано комбінований знак для товарів і послуг "ЦИТРАМОН-здоров`я" для товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; ліки для людей; засоби від головного болю (лікарські препарати);
власником знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 є ТОВ "Здоров`я", дата подання заявки № m 201622773 - 17.10.2016, дата реєстрації знака за свідоцтвом № 225918 - 25.04.2017, бюл. № 8;
5.1.3. ПАТ "Дарниця" є власником свідоцтва України № 161029, за яким зареєстровано комбінований знак для товарів і послуг "Цитрамон" для товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; ліки для людей. Дата подання заявки № m 201116340 - 14.10.2011, дата реєстрації знака за свідоцтвом № 161029 - 10.09.2012, бюл. № 17;
5.1.4. Відповідно до висновку експерта від 22.07.2018 № 013-СІВ/17 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (далі - Висновок № 013-СІВ/17):
товари 5-го класу МКТП "Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; ліки для людей; засоби від головного болю (лікарські препарати)", для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918, є тими самими із товарами "Фармацевтичні препарати; ліки для людей" та спорідненими із товарами "Фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; ліки для людей" 5-го класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029;
знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № 161029 ;
5.1.5. У Висновку № 013-СІВ/17 судовим експертом зазначено, зокрема, що:
знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 225918, 161029 є комбінованими;
дослідження судовим експертом елементів, з яких складається комбінований знак за свідоцтвом № 225918, показало, що основним елементом, який може впливати на загальне зорове враження та має основне смислове навантаження є "Цитрамон-здоров`я", що розташовано на фіолетовому фоні. При цьому словесні позначення "ЗТ" та "фармацевтична компанія" викладені настільки дрібним штифтом, що практично унеможливлює їх сприйняття. Разом з тим основним елементом, який може впливати на загальне зорове враження та має основне смислове навантаження знака за свідоцтвом № 161029, є слово "Цитрамон", що розташоване на зеленому фоні;
при дослідженні графічних (візуальних), звукових (фонетичних), смислових (семантичних) ознак знака за свідоцтвом № 225918 та знака за свідоцтвом № 161029 судовим експертом було встановлено, що:
- відмінність між вказаними знаками в цілому випливає з різної форми та композиції, як наслідок позначення відрізняються за загальним зоровим враженням;
- довжина позначень досліджуваних об`єктів є різною (8 та 16 звуків), але за рахунок співпадіння голосних і приголосних звуків, їх розташування один до одного, наявності співпадаючих складів і їх розташування, входження одного позначення в інше тощо порівнювані позначення є схожими за фонетичними ознаками;
- внаслідок присутності в обох порівнюваних об`єктах слова "цитрамон", що є елементом, на який падає логічний наголос, який привертає увагу споживача до товару, порівнювані об`єкти дослідження є семантично схожими;
за результатами порівняння, наведеними у таблиці 2 (стор. 17 Висновку № 013-СІВ/17), судовий експерт зробив висновок, що порівнювані позначення асоціюються в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, та вважаються схожими настільки, що їх можна сплутати один з одним;
5.1.6. На підставі дослідження та наведених результатів, враховуючи те, що позначення вважаються схожими настільки, що їх можна сплутати, якщо вони асоціюються між собою в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, судовий експерт зробив висновок, що знак за свідоцтвом № 225918 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом № 161029 ;
5.1.7. Згідно з висновком за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 30.10.2017 № 10-10/17 від 30.10.2017 (далі - Висновок № 10-10/17) знак для товарів і послуг "ЦИТРАМОН-здоров`я" за свідоцтвом України № 225918 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні на ім`я іншої особи знаком для товарів і послуг "Цитрамон" за свідоцтвом України № 161029 для таких самих товарів.
5.2. Апеляційним судом зі справи додатково встановлено, що:
5.2.1. Згідно з висновком експертів від 07.03.2019 № 028/19 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (далі - Висновок № 028/19):
знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029;
знак для товарів і послуг за України № 225918 зареєстрований для таких самих товарів, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029;
5.2.2. Висновок № 028/19 є необґрунтованим та таким, що суперечить матеріалам справи;
5.2.3. У Висновку № 028/19 повторної судової експертизи домінуючими елементами спірного знака визначено "комбінацію словесного елемента "Цитрамон-здоров`я" та графічної частини, у вигляді червоного кола з кутом;
графічна частина у вигляді червоного кола з кутом не займає місце в центральній частині позначення, а знаходиться з правого боку та не контрастує із загальним фоном;
у Висновку № 028/19 неправильно визначено домінуючі елементи оспорюваного знака;
5.2.4. У Висновку № 028/19 зазначено, що в порівнюваному позначенні словесний елемент "Цитрамон" має семантичне навантаження, назву лікарського засобу, який є узвичаєною назвою - загальноприйнятою для даного лікарського засобу та використовується кількома виробниками. Проте назва "Цитрамон" не визнавалася загальновживаним позначенням для товарів певного виду, а навпаки належним чином отримала правову охорону, що підтверджується свідоцтвом України № 161029;
5.2.5. Висновок щодо схожості спірного знака настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком "Цитрамон", підтверджується не лише Висновком № 013-СІВ/17, а також і Висновками № 10-10/17 та № 21-06/19, які, незалежно один від одного, зроблені про те, що оспорюваний знак схожий настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком "Цитрамон";
5.2.6. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 у справі № 910/4796/18 між тими сторонами було встановлено схожість позначення "Цитрамон" за свідоцтвом № 161029 і "ЦИТРАМОН-ЗДОРОВ`Я" за свідоцтвом № 234000 до ступеня сплутування;
5.2.7. Порушення прав позивача було встановлено постановою Верховного Суду від 26.06.2019 у справі № 910/7661/17. У даній справі суд касаційної інстанції визнав недійсними накази МОЗ України та реєстраційні посвідчення на лікарський засіб "Цитрамон-здоров`я" та заборонив товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" використовувати позначення "Цитрамон", виконаного кирилицею, стандартним шрифтом, перша літера заголовна, розміщеного на прямокутнику, що має зелений колір, з поєднанням кольорів: зелений, білий, рожевий, у діловій документації, мережі Інтернет, а також використовувати позначення "Цитрамон" шляхом нанесення на упаковку товарів 5 класу МКТП та шляхом зберігання, пропонування до продажу і рекламування товарів 5 класу МКТП, на упаковках яких нанесено позначення "Цитрамон", оскільки воно схоже до ступеня сплутування з належним позивачу знаком за свідоцтвом України № 161029.
6. ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
6.1. Абзац п`ятий пункту 3 Постанови № 3771:
- свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.
6.2. Закон № 3689:
стаття 1:
- знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб;
абзац другий пункту 3 статті 6:
- не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
підпункт "а" пункту 1 статті 19:
- свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
6.3. Правила:
пункт 4.3.2.4: