ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2020 року
м. Київ
Справа № 927/664/19
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Колос І.Б.,
за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,
представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "Адрон" - Аніщенка О.Г.,
відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Інспецпром" - Павленка А.В.,
розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "Адрон" (далі - Фірма)
на рішення господарського суду Чернігівської області від 11.12.2019
(суддя Книш Н.Ю.),
додаткове рішення господарського суду Чернігівської області від 23.12.2019
(суддя Книш Н.Ю.) та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2020
(головуючий суддя - Доманська М.Л., судді: Отрюх Б.В. і Верховець А.А.)
у справі № 927/664/19
за позовом Фірми
до товариства з обмеженою відповідальністю "Інспецпром" (далі - Товариство)
про припинення порушення прав інтелектуальної власності.
РУХ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
1. Позов було подано про заборону відповідачу використання у будь-якій спосіб корисної моделі "Приглушувач інфрачервоного випромінювання авіаційного газотурбінного двигуна" (далі - КМ) за патентом № 87139 та зобов`язання відповідача передати позивачу технічну документацію (далі - ТД) на продукцію Екранно-вихлопний пристрій "Адрос" АШ-01В (далі - ЕВП "Адрос") у складі: технічне завдання на ЕВП "Адрос", технічні умови на ЕВП "Адрос", креслення деталей ЕВП "Адрос", складальні креслення ЕВП "Адрос", креслення загального виду ЕВП "Адрос", пакувальні креслення ЕВП "Адрос", схеми електричні ЕВП "Адрос", регламент технічної експлуатації ЕВП "Адрос", регламент технічного обслуговування ЕВП "Адрос", еталонний паспорт на ЕВП "Адрос".
2. У подальшому (до початку судового засідання) позивачем подано заяву про зміну предмета позову, в якій деталізовано перелік відповідної ТД і в якій позивач просив заборонити відповідачу використання у будь-який спосіб КМ за патентом № 87139 і зобов`язати відповідача передати позивачу ТД на продукцію ЕВП "Адрос", а саме дублікати конструкторської документації на 438 арк. у складі, що наведений у відповідній заяві (усього 121 найменування).
Цю заяву місцевий господарський суд прийняв, зауваживши, що фактично предмет позову не змінюється, а відбувається його конкретизація.
3. Позовні вимоги обґрунтовано тим, що: укладений сторонами ліцензійний договір від 18.08.2016 № 1Л-16 (далі - Договір №1Л-16) розірваний позивачем в односторонньому порядку з 01.01.2019, у зв`язку з чим відповідач не має права на виробництво продукції за ліцензією - ЕВП "Адрос" та на продаж такої продукції; однак після розірвання цього договору (після 01.01.2019) відповідач продовжує виготовляти й продавати ЕВП "Адрос", чим порушує право інтелектуальної власності позивача; покупцями продукції у відповідача у 2019 році є ПАТ "Мотор Січ" та Міністерство оборони України в особі Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки названого Міністерства.
Короткий зміст рішень суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
4. Рішенням господарського суду Чернігівської області від 11.12.2019:
- у позові відмовлено;
- Фірмі відмовлено у стягненні з Товариства 51 384 грн. правничої допомоги;
- призначено судове засідання для вирішення питання про розподіл судових витрат на 23.12.2019 та відповідача зобов`язано подати докази понесення витрат на професійну правничу допомогу протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду.
5. Рішення мотивоване тим, що: Договір № 1Л-16 на час розгляду справи не припинений, і між сторонами існують відповідні правовідносини, що виключає можливість застосування обраного позивачем способу захисту свого права; судові витрати, пов`язані з розглядом справи і заявлені до стягнення позивачем, у зв`язку з відмовою в позові покладаються на позивача.
6. Додатковим рішенням господарського суду Чернігівської області від 23.12.2019: заяву відповідача про стягнення судових витрат на професійну правничу допомогу задоволено частково; стягнуто з Фірми на користь Товариства 48 000 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката; у решті стягнення 42 000 грн. зазначених витрат відмовлено.
7. Додаткове рішення мотивовано доведеністю розміру відповідних судових витрат у стягнутій сумі та завищеністю їх розміру відповідачем у решті (в сумі 42 000 грн.)
8. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2020 апеляційну скаргу Фірми залишено без задоволення, а згадані рішення і додаткове рішення місцевого господарського суду - без змін.
9. Постанову мотивовано обґрунтованістю висновків суду першої інстанції, зокрема щодо відсутності у позивача підстав вважати розірваним в односторонньому порядку з 01.01.2019 Договору № 1Л-16.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
10. У касаційній скарзі до Верховного Суду Фірма, зазначаючи про незаконність та необґрунтованість оскаржуваних судових рішень з даної справи, просить їх скасувати та ухвалити нове рішення, яким: заборонити Товариству використання у будь-який спосіб КМ за патентом № 87139; зобов`язати Товариство передати Фірмі ТД на продукцію ЕВП "Адрос", а саме дублікати конструкторської документації на 438 арк. у складі, який наведено у касаційній скарзі (усього 121 найменування); стягнути з Товариства на користь Фірми судові витрати зі сплати судового збору та витрати, пов`язані з розглядом справи; скасувати додаткове рішення місцевого господарського суду про стягнення з Фірми на користь Товариства судових витрат на професійну правничу допомогу.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
11. Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли неправомірного, хибного, безпідставного та необґрунтованого висновку про відсутність у позивача підстав для одностороннього розірвання з 01.01.2019 Договору № 1Л-16.
12. Названі суди у питанні тлумачення поняття "реалізація" за Договором № 1Л-16 неаргументовано і протиправно визначились, що реалізація може бути підтверджена тільки митною декларацією.
13. Матеріалами справи підтверджується, що відповідач порушив умови Договору № 1Л-16, що надавало позивачу підстави для його розірвання в односторонньому порядку. Відтак між сторонами не існує правовідносин, що й надавало позивачеві можливість застосувати обраний ним у цій справі спосіб захисту своїх прав.
14. Обґрунтовуючи підставу для відкриття касаційного провадження та розгляд касаційної скарги, скаржник посилався на, зокрема, відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.
Відповідний висновок Верховного Суду щодо застосування норм Цивільного кодексу України і Господарського кодексу України щодо використання корисної моделі як об`єкта права інтелектуальної власності у взаємозв`язку з нормами тих же Кодексів про розірвання господарського договору - відсутній.
Доводи іншого учасника справи
15. У відзиві на касаційну скаргу Товариство заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи, що: Договір № 1Л-16 "не розірваний" і є діючим "на сьогоднішній день"; Товариство згідно з цим договором використовує КМ за патентом № 87139; рішення судів попередніх інстанцій є обґрунтованими, ухвалені з додержанням норм матеріального і процесуального права, а доводи касаційної скарги є безпідставними, не ґрунтуються на вимогах законодавства і не враховують дійсні обставини справи. Товариство просить касаційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення з даної справи - без змін.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
16. Фірмі з 24.01.2014 належить право інтелектуальної власності на КМ за патентом №87139. На підставі даного патенту виготовляється ЕВП "Адрос".
17. Фірмою (як ліцензіаром) і Товариством (як ліцензіатом) був укладений Договір № 1Л-16, за умовами якого, зокрема, ліцензіар надає ліцензіатові на термін дії цього договору та за винагороду, що сплачується ліцензіатом, виключну ліцензію на використання патенту №87139 (пріоритет від 27.01.2014) "Приглушувач інфрачервоного випромінювання авіаційного газотурбінного двигуна", з правом виробництва ЕВП "Адрос", створених на базі цього патенту (зокрема, з використанням за необхідності спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей та сировини, що застосовуються ліцензіаром), і продажу цих виробів. Цей договір укладено терміном на 10 років.
18. У пункті 14.3 Договору № 1Л-16 сторони погодили, що якщо ліцензіат порушить певні умови цього договору, а саме його пункти, викладені у розділах 2, 7, 9, 10, 12, пунктах 15.3, 15.7 даного договору, та протягом 15 діб після письмового попередження ліцензіара не усуне їх, то ліцензіарові надається право розірвати Договір № 1Л-16 шляхом відправлення письмового повідомлення ліцензіату і зажадати відшкодування заподіяних йому прямих збитків.
Якщо цей договір втратить силу, зокрема до закінчення терміну його дії, то ліцензіат позбавляється права виробництва та продажу продукції за ліцензією і зобов`язаний повернути ліцензіарові всю ТД.
19. Договором № 1Л-16 передбачено, зокрема, що:
- коригування розмірів поточних відрахувань (роялті) здійснюється за погодженням ліцензіара і ліцензіата та оформлюється окремим рішенням або додатковою угодою до цього договору (пункт 15.3);
- величина продажної ціни (з урахуванням коефіцієнту К) за певною формулою (пункт 1.5 цього договору) визначаються спільно ліцензіатом і ліцензіаром для кожного договору (контракту) на поставку продукції за ліцензією, спеціальної продукції, субліцензії або технології та фіксуються у вищезгаданому договорі (контракті) або комісійному договорі; погодження ціни здійснюється шляхом переговорів або обміну листами (пункт 15.7).
20. За твердженням позивача, він звернувся до відповідача з листом від 18.12.2018, в якому зазначив, що станом на 18.12.2018 (останній день строку на усунення порушень умов ліцензійного договору, встановленого пунктом 14.3 цього договору) Товариство не усунуло (на думку Фірми) порушень Договору №1Л-16, у зв`язку з чим Фірма інформувала, що має намір розірвати цей договір в односторонньому порядку з причин істотного порушення ліцензіатом умов договору, а також стягнути з ліцензіата належні ліцензіару кошти в судовому порядку. Товариство заперечувало отримання ним цього листа, а докази його направлення (вручення) Фірмі в матеріалах справи відсутні.
21. Позивач звернувся до відповідача з листом від 27.12.2018 про розірвання Договору №1Л-16, в якому зазначив, що, керуючись пунктом 14.3 цього договору, повідомляє відповідача про розірвання Договору №1Л-16 в односторонньому порядку з 01.01.2019, і вимагав від відповідача у зв`язку з цим негайно припинити виробництво та продаж продукції ЕВП "Адрос" й повернути ліцензіару всю ТД. Відповідач підтвердив отримання цього листа позивача і ненадання відповіді на нього.
22. Умови пункту 9.1 Договору №1Л-16 щодо надання ліцензіатом звітності безпосередньо пов`язані з пунктом 7.2 цього договору, яким визначено, що датою реалізації визначається дата складання вантажної митної декларації або надходження на рахунок ліцензіата не менше 95% грошових коштів від вартості продукції за кожним укладеним з ліцензіатом контрактом (договором) або договором поставки; несвоєчасне здійснення відповідних платежів тягне за собою стягнення пені.
Сторонами не подано судам обох попередніх інстанцій вантажні митні декларації, на підставі яких можна було б визначити дату реалізації продукції або дату отримання ліцензіатом згаданих 95% грошових коштів від вартості продукції. Позивачем не спростовано доводів відповідача щодо неотримання останнім 95% грошових коштів від вартості продукції за кожним укладеним з ліцензіатом контрактом (договором) або договором поставки.
23. Пунктом 7.1 Договору №1Л-16 встановлювалося, що поточні відрахування (роялті), що сплачуються ліцензіатом ліцензіарові, визначені шляхом переговорів. При цьому сторони не надали судам доказів проведення таких переговорів, а умовами зазначеного договору не передбачено, що ініціатором переговорів стосовно поточних відрахувань (роялті) має бути саме відповідач.
24. Позивач посилався також на порушення відповідачем умов пункту 9.2 Договору №1Л-16, яким передбачено право ліцензіара або його представника на перевірку даних, що відносяться до обсягу виробництва і реалізації продукції за ліцензією і спеціальної продукції та спеціального обладнання, субліцензії або технології на підприємстві ліцензіата і його субліцензіатів за зведеними бухгалтерськими даними та первинними бухгалтерськими документами.
Умовами даного договору не узгоджено строків попередження ліцензіата про проведення перевірки, а також порядку і строків забезпечення ліцензіатом можливості такої перевірки.
Відповідач письмово повідомив позивача (21.11.2018) про велике завантаження бухгалтерії підприємства і про можливість ознайомлення позивача з документами у грудні місяці. Отже, позивачу не було відмовлено у проведенні ним перевірки даних, що відносяться до обсягу виробництва і реалізації продукції за ліцензією і спеціальної продукції та спеціального обладнання.
25. Стосовно пункту 15.7 цього договору (див. пункт 18 цієї постанови) судами зазначено таке.
У матеріалах справи наявний державний контракт на поставку продукції за державним оборонним замовленням від 27.09.2010 № 403/1/17/58, укладений відповідачем і Міністерством оборони України. При цьому Договором №1Л-16 на відповідача не покладено обов`язок ініціювання проведення переговорів з позивачем, не визначено термін погодження ціни; позивачем, так само як і відповідачем, не було ініційовано проведення переговорів щодо погодження ціни продажу, а умови ліцензійного договору не містять заборони відповідачу реалізації відповідачем виробів за відсутності погодженої з позивачем ціни.