ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2020 року
м. Київ
Справа № 904/87/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю.
за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,
представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Еліксір" - П`ятака І.І.,
відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Ботаніка" - Тіньковського О. Г.,
третя особа - товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія Еліксир" - П`ятака І.І.,
розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Ботаніка" (далі - ТОВ "Ботаніка", відповідач)
на рішення господарського суду Київської області від 18.09.2019
(суддя Мальована Л.Я.) та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.02.2020
(головуючий суддя - Отрюх Б.В., судді: Копитова О.С. і Грек Б.М.)
у справі № 904/87/18
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Еліксір" (далі - ТОВ "Еліксір", позивач)
до ТОВ "Ботаніка"
про заборону використання позначення та утилізацію продукції,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія Еліксир" (далі - Компанія).
РУХ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
1. Позов було подано про заборону відповідачу здійснювати використання позначення "КАПІЛЯР", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою (далі - ТМ) "КАПІЛЯР", зареєстроване відповідно до свідоцтва України від 10.04.2009 на знак для товарів і послуг № 105158 (далі - Свідоцтво № 105158), та про знищення зображення або позначення "КАПІЛЯР" на упаковці продукту.
2. Позов було обґрунтовано тим, що: нанесення ТОВ "Ботаніка" знака на упаковку, в якій міститься гель косметичний "КАПІЛЯР", що відноситься до 3 класу МКТП, тобто до класу, для якого зареєстровано знак за Свідоцтвом НОМЕР_1, і пропонування для продажу крему в упаковці, на яку нанесено знак, є протиправним використанням відповідачем знака позивача.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
3. Рішенням господарського суду Київської області від 18.09.2019, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 05.02.2020:
- позов задоволено частково;
- заборонено ТОВ "Ботаніка" здійснювати використання позначення "КАПІЛЯР", яке є схожим настільки, що його можна сплутати з ТМ "КАПІЛЯР", зареєстроване відповідно до Свідоцтва № 105158, зокрема, нанесення такого позначення на продукцію, її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;
- стягнуто з ТОВ "Ботаніка" на користь ТОВ "Еліксір" 1 762 грн. судового збору та 27 456 грн. витрат на проведення судової експертизи;
- в іншій частині позову відмовлено.
4. Рішення і постанову мотивовано, зокрема, наявністю доказів неправомірного використання відповідачем знака для товарів і послуг (далі - ЗТП) "КАПІЛЯР".
Короткий зміст вимог касаційної скарги
5. У касаційній скарзі до Верховного Суду ТОВ "Ботаніка", зазначаючи про прийняття зазначених рішення та постанови з порушенням та неправильним застосуванням норм процесуального права, просить "ухвалу" (фактично - рішення) господарського суду Київської області від 18.09.2019 та постанову апеляційного господарського суду від 05.02.2020 у даній справі скасувати, справу передати на новий розгляд до господарського суду Київської області.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
6. Суд першої інстанції порушив норми процесуального права, зокрема статті 86, 236, 237 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), а саме належним чином не дослідив зібрані у справі докази та не надав їм правову оцінку (наведене стосується питань призначення та проведення судової експертизи у справі, висновку судового експерта).
7. Суд апеляційної інстанції припустився порушення тих же норм процесуального права (так само у зв`язку з проведенням судової експертизи).
8. Скаржник посилається також на рецензію на висновок експерта (надану судовим експертом Прохоровим -Лукіним Г . В. ).
9. Також скаржником здійснено посилання на правові позиції Верховного Суду в інших справах та на рішення Європейського суду з прав людини.
Доводи інших учасників справи
10. У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "Еліксір" заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про: їх необґрунтованість та про законність оскаржуваних судових рішень зі справи; безпідставність посилання скаржника на судову практику у справах №№ 904/2826/18, 902/368/16, 910/11573/18, і просить рішення господарського суду Київської області від 18.09.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.02.2020 залишити без змін, а скаргу - без задоволення.
11. Від Компанії відзив на касаційну скаргу не надходив.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
12. ТОВ "Еліксир" є власником Свідоцтва № 105158 на ЗТП "КАПІЛЯР", виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, дата подання заявки - 13.11.2006, дата публікації відомостей про видачу - 10.04.2009. Знак зареєстровано для товарів і послуг, що відносяться до 3 класу МКТП: Косметика: зубні порошки і пасти; вазелін косметичний; косметичні препарати до ванн; вибілювальні креми для шкіри; косметика для вій; депілятори; депіляторний крем; депіляторні препарати; ефірні олії; жасминна олія; жири косметичні; ефірні олії з кедрового дерева; косметичні маски; косметичні набори; креми косметичні; лавандова олія; лимонні ефірні олії; лосьйони косметичні; серветки, просочені лосьйонами косметичними; м`ята на парфуми; олії косметичні; олія скипидарна для знежирювання; косметичні препарати для догляду шкіри.
13. ТОВ "Еліксір" (продавець) і Компанія (покупець) 13.05.2016 уклали договір №13/05-1 про передачу прав власності на знаки для товарів і послуг, за умовами якого: продавець передав, а покупець прийняв права власності на знаки для товарів і послуг за Свідоцтвом №105158; передача права власності поширюється на всі товари за всіма класами МКТП, на які поширюється дія Свідоцтва.
14. Державною службою інтелектуальної власності України 08.08.2016 прийнято рішення про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки. Реєстраційний номер 20305, дата публікації та реєстрації - 25.08.2016.
15. Компанією (ліцензіар) і ТОВ "Еліксір" (ліцензіат) укладено ліцензійний договір від 26.08.2016 №26/08-16-2 про надання дозволу на використання об`єктів прав інтелектуальної власності (знаків для товарів і послуг); під знаками в цьому договорі розуміються ЗТП за Свідоцтвом №105158.
Згідно з додатком до ліцензійного договору ліцензіар залишає за собою право самостійно використовувати ЗТП і право надавати третім особам дозволи (ліцензії) на використання ЗТП за умови письмового погодження з ліцензіаром. Право забороняти третім особам неправомірне використання ЗТП (включаючи право звернення до суду) належить протягом строку дії ліцензійного договору як ліцензіару, так і ліцензіату.
16. Позивач в обґрунтування своїх вимог зазначив, що нанесення ЗТП на упаковку, в якій міститься косметичний гель "КАПІЛЯР", що відноситься до 3 класу МКТП, тобто до класу, для якого зареєстровано ЗТП за Свідоцтвом № 105158, пропонування для продажу косметичного гелю "КАПІЛЯР" в упаковці, на яку нанесено ЗТП, є протиправним використанням останнього з боку відповідача.
17. Згідно з висновком експерта за результатами судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 22.05.2019 № 287/18, проведеної судовим експертом Ковальовою Н.М. : гель косметичний виробництва ТОВ "Ботаніка", на якому використовується позначення "КАПІЛЯР", відноситься до групи товарів 3-го класу МКТП, на які розповсюджується охорона за Свідоцтвом № 105158, а саме до косметичних препаратів для догляду шкіри; позначення "КАПІЛЯР", яке використовується ТОВ "Ботаніка" на своєму продукті "Гель для ніг Капіляр", є схожим до ступеня змішування із ЗТП "КАПІЛЯР" (Свідоцтво № 105158 ); маркування гелю для ніг виробництва ТОВ "Ботаніка" словесним позначенням "КАПІЛЯР" може ввести споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.
18. Відповідачем не заперечується факт такого використання, однак можливість останнього він обґрунтовує тим, що на упаковці продукту " Гель для ніг Капіляр " він використовує власну ТМ "Botanica", яка зареєстрована на ім`я власника підприємства ОСОБА_7, і робить це відповідно до ліцензійного договору від 03.06.2014 №1/2014, укладеного ТОВ "Ботаніка" і ОСОБА_7 (свідоцтва України на ЗТП № 112413, № 116281); відповідно, ТМ "Botanica", яка розташована на упаковці продукту "Гель для ніг Капіляр", надає можливість споживачам України розрізнити товари цього виробника від товарів інших виробників.
19. Відповідач не виробляє та не реалізує товар зі спірними позначеннями (з цієї причини суд першої інстанції, з яким погодився й апеляційний господарський суд, відмовив у задоволенні позовних вимог щодо знищення виготовлених зображень знака або позначення "КАПІЛЯР" на упаковці продукту ТОВ "Ботаніка").
20. Судом апеляційної інстанції додатково зазначено, зокрема, таке.
У судовому засіданні цього суду досліджено письмові пояснення судового експерта Ковальової Н.М. від 27.12.2019, з яких вбачається, зокрема, що: Ковальова Н.М. є фахівцем державної спеціалізованої установи Міністерства юстиції України - Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; поіменований експерт був достатньо кваліфікованим для проведення такої експертизи; ним було отримано й досліджено усі матеріали справи, що надійшли для проведення експертизи.