ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2020 року
м. Київ
Справа № 911/165/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Львова Б. Ю. (головуючий), Булгакової І. В. і Малашенкової Т. М.,
за участю секретаря судового засідання Крапивної А. М.,
представників учасників справи:
позивача - компанії "Баєр Інтеллекчуел Проперті Гмбх" (Bayer Intellectual Property GmbH; далі - Компанія)- Огнев`юка Я. В., Ющенко Т. В.,
відповідача - публічного акціонерного товариства "Фармак" (далі - Товариство) - Теслі Ю. В.,
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Державної фіскальної служби України, Київської митниці (далі - Митниця) - не з`явився,
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Assia Chemical Industries Ltd - Кислого Т.Ф.,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Компанії
на рішення господарського суду Київської області від 07.11.2018 (суддя Христенко О. О.)
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.01.2020 [колегія суддів: Отрюх Б. В. (головуючий), Сотніков С. В., Остапенко О. М.]
зі справи № 911/165/18
за позовом Компанії
до Товариства,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Митниця,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача -Assia Chemical Industries Ltd,
про захист порушеного права інтелектуальної власності на винахід.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Компанія звернулася до господарського суду Київської області з позовом про:
заборону Товариству використовувати винахід "Заміщені оксазолідинони і їх застосування для запобігання згортанню крові" за патентом України № 73339 без дозволу його власника - Компанії;
вилучення та знищення товару - фармсубстанції "Rivaroxaban", кількістю 9 кг, серії 150100217, 150100317, 150100417, CAS:366789-02-8, торговельної марки "Teva", виробник Assia Chemical Industries Ltd (Ізраїль), заявленого на митне оформлення згідно з митною декларацією від 11.01.2018 UA № 125100/2018/300832, імпортером якого є Товариство.
1.2. Позовна заява з посиланням на приписи, зокрема, статей 15, 418, 424, 431, 459, 462, 464 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статей 6, 21, 28 Закону України від 15.12.1993 № 3687-XII "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон № 3687) мотивована тим, що Товариством здійснюється імпорт продукції під торговельною маркою "Teva", в якому застосовано винахід за патентом України № 73339 на діючу речовину "Rivaroxaban", що є порушенням прав інтелектуальної власності Компанії, оскільки вона (Компанія) є власником майнових прав на винахід за патентом України № 73339 "Заміщені оксазолідинони і їх застосування для запобігання згортанню крові", який використовується при виробництві та продажу лікарського засобу "Ксарелто" (Xarelto), діючою речовиною якого є "ривароксабан" ("Rivaroxaban").
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням господарського суду Київської області від 07.11.2018, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.01.2020, у задоволенні позову відмовлено.
2.2. Прийняті зі справи судові рішення з посиланням, зокрема, на приписи статей 418, 420, 459, 462, 463, 464 ЦК України, статей 1, 6, 28, 31, 34 Закону № 3687, статей 1, 4 Закону України від 26.11.2015 № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність" (далі - Закон № 848), статей 2, 9 Закону України "Про лікарські засоби" та статті 11 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), мотивовано тим, що з матеріалів справи не вбачається порушення права інтелектуальної власності позивача, захищеного патентом України № 73339.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
Компанія, посилаючись на порушення попередніми судовими інстанціями норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати та прийняти нове рішення про задоволення позовних вимог.
4. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4.1. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1.1. Висловлена в судових рішеннях позиція з приводу того, що конкретний вид дослідження не має значення для кваліфікації дій щодо порушення права власника патенту, заснована на неправильному тлумаченні (застосуванні) статті 1 Закону № 848 та статті 31 Закону № 3687.
4.1.2. Суди попередніх інстанцій здійснили невиправдано розширювальне тлумачення та застосування норми статті 31 Закону № 3687, що призвело до порушення законних інтересів та прав позивача, а також не застосували статтю 74 Митного кодексу України, якою визначено "імпорт".
4.1.3. Товариством було подано до суду довідку про структуру та штат Центральної лабораторії фармацевтичної розробки (далі - Лабораторія) Товариства від 09.10.2018 № 17-8/93 на підтвердження наявності у Лабораторії посад наукових працівників з пропущенням встановленого статтею 80 ГПК України строку на подання нових доказів та порушенням порядку їх подання (докази мають подаватись разом з відзивом, а не письмовими поясненнями).
4.1.4. Товариство не надало суду жодного наказу про зарахування на роботу наукових працівників, в той час як штатний розпис не належить до первинної облікової кадрової документації для визначення кількісного складу працівників підприємства.
4.1.5. Попередні судові інстанції в порушення приписів статей 236, 238 ГПК України необґрунтовано та невмотивовано відхилили всі доводи позивача.
4.2. Доводи інших учасників
Товариство та компанія Assia Chemical Industries Ltd, кожен окремо, подали відзиви на касаційну скаргу, в яких зазначили про безпідставність її доводів, і просили зазначені судові рішення місцевого та апеляційного господарських судів зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.
Від Митниці відзив на касаційну скаргу не надходив.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
5. Попередніми судовими інстанціями зі справи встановлено, що:
5.1. Позивач є власником патенту України № 73339 на винахід "Заміщені оксазолідинони і їх застосування для запобігання згортанню крові" (заявка № 2002076161 подана 11.12.2000, публікація про видачу здійснена 15.07.2005, очікувана дата закінчення терміну дії патенту 11.12.2025);
винахід за патентом України № 73339 використовується позивачем та пов`язаними з ним корпоративними правами особами при виробництві та продажу лікарського засобу "Ксарелто" ("Xarelto"), діючою речовиною якого є "ривароксабан" ("Rivaroxaban");
молекула "ривароксобану" ("Rivaroxaban") захищена чинним патентом України № 73339 у першому незалежному пункті формули винаходу, а також заявлена у залежному пункті 7 формули винаходу;
5.2. Митниця 12.01.2018 звернулася до Компанії з листом № 255/2/10-70-18-04-47 про призупинення митного оформлення товару - фармсубстанції (зразок для проведення хімічних, фізичних досліджень, розробка і апробація аналітичних методів контролю якості) - "Rivaroxaban", кількістю 9 кг, серії 150100217, 150100317, 150100417, САS: 366789-02-8, торговельної марки "Teva", виробник "Assia Chemical Industries Ltd.", заявленої згідно з митною декларацією від 11.01.2018 UA 125100/2018/300832, імпортер - Товариство;
Товариство не заперечує, що зразок субстанції ввозиться ним на територію України (заявлено згідно з митною декларацією UA 125100/2018/300832 від 11.01.2018) та в зразку субстанції застосовано винахід, який охороняється патентом України № 73339, проте зазначає, що зразок фармсубстанції "Rivaroxaban" ввозиться ним виключно з науковою метою, що виключає порушення прав, визначених у патенті;
вказана інформація щодо намірів ПАТ "Фармак" також міститься в митній декларації від 11.01.2018 UA 125100/2018/300832;
5.3. З метою ввезення зразка субстанції відповідач звертався до Міністерства охорони здоров`я в порядку, передбаченому наказом Міністерства охорони здоров`я "Про затвердження порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів" від 26.04.2011 № 237, та у відповідь Міністерство (лист від 19.12.2017 № 18.1-07/3868) не заперечувало щодо ввезення на митну територію України незареєстрованого лікарського засобу, стандартних зразків, реагентів, зокрема "Rivaroxaban", кількістю 9 кг, серії 150100217, 150100317, 150100417, виробник "Assia Chemical Industries Ltd.", Ізраїль, мета ввезення: проведення хімічних, фізичних досліджень, розробка та апробація аналітичних методів контролю якості;
5.4. Відповідно до пункту 3.2 Статуту Товариства предметом діяльності товариства є, поміж іншого, здійснення наукової та науково-технічної діяльності, спрямованої на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технології; здійснення прикладних наукових досліджень та проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських, технологічних та проектно-пошукових робіт; виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інших робіт, пов`язаних з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання;
5.5. Поданий позивачем висновок експертів у галузі права від 24.09.2018, зроблений Київським регіональним центром Національної академії правових наук України та поданий відповідачем висновок експерта у галузі права доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка Кодинець А. О. містять такі висновки: що для з`ясування питання визначення поняття "використання з науковою матою", що відповідно до норм частини другої статті 31 Закону № 3687 не визнається порушенням прав, доцільно застосовувати аналогію закону; зміст термінологічної категорії "використання з науковою метою" можна розкрити шляхом аналізу законодавчих положень спеціальних нормативно-правових актів, що регулюють наукову та науково-технічну діяльність в державі і їхньому системному взаємозв`язку з означеними положеннями Закону № 3687;
5.6. Відповідно до Положення № 19-01 про Центральну лабораторію фармацевтичної розробки, затверджену генеральним директором Товариства 31.01.2014 (далі - Положення), Лабораторія є самостійним структурним підрозділом Товариства, який підпорядковується керівнику департаменту досліджень та розробки (пункт 1.1 Положення);
Лабораторія призначена для організації та проведення науково-дослідних та експериментальних робіт з фармацевтичної розробки і впровадження технологій нових лікарських засобів та удосконалення діючих технологій і методів контролю лікарських засобів (пункт 1.2 Положення);
до складу Лабораторії входять: технологічна лабораторія, аналітична лабораторія, лабораторія розробки активних субстанцій, лабораторія розробки рідких лікарських засобів, сектор спеціальних проектів з фармацевтичної розробки, сектор експертизи та підготовки документації, сектор підтримки фармацевтичної розробки (пункт 1.7 Положення);
до задач і функцій Лабораторії, відносяться, зокрема, організація і проведення науково-дослідних та експериментальних робіт щодо розробки і впровадження інноваційних технологій, нормативної документації та нових методів аналізу з контролю якості сировини, продукції нових лікарських засобів та субстанцій згідно з планами розробки та впровадження нових лікарських засобів; розробка і перегляд методів контролю якості; оформлення супровідної документації на стадіях лабораторних робіт, дослідно-промислової апробації та удосконалення технологій і методів контролю для подальшої розробки нормативно-технічної документації; надання зацікавленим структурним підрозділам звітних даних науково-дослідних експериментів для розробки технічної документації на інноваційні лікарські засоби та виготовлену продукцію; організація робіт з науково-дослідними установами України і зарубіжжя з розробки нових лікарських засобів; контроль виконання робіт, що провадяться зовнішніми організаціями та експертиза отриманих результатів; участь у реалізації наукових проектів підприємства (пункти 2.1, 2.2, 2.9, 2.14, 2.17, 2.22 Положення);
Товариством наведені структура та штат Лабораторії, відповідно до якого 59 працівників з 71 займають керівні та інженерні посадити, що підтверджується довідкою від 09.10.2018 № 17-8/93;
5.7. Наказом Товариства від 21.04.2017 № 527 затверджено програму заходів щодо науково-технічної розробки лікарського препарату на основі субстанції "Rivaroxaban"; наказано: провести науково-технічну розробку та дослідження лікарського препарату на основі субстанції "Rivaroxaban"; забезпечити наявність вхідної сировини (субстанції) для проведення науково-технічної розробки; після завершення науково-технічної розробки підготувати звіт з фармацевтичної розробки з відображенням одержаних результатів; після проведення науково-технічної розробки залишок виготовленого продукту знищити;
згідно з додатком № 1 до наказу Товариства від 21.04.2017 № 527 затверджено "Програму заходів щодо науково-технічної розробки лікарського препарату на основі субстанції "Rivaroxaban";
5.8. Відповідно до наданих відповідачем доказів вбачається систематичне забезпечення якості з відповідною документацією, що визначає основні етапи фармацевтичної розробки нових лікарських засобів, зокрема: лабораторна фармацевтична розробка (SOPRD000015/1 Товариство); розробка аналітичних методик (SOPRD000013/2 Товариство); вивчення стабільності референтних препаратів та лабораторій (SOPRD000005/3 Товариство);
проведення науково-технічної розробки є самостійним процесом, результат якого не може бути передбачуваний (як негативний, так і позитивний);
5.9. Висновок науково-правової експертизи від 20.09.2018 № 01/02-2018 містить інформацію, зазначену в частині другій статті 108 ГПК України, та не приймається судом до уваги.
6. ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
6.1. Закон № 3687:
стаття 1:
винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології; патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель);
частина друга та п`ята статті 6:
- об`єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу;
- обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень;
частина друга та п`ята статті 28:
- патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;
- використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним;
- патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом;
частина друга статті 31:
- не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу (корисної моделі), зокрема, з науковою метою або в порядку експерименту;
частина перша та друга статті 34:
- будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України;