Постанова
Іменем України
14 квітня 2020року
м. Київ
справа № 760/7625/16-ц
провадження № 61-22236св19
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду: Ступак О. В. (суддя-доповідач), Гулейкова І. Ю., Усика Г. І.,
учасники справи:
позивач - WD-40 Manufacturing Company,
відповідачі: ОСОБА_1, Державна служба інтелектуальної власності України, правонаступником якої є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,
розглянув у попередньому судовому засіданні у порядку письмового провадження касаційну скаргу представника ОСОБА_1 - ОСОБА_2 на постанову Київського апеляційного суду від 11 листопада 2019 року у складі колегії суддів: Поліщук Н. В., Соколової В. В., Шкоріної О. І.,
ВСТАНОВИВ:
Короткий зміст позовних вимог і рішень судів
У квітні 2016 року WD-40 Manufacturing Company звернулося до суду із позовом до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України, правонаступником якої є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, про визнання свідоцтва недійсним, зобов`язання вчинити дії.
Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що WD-40 Manufacturing Company є всесвітньо відомим виробником аерозольного препарату універсального призначення "WD-40". Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року знак "WD-40" за свідоцтвом № 15337 визнано добре відомим в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company для товарів 2 та 4 класів МКТП станом на 01 січня 2005 року. Іншим рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року визнано знак "WD-40, об`ємний" добре відомим в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company для товарів 2 та 4 класів МКТП станом на 01 січня 2005 року. Компанії стало відомо, що на ім`я ОСОБА_1 зареєстрована торговельна марка " AD -50 " згідно із свідоцтвом України № 127240 на знак для товарів і послуг для товарів 2 класу МКТП. На переконання WD-40 Manufacturing Company знак "AD-50" є таким, що може ввести споживачів в оману, зокрема щодо WD-40 Manufacturing Company та якості його товару, оскільки цей знак схожий із знаком "WD-40".
Посилаючись на викладене, позивач просиввизнати свідоцтво України № 127240 на знак для товарів і послуг "AD-50" недійсним повністю; зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості про визнання свідоцтва України № 127240 на знак для товарів і послуг "AD-50" недійсним повністю до Державного реєстру Свідоцтв України на знак для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".
Рішенням Солом`янського районного суду міста Києва від 19 грудня 2016 року позов WD-40 Manufacturing Company задоволено. Визнано свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 10 серпня 2010 року № 127240, власником якого є ОСОБА_1, недійсним повністю. Зобов`язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 10 серпня 2010 року № 127240, власником якого є ОСОБА_1, та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України "Промислова власність". Вирішено питання розподілу судових витрат.
Задовольняючи позов, суд першої інстанції виходив із того, що комбіноване позначення "AD-50" за оспорюваним свідоцтвом № 127240 може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу із добре відомими в Україні знаками для товарів і послуг "WD-40" за свідоцтвом № 15337 та "WD-40, об`ємний", що свідчить про невідповідність зареєстрованого комбінованого позначення "AD-50" умовам надання правової охорони, встановленим Законом та статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 127240 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар для яких цей знак зареєстрований, оскільки не виключається небезпека того, що оспорюване позначення асоціативно може породжувати помилкову, неправильну думку щодо джерела походження товарів, для яких він зареєстрований, яка насправді не відповідатиме дійсності. Використання торговельної марки "AD-50" за свідоцтвом України № 127240 може завдати шкоди позивачу, оскільки споживач буде асоціювати цю торговельну марку з добре відомими торговельними марками позивача, їх відомістю та репутацією.
Постановою Київського апеляційного суду від 11 листопада 2019 року рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове рішення про задоволення позову WD-40 Manufacturing Company.
Ухвалюючи рішення, суд апеляційної інстанції виходив із того, що висновок експерта від 16 серпня 2019 року № 142/19 є неповним, складено поверхово, без належного порівняння визначених об`єктів, не містить логічних та послідовних висновків, аналізу наявних збігів та розбіжностей, не узгоджується з іншими матеріалами справи, а проведене дослідження не відповідає Методичним рекомендаціям із окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, що затверджені наказом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 07 квітня 2014 року № 91. На стадії апеляційного провадження колегією суддів задоволено клопотання представника позивача та долучено висновок судового експерта Сопової К. А. від 18 жовтня 2019 року № 29-10/19, складеного на замовлення ТОВ "Фірма "Пахаренко і партнери". Приймаючи цей доказ, колегія суддів виходила з того, що розгляд справи у суді першої інстанції відбувся за відсутності відповідача, який не був належним чином повідомлений про розгляд справи. З цих підстав колегією суддів відновлено порушене право відповідача щодо надання доказів та забезпечено можливість доведення обставин, на які посилається відповідач як на підставу своїх вимог або заперечень. Поряд із цим, ураховуючи рівність процесуальних прав сторін, позивачу забезпечено таку ж можливість. Висновок судового експерта Сопової К. А. від 18 жовтня 2019 року № 29-10/19 у цілому містить повну інформацію щодо об`єктів дослідження, системний та змістовний аналіз проведеного дослідження, який сформовано у логічні висновки. Крім того, цей висновок узгоджується з іншими матеріалами справи. Представник відповідача правом подачі заперечень щодо висновку експерта від 18 жовтня 2019 року № 29-10/19, не скористався. Матеріали справи не містять доказів, які відповідно до процесуального закону є такими, що підтверджують фактичну обізнаність ОСОБА_1 про перебування в провадженні суду цієї справи. Отже, оскільки відповідач не був належним чином повідомлений про розгляд справи, рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню.
Короткий зміст та узагальнюючі доводи касаційної скарги, позиції інших учасників справи
У грудні 2019 року ОСОБА_1 подало до Верховного Судукасаційну скаргу на постанову Київського апеляційного суду від 11 листопада 2019 року, в якій просить скасувати зазначене судове рішення та повернути справу до суду для нового розгляду, обґрунтовуючи свої вимоги порушенням судом норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права. Вказує на те, що апеляційний суд, допускаючи новий доказ на стадії апеляційного розгляду, по-перше, вийшов за межі повноважень, визначених частинами першою, другою статті 367 ЦПК України, а по-друге, порушив принципи цивільного судочинства, викладений у статті 12 ЦПК України, щодо, зокрема, несення сторонами ризиків користування своїми правами, та рівності прав таких учасників. Сплата представником позивача будь-яких коштів на рахунок ФОП " Сопова К. А. " не є доказом оплати за здійснення такою особою незалежної професійної діяльності. Відповідно, доказом оплати послуг за здійснення незалежної професійної діяльності може бути лише сплата на рахунок особи, зареєстрованої у передбачений законом спосіб як такої, що здійснює незалежну професійну діяльність.
У квітні 2020 року WD-40 Manufacturing Company подало до суду відзив на касаційну скаргу у якому зазначено, що у судовому засіданні в Київському апеляційному суді, під час розгляду клопотання про долучення до матеріалів справи висновку від 18 жовтня 2019 року № 29-10/19, представник ОСОБА_1 не заперечував проти долучення до матеріалів справи висновку судового експерта Сопової К. А., що підтверджується технічними засобами фіксації судових засідань на момент прийняття судом першої інстанції рішення від 19 грудня 2016 року не існувало ще статей 102 та 106 ЦПК України. Проведення експертизи атестованим судовим експертом Соповою К. А. та складення відповідного висновку здійснено з дотриманням вимог ЦПК України та Закону України "Про судову експертизу". Суд апеляційної інстанції дійшов неправильного висновку про те, що ОСОБА_1 був неналежним чином повідомлений, про час та місце розгляду справи у суді першої інстанції.
Позиція Верховного Суду
Згідно із частиною другою статті 389 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
Відповідно до статті 401 ЦПК України попередній розгляд справи має бути проведений протягом п`яти днів після складення доповіді суддею-доповідачем колегією у складі трьох суддів у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи. Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення.
Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а оскаржуване рішення апеляційного суду - без змін, оскільки його ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права. Рішення суду апеляційної інстанції відповідає нормам ЦПК України щодо законності та обґрунтованості.
Встановлені судами обставини
Державним департаментом інтелектуальної власності 10 серпня 2010 року на ім`я ОСОБА_1 зареєстровано знак для товарів і послуг "AD-50" для товарів 2 класу МКТП, а саме: фарби, політури, лаки; препарати-запобіжники корозії металів і руйнуванню деревини; барвники; протрави; необроблені природні смоли; листові і порошкові метали для художньо-декоративних робіт і друкування; азбестові фарби; алюмінієві порошки для фарб; алюмінієві фарби; аурамін; бактерицидні фарби; барвильні картриджі заправлені до принтерів та копіювачів; барвники (екстракти); барвники (тонери) для фотокопіювальних апаратів і машин; барвники для деревини; барвники харчові; білило свинцеве; білі фарби чи барвники; бітумні політури; вогнетривкі фарби; ґрунтовання; ґрунтовання, захисні (захистові) покриви для рам, шасі транспортних засобів; гумігут для живопису; друкарські пасти (фарби); друкарські фарби; емалеві фарби; емалі (політури); емульсії срібла (пігменти); захисні (захистові) препарати для металів; згусники для фарб; камеді-смоли; каніфоль; карбоніл для захисту деревини; клейники (клейові речовини) для фарб; клейові фарби; копалові політури; креозот для захисту деревини; лаки для бронзування; люстр золотий для кераміки; люстр платиновий для кераміки; мастики (природні смоли); мастила густі протикорозійні; оливи (мастила рідкі) протикорозійні; олії захисні (захистові) для деревини; паста срібна; пігменти; платинові фарби; позолота; покриви лакофарбові; покриви для просмоленого картону; покриви (фарби) для деревини; покриви для гудронованого картону; поливи, що належать до 2 класу; порошки бронзові (фарба); порошки для сріблення; порошки, що належать до 2 класу і фарбувальні речовини, що використовуються при копіюванні та друкуванні; протибрудові фарби; протикорозійні препарати; протикорозійні стрічки; протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння); протистарники (препарати, що запобігають старінню) для деревини; протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) для металів; протрави (закріплювачі барвників); розріджувачі лаків; розріджувачі фарб; розчини для білення; свинцевий (олив`яний) сурик; сикативи (прискорювачі висихання) для фарб; сині фарби чи барвники; скипидар (розріджувач до фарб); сумах для політур; тонери і чорнила для електронних принтерів; фарби для кераміки; фарби для таврування тварин; фіксатори ( політури ); чорні фарби чи барвники", що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва № 127240.
Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року, затвердженого наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 09 грудня 2015 року № 220-Н, визнано знак "WD-40" за свідоцтвом № 15337 добре відомим в Україні відносно WD-40 Manufacturing Compani, США, для товарів 02 класу МКТП: препарати-запобіжники корозії металів, протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння), протикорозійні препарати, протикорозійні оливи, протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню), захисні препарати для металів; 04 класу МКТП: мастильні та просочувальні оливи, станом на 01 січня 2005 року.
Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року, затвердженого наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 09 грудня 2015 року № 219-Н, визнано знак "WD-40, об`ємний" добре відомим в Україні відносно WD-40 Manufacturing Compani, США, для товарів 02 класу МКТП: препарати-запобіжники корозії металів, протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння), протикорозійні препарати, протикорозійні оливи, протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню), захисні препарати для металів; 04 класу МКТП: мастильні та просочувальні оливи, станом на 01 січня 2005 року.
Позначення "WD-40" також є розрізняльною частиною фірмового (комерційного) найменування WD-40 Manufacturing Company.
Висновком експертного дослідження від 23 серпня 2016 року № 09 (ІВ), здійсненого на замовлення ТОВ "Фірма "Пахаренко і партнери", представника WD-40 Manufacturing Company, Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ, досліджувався ряд продукції стосовно порушення прав позивача на добре відомі торговельні марки. Зокрема, розглядалось питання використання на такій продукції позначення "AD-50". У висновку експерт щодо оспорюваного свідоцтва вказав:
"Позначення, що містить у своєму складі словесні елементи "AD-50" на наданому балончику та знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України від 15 серпня 2000 року № 15337 "WD-40", від 10 липня 2013 року № 172906 (наводиться зображення аерозольного балончика синього кольору із написом "WD-40" на жовтому фоні), які визнані добре відомими в Україні, є схожим настільки, що його можна сплутати.
Застосування позначення "AD-50" на наданому балончику може вважатись використанням знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України від 15 серпня 2000 року № 15337 "WD-40", від 10 липня 2013 року № 172906, які визнані добре відомими в Україні. Використання позначення що містить у своєму складі словесні елементи "AD-50" та формують зовнішній вигляд наданого балончика, може призвести до змішування діяльності суб`єктів господарювання та ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє/продає товар".
Висновком експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 17 жовтня 2016 року № 17-10/16, здійсненого на замовлення ТОВ "Фірма "Пахаренко і партнери", представника WD-40 Manufacturing Company, експертом ОСОБА_4 зазначено, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 127240 є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника товарів, наведених у свідоцтві.
У дослідницькій частині висновку проведений порівняльний аналіз товарів, для маркування яких застосовується комбіноване позначення "WD-40", яке належить позивачу, та позначення, яке належить ОСОБА_1 за свідоцтвом України № 127240 та встановлено, що товари 2 класу МКТП, для яких зареєстроване оспорюване позначення, є спорідненими з товарами, для маркування яких застосовується комбіноване позначення "WD-40".
Відповідно до цього висновку судового експерта Сопової К. А. від 18 жовтня 2019 року № 29-10/19, знак для товарів і послуг "AD-50" за свідоцтвом України № 127240 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "WD-40" (словесний) та "WD-40" (об`ємний), визнаними добре відомими в Україні для: таких самих товарів ("препарати-запобіжники корозії металів; захист (захистові) препарати для металів; оливи (мастила рідкі) протикорозійні; протикорозійні препарати; протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння); протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) для металів"), споріднених товарів (фарби, політури, лаки: барвники; азбестові фарби; алюмінієві порошки для фарб; алюмінієві фарби; аурамін; бактерицидні фарби; барвники (екстракти); барвники для деревини; білило свинцеве; білі фарби чи барвники; бітумні політури; вогнетривкі фарби; грунтовання; грунтовання, захисні (захистові) покриви для рам, итасі транспортних засобів; гумігут для живопису; друкарські пасти (фарби); друкарські фарби; емалеві фарби; емалі (політури); емульсії срібла (пігменти); клейники (клейові речовини) для фарб; клейові фарби; копалові політури; лаки для бронзування; мастики (природні смоли); паста срібна; пігменти; згусники для фарб; платинові фарби; позолота; покриви лакофарбові; покриви для просмоленого картону; покриви (фарби) для деревини; покриви для гудронованого картону; поливи, що належать до 2 класу; порошки бронзові (фарба); порошки для сріблення; протибрудові фарби; протрави (закріплювачі барвників); розріджувачі лаків; розріджувачі фарб; розчини для білення; свинцевий (олив`яний) сурик; сикативи (прискорювачі висихання) для фарб; сині фарби чи барвники; скипидар (розріджувач до фарб); сумах для політур; фарби для кераміки; фарби для таврування тварин; фіксатори (політури); чорні фарби чи барвники; препарати для захисту деревини: препарати-запобіжники руйнуванню деревини; камеді-смоли; каніфоль; карбоніл для захисту деревини; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для деревини).
Використання знака для товарів і послуг "AD-50" за свідоцтвом України № 127240 вказуватиме на зв`язок із власником добре відомих в Україні знаків "WD-40" (словесний) та "WD-40" (об`ємний), що може спричинити шкоду дистинктивності та/або репутації добре відомих знаків через таке використання для товарів, що вказані у свідоцтві України № 127240 і не пов`язані з товарами "WD-40" Manufacturing Company, а саме: "барвильні картриджі заправлені до принтерів та копіювачів; барвники (тонери) для фотокопіювальних апаратів і машин; тонери і чорнила для електронних принтерів; порошки, що належать до 2 класу і фарбувальні речовини, що використовуються при копіюванні та друкуванні; листові і порошкові метали для художньо-декоративних робіт і друкування; барвники харчові".
Знак для товарів і послуг "AD-50" за свідоцтвом України від 10 серпня 2010 року № 127240 є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а саме "WD-40" Manufacturing Company, власника знаків "WD-40" (словесний) та "WD-40" (об`ємний), визнаних добре відомими в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року.
Нормативно-правове обґрунтування
Відносини, які виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі - знак, торговельна марка) в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а також нормами Цивільного кодексу України (далі - ЦК України).
Відповідно до статті 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.