ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2020 року
м. Київ
Справа № 904/9943/17
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю.
за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,
представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Щедро" - не з`яв.,
відповідача - приватного акціонерного товариства "Київський маргариновий завод" - не з`яв.,
розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Щедро" (далі - Товариство)
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2020 (головуючий суддя - Отрюх Б.В., судді Грек Б.М. і Остапенко О.М.)
зі справи №904/9943/17
за позовом Товариства
до приватного акціонерного товариства "Київський маргариновий завод" (далі - Завод)
про захист прав інтелектуальної власності на промисловий зразок.
РУХ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог та судових рішень зі справи
1. Позов було подано про захист прав інтелектуальної власності на промисловий зразок (далі - ПЗ) і обґрунтовано тим, що відповідачем порушено право позивача на використання ПЗ за патентами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у вигляді виготовлення, пропонування для продажу та реалізації невизначеному колу осіб продукції, яка за зовнішнім виглядом є схожою до ступеня змішування із продукцією позивача.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови апеляційної інстанції
2. Рішенням господарського суду міста Києва від 03.09.2019 (суддя Балац С.В.):
- позов задоволено повністю;
- Завод зобов`язано припинити пакування фасованих маргаринів (далі - ФМ):
у пакувальний лист (далі - ПЛ) Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Сонячний щедрик", що є візуально схожим до ступеня змішування на ПЛ Маргарин "ЩЕДРО" "Сонячний особливий", право власності на яке охороняється патентом НОМЕР_1, зареєстрованим у державному реєстрі патентів України на промислові зразки (далі - Державний реєстр) 26.11.2012;
у ПЛ Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий смаколик", що є візуально схожим до ступеня змішування на ПЛ Маргарин "ЩЕДРО" "Вершковий особливий", право власності на яке охороняється патентом НОМЕР_1, зареєстрованим у Державному реєстрі 26.11.2012;
у ПЛ Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий особливий", що є візуально схожим до ступеня змішування на ПЛ Маргарин "Запорізький" "Вершковий особий", право власності на яке охороняється патентом НОМЕР_2, зареєстрованим у Державному реєстрі 10.01.2017;
- Завод зобов`язано вилучити з цивільного обороту ФМ, які упаковані:
у ПЛ Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Сонячний щедрик", що є візуально схожим до ступеня змішування на ПЛ Маргарин "ЩЕДРО" "Сонячний особливий", право власності на яке охороняється патентом НОМЕР_1, зареєстрованим в Державному реєстрі 26.11.2012;
у ПЛ Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий смаколик", що є візуально схожим до ступеня змішування на ПЛ Маргарин "ЩЕДРО" "Вершковий особливий", право власності на яке охороняється патентом НОМЕР_1, зареєстрованим у Державному реєстрі 26.11.2012;
у ПЛ Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий особливий", що є візуально схожим до ступеня змішування на ПЛ Маргарин "Запорізький" "Вершковий особий", право власності на яке охороняється патентом НОМЕР_2, зареєстрованим у Державному реєстрі 10.01.2017;
- стягнуто із Заводу на користь Товариства витрати зі сплати судового збору в сумі 9 600 грн., витрати на проведення експертизи в сумі 26 083, 20 грн.
3. Рішення мотивовано, з посиланням, зокрема, на положення частини другої статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі - Закон), тим, що відповідачем здійснено використання ПЛ позивача в сукупності суттєвих ознак ПЗ у незапатентованому вигляді, а факт використання сукупності суттєвих ознак ПЗ у виробах відповідача підтверджений висновком судової експертизи.
4. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2020:
- апеляційну скаргу Заводу задоволено;
- згадане рішення місцевого господарського суду скасовано;
- прийнято нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено повністю;
- судовий збір за подання позовної заяви та витрати на проведення судової експертизи в суді першої інстанції покладено на Товариство;
- стягнуто з Товариства на користь Заводу 14 400 грн. судового збору за подання апеляційної скарги та витрати на проведення повторної судової експертизи в сумі 30 144 грн.
5. Постанову мотивовано тим, що висновки, викладені у рішенні суду першої інстанції, не відповідають обставинам справи, а доводи апеляційної скарги не є очевидно необґрунтованими.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
6. У касаційній скарзі до Верховного Суду Товариство, зазначаючи про недотримання апеляційним господарським судом положень процесуального законодавства та неправильне застосування норм положень матеріального права, просить оскаржувану постанову апеляційної інстанції скасувати та залишити в силі рішення господарського суду міста Києва від 03.09.2018, судові витрати покласти на відповідача.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
7. Апеляційним господарським судом порушено правила залучення додаткових доказів у суді апеляційної інстанції.
8. Апеляційний господарський суд необґрунтовано призначив судову експертизу вже після початку розгляду справи по суті, а також безпідставно зупинив апеляційне провадження у зв`язку з призначенням експертизи.
9. Названим господарським судом неправильно застосовані положення частини шостої статті 5 Закону, внаслідок чого безпідставно скасовано рішення суду першої інстанції.
Доводи іншого учасника справи
10. У відзиві на касаційну скаргу Завод заперечує щодо змісту і вимог касаційної скарги Товариства, наголошує, що касаційна скарга побудована на формальних міркуваннях, наведені в ній аргументи необ`єктивно відображають реальні обставини справи, зазначені скаржником рішення Верховного Суду прийняті за результатом розгляду справ за інших обставин та не можуть бути застосовані до спірних правовідносин, а постанова суду апеляційної інстанції прийнята з додержанням норм матеріального та процесуального права і просить залишити згадану постанову без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.
Клопотання відповідача
11. Заводом в особі його представника подано письмове клопотання про відкладення розгляду справи, мотивоване запровадженням на території України карантину до 24.04.2020, обмеженням у русі транспорту і тим, що представники сторін у справі проживають у різних містах України.
Касаційний господарський суд не знайшов підстав для задоволення даного клопотання з урахуванням такого. Ухвалою названого суду від 10.03.2020 про призначення розгляду касаційної скарги в даній справі явка представників сторін у судове засідання обов`язковою не визнавалася. Процесуальним законом розгляд касаційної скарги з обов`язковою участю представників сторін також не передбачений. Представник відповідача, як вбачається із зазначеного клопотання, знаходиться у місті Києві, тобто у тому ж населеному пункті, що й Верховний Суд; неможливості явки в судове засідання (якщо він вважав, це за необхідне) представник відповідача не обґрунтував. Що ж до іншої сторони, то вона, за наявності підстав, не була позбавлена права самостійно звернутися до Суду з відповідним клопотанням.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПОПЕРЕДНІХ ІНСТАНЦІЙ
12. Судом першої інстанції у розгляді справи з`ясовано й зазначено, зокрема, таке.
12.1. Громадянин України ОСОБА_4 . є власником патентів на ПЗ:
- патенту на НОМЕР_1 "Пакувальний лист для упаковки маргарину", який зареєстрований у Державному реєстрі 26.11.2012;
- патенту на НОМЕР_2 "Пакувальний лист для упаковки маргарину", який зареєстрований у Державному реєстрі 10.01.2017.
12.2. ОСОБА_4 . як ліцензіаром і Товариством як ліцензіатом укладено ліцензійний договір від 03.04.2017 № 177 про передачу прав на використання промислових зразків за патентами (далі - Договір № 177), відповідно до якого ліцензіар як власник патентів передав, а ліцензіат отримав невиключну ліцензію (дозвіл) на використання ПЗ у межах строку дії патентів.
Даним договором передбачено, зокрема, згоду ліцензіара та уповноваження ним ліцензіата здійснювати всі необхідні дії щодо поновлення порушених прав власника патенту, в тому числі шляхом звернення до суду.
12.3. Товариство є виробником, зокрема, ФМ у брусках. Відповідно до умов Договору № 177 він виробляє, пропонує для продажу та продає:
- маргарин "ЩЕДРО" "Сонячний особливий", зображення ПЛ як ПЗ та вказівка відносно кольорів захищені патентом НОМЕР_1;
- маргарин "ЩЕДРО" "Вершковий особливий", зображення ПЛ як ПЗ та вказівка кольорів захищені патентом НОМЕР_1;
- маргарин "Запорізький" "Вершковий особий", зображення ПЛ як ПЗ та вказівка відносно кольорів захищені патентом НОМЕР_2.
12.4. Як зазначає позивач (Товариство):
- після отримання прав на використання ПЗ за патентами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 йому стало відомо, що відповідач (Завод) виготовляє, пропонує для продажу та продає невизначеному колу осіб ФМ в упаковках, а саме: маргарин столовий "Смачно як завжди" "Сонячний щедрик"; маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий смаколик"; маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий особливий";
- використані відповідачем зображення на ПЛ мають всі суттєві ознаки ПЗ, що захищені патентами №№ 24005, 33675. При візуальному порівнянні запатентованих зображень ПЛ з тими ПЛ, що введені в обіг відповідачем, вбачаються схожість форми, кольору, фону, графіки, виконання технічної частини, включаючи головне зображення та знаки на бокових частинах, виду матеріалу пакування. Тобто маргарини, упаковані в ПЛ та введені в цивільний обіг відповідачем, можливо сплутати з маргаринами, які упаковані у запатентовані ПЛ та випускаються позивачем.
12.5. Згідно з висновком призначеної місцевим господарським судом експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, від 07.05.2018 № 083/18 (далі - Висновок № 083/18):
- у виробі "пакувальний лист Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Сонячний щедрик" використано всю сукупність суттєвих ознак ПЗ за патентом України НОМЕР_1;
- у виробі "пакувальний лист Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий смаколик" використано всю сукупність суттєвих ознак ПЗ за патентом України НОМЕР_1;
- у виробі "пакувальний лист Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий особливий" використано всю сукупність суттєвих ознак ПЗ за патентом України НОМЕР_2.
12.6. Окремі елементи зображення ПЛ, які використані заводом у власних виробах (фірмовий знак "Смачно як завжди", знак для товарів і послуг у вигляді графічного зображення тарілки, виделки та ножа, ліцензійні зображення, матеріал - фольга, основний фон - золотий, авторська розробка - хвиля) є лише окремими елементами таких ПЛ, що можуть бути взяті до уваги лише у порівнянні з суттєвими ознаками зареєстрованого ПЗ.
12.7. Консультативний висновок від 14.06.2018 спеціаліста ОСОБА_2, складений за результатами аналітичного дослідження Висновку №083/18, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов`язковим для суду, враховуючи Висновок № 083/18. Хибність викладеного у вказаному консультативному висновку підтверджується наявними в матеріалах справи письмовими відповідями судового експерта Фоя О.А. на запитання відповідача, перелік яких наведено у поданій останнім заяві до суду.
13. Судом апеляційної інстанції додатково з`ясовано й зазначено, зокрема, таке.
13.1. У матеріалах справи також міститься (крім Висновку № 083/18 та консультативного висновку від 14.06.2018 спеціаліста ОСОБА_2 ) висновок спеціаліста патентного повіреного ОСОБА_3; цей висновок і зазначений консультативний висновок суперечать Висновку № 083/18.
На думку апеляційного господарського суду, Висновок № 083/18 є суперечливим, а місцевим господарським судом не обґрунтовано належним чином, чому він "не прийняв до уваги" висновки патентного повіреного Прохорова-Лукіна Г.В. і спеціаліста ОСОБА_2 .
У зв`язку з цим та за клопотанням Заводу суд апеляційної інстанції призначив у справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.