ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2020 року
м. Київ
Справа № 922/2017/17
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Колос І.Б. (головуючий), Бенедисюка І.М. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Малихіної О.В.,
представників учасників справи:
товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива "Хладопром" - Бобровська А.О., адвокат (ордер від 11.03.2020),
приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" - Рабінович М.П., адвокат (ордер від 24.01.2020),
товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" - не з`явився,
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат"
на рішення господарського суду Харківської області від 24.07.2019 (суддя Жельне С.Ч.)
та постанову Східного апеляційного господарського суду від 09.01.2020 (головуючий суддя: Істоміна І.О., судді: Пелипенко Н.М., Пушай В.І.)
у справі № 922/2017/17
за первісним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива "Хладопром"
до приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат"
про заборону використання знака для товарів і послуг та визнання дій незаконними,
та за зустрічним позовом приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" (далі - ПрАТ "Львівський холодокомбінат")
до: товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива "Хладопром" (далі - ТОВ "Фабрика морозива "Хладопром");
товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (далі - ТОВ "Хладопром")
про визнання права попереднього користувача.
1. ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" звернулося до господарського суду Харківської області з позовом до ПрАТ "Львівський холодокомбінат" про: заборону відповідачу здійснювати незаконне використання знака для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356; заборону відповідачу маркувати товар "морозиво" знаком для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356; визнання дій відповідача щодо використання знака для товарів і послуг "КАШТАН" незаконними у зв`язку з відсутністю у відповідача права на використання знака для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356.
Позовна заява мотивована тим, що відповідачем здійснено незаконне використання знака для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356, власником якого є ТОВ "Хладопром", при маркуванні товару - морозива виробництва відповідача.
У зустрічному позові ПрАТ "Львівський холодокомбінат" просило суд: визнати за ним право попереднього користувача на словесне позначення "КАШТАН" для товару 30 класу МКТП "морозива" та послуг 35 класу МКТП "рекламування; керування справами; ділове адміністрування; діловодство" за свідоцтвом України № 19356 на знак для товарів і послуг.
Зустрічний позов мотивований тим, що ПрАТ "Львівський холодокомбінат", починаючи з 1997 року, здійснило значну та серйозну підготовку до використання позначення "КАШТАН", виробляло та реалізовувало морозиво, яке марковане вказаним позначенням.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 14.08.2018 зі справи № 922/2017/17 зустрічний позов прийнятий для спільного розгляду з первісним позовом у справі.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
Справа розглядалася судами неодноразово.
Рішенням господарського суду Харківської області від 24.07.2019 зі справи № 922/2017/17, яке залишено без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 09.01.2020, первісний позов задоволено повністю; у задоволенні зустрічного позову відмовлено. Стягнуто з ПрАТ "Львівський холодокомбінат" на користь ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" 34 320,00 грн. витрат за проведення судової експертизи.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
У касаційній скарзі ПрАТ "Львівський холодокомбінат" просить скасувати рішення попередніх судових інстанцій та ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні первісного позову і про задоволення зустрічного позову, посилаючись на порушення судами норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права.
2. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
В обґрунтування доводів касаційної скарги ПрАТ "Львівський холодокомбінат" посилається на те, що:
- позивач за первісним позовом не мав права на звернення з позовом до суду господарської юрисдикції, оскільки ліцензійний договір від 01.01.2017 № 2/9-17 передбачає право ТОВ "Фабрика морозива "Хладопром" на звернення до суду загальної юрисдикції;
- у ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" відсутнє право на звернення з відповідним позовом до суду, оскільки названому Товариству не було передано за ліцензійним договором від 01.01.2017 № 2/9-17 право забороняти неправомірне використання знака для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356;
- суд першої інстанції не застосував положення закону, які підлягали застосуванню у даній справі, а саме, приписи статей 1107-1109, 1113 Цивільного кодексу України, частин п`ятої, шостої статті 13, частин першої - другої статті 22, а також частин першої - другої статті 23 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", у зв`язку з чим дійшов помилкового висновку про наявність підстав для задоволення первісного позову у справі;
- місцевий господарський суд не здійснив повного, всебічного та детального аналізу висновку експертизи у сфері інтелектуальної власності від 25.02.2019 № 005/19, який фактично був єдиним доказом, покладеним в основу рішення суду першої інстанції про задоволення первісного позову, не надав оцінки запереченням ПрАТ "Львівський холодокомбінат" на висновок від 25.02.2019 № 005/19;
- місцевий господарський суд з невідомих причин не прийняв висновок від 08.04.2019 № 13-04/19, складений експертом Соповою К.А. на замовлення ПрАТ "Львівський холодокомбінат", в порушення вимог статей 86, 104 Господарського процесуального кодексу України не обґрунтував його відхилення. Апеляційний господарський суд, у свою чергу, взагалі не досліджував висновок від 08.04.2019 № 13-04/19, складений експертом Соповою К.А., формально зазначивши, що останній не був прийнятий судом першої інстанції, у зв`язку з порушенням експертом Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень;
- суди не врахували того, що, оскільки всі права та обов`язки, пов`язані зі знаком для товарів і послуг "КАШТАН", виникли у ТОВ "Фабрика морозива "Хладопром" виключно на підставі ліцензійного договору від 01.01.2017, який укладений з ТОВ "Хладопром", то й можливість використання прав, якими користується власник знака, що визнаний добре відомим в Україні відносно ТОВ "Хладопром" за рішенням суду, також мала бути обумовлена у договорі за волевиявленням сторін, проте угода не містить жодної згадки про таке судове рішення;
- твердження судів попередніх інстанцій про неможливість застосування до спірних правовідносин приписів статті 500 Цивільного кодексу України є такими, що не ґрунтуються на нормах цивільного законодавства, оскільки механізм реалізації права попереднього користувача, яке виникло в особи до набрання чинності Цивільним кодексом України, буде регулюватися останнім, з огляду на існування цього права з моменту його виникнення й відсутність підстав або законодавчих норм, які свідчили б про те, що таке право було припинене;
- суди попередніх інстанцій у межах розгляду справи дійшли взаємосуперечливих висновків у вирішенні питання про застосування норм права до спірних правовідносин (зокрема, приписів статті 500 Цивільного кодексу України та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні");
- у винесенні оскаржуваних судових рішень судами не було здійснено всебічне та повне дослідження доказів, наданих скаржником, зокрема, заяв свідків, які підтвердили, що вже у 1997-1998 роках тодішнє ВАТ "Львівський холодокомбінат" здійснювало виробництво морозива під назвою "КАШТАН". Проте місцевий господарський суд відхилив такі докази, з посиланням на відсутність доказів на підтвердження того, що такі особи працювали на підприємстві. Докази на підтвердження того, що вказані особи працювали на підприємстві, надані скаржником до суду апеляційної інстанції, проте останній не вирішив питання про прийняття нових доказів у відповідності до приписів статті 269 Господарського процесуального кодексу України, заяв свідків та копій трудових книжок не дослідив, не навів жодних міркувань щодо цих доказів у їх сукупності, проігнорувавши таким чином доводи апеляційної скарги та додатково подані докази;
- суди помилково трактували природу походження та призначення, а також належність як доказу свідоцтва від 10.09.1997 № 984-1 про присвоєння товару - морозиву "КАШТАН" ВАТ "Львівський холодокомбінат" ідентифікаційного номеру в міжнародній нумерації EAN 4820005920013;
- суди залишили поза увагою те, що позивач за первісним позовом у новому розгляді справи змінив підстави первісного позову не у спосіб, визначений Господарським процесуальним кодексом України. Так, у додаткових обґрунтуваннях позовних вимог позивач за первісним позовом посилався на використання ПрАТ "Львівський холодокомбінат" позначення "КАШТАН" на упаковках для морозива: "ЛІМО-КАШТАН зі смаком ванілі" та "Каштан зі Львова", крім раніше зазначених у позові упаковках для морозива "КАШТАН зі смаком ванілі" та "Львівський Каштан", таким чином, збільшивши їх обсяг по відношенню до первинних підстав;
- судами не враховано те, що, оскільки морозиво з позначенням "КАШТАН" станом на початок виробництва ВАТ "Львівський холодокомбінат" морозива було визначено нормативними документами із стандартизації (Технічними умовами) як вид морозива та втратило розрізняльну здатність внаслідок використання позначення "КАШТАН" декількома виробниками, ПрАТ "Львівський холодокомбінат" (на той час - ВАТ "Львівський холодокомбінат") цілком законно здійснювало виробництво та реалізацію вказаного товару;
- судом першої інстанції безпідставно відмовлено у задоволенні клопотання про виклик експертів для дачі пояснень у судове засідання та про зупинення провадження у справі № 922/2017/17 до набрання законної сили рішенням у справі про визнання частково недійсним свідоцтва України від 16.04.2001 № 19356 на знак для товарів і послуг "КАШТАН", що, на думку скаржника, є грубим порушенням норм процесуального права;
- суд апеляційної інстанції, у свою чергу, розглянув клопотання ПрАТ "Львівський холодокомбінат" про зупинення провадження у справі, про виклик судових експертів у судове засідання та про призначення у справі повторної судової експертизи поза межами судового засідання, що є грубим порушенням норм процесуального права.
Доводи інших учасників справи
У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "Фабрика морозива "Хладопром" просило залишити судові рішення попередніх інстанцій без змін, а касаційну скаргу - без задоволення, посилаючись, зокрема, на ухвалення судами обґрунтованих та неупереджених рішень у справі.
У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "Хладопром" просило залишити судові рішення попередніх інстанцій без змін, а касаційну скаргу - без задоволення, посилаючись, зокрема, на ухвалення судами законних, повних та неупереджених рішень у справі.
3. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
16.04.2001 Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано знак для товарів і послуг "КАШТАН" та видано Відкритому акціонерному товариству "Київський холодокомбінат № 2" свідоцтво України № 19356 на знак для товарів і послуг (за заявкою від 22.02.1999 № 99020539) для товарів і послуг 16, 29, 30 (в т.ч. морозиво), 31, 32, 33, 34, 35 класів з МКТП.
25.05.2011 право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 19356 передано акціонерному товариству закритого типу "Хладопром", у зв`язку з чим внесено відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.
11.07.2016 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесено зміни в частині найменування власника свідоцтва України № 19356 - ТОВ "Хладопром".
01.01.2017 ТОВ "Хладопром" уклало з ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" ліцензійний договір № 2/9-17 на право використання об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до умов якого ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" отримало невиключну ліцензію на використання, зокрема, знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19356 для позначення товарів і послуг, що виготовляються, збуваються та/або надаються згідно з переліком товарів і послуг, згрупованих за класами 29, 30, 31, 32, 35, 43 згідно МКТП.
Відповідно до пункту 4.5 ліцензійного договору № 2/9-17 ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" як ліцензіат отримало всі матеріальні та процесуальні права ТОВ "Хладопром" при здійсненні захисту прав, що випливають із свідоцтва України №19356, в усіх державних та правоохоронних органах, установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування, в судах загальної юрисдикції України тощо. Строк дії ліцензійного договору № 2/9-17 визначений до 31.12.2017 (пункт 9.1 договору).
Позивач за первісним позовом здійснює виробництво морозива з використанням знака для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України №19356.
Відповідач за первісним позовом здійснює виробництво та реалізацію товару - морозива, яке маркує позначеннями "Львівський Каштан" та "КАШТАН зі смаком ванілі", "ЛІМО - КАШТАН зі смаком ванілі", "Каштан зі Львова". Факт виробництва підтверджується відомостями, що містяться на упаковках морозива виробництва відповідача за первісним позовом, а факт реалізації - відповідним фіскальним чеком і не заперечується ПрАТ "Львівський холодокомбінат".
Згідно з висновком призначеної у справі судової експертизи в сфері інтелектуальної власності від 25.02.2019 № 005/19 експертом встановлено, що:
- позначення "Львівський Каштан", що використовується для товару - морозиво, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № 19356;
- позначення "Львівський Каштан" є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням знака для товарів та послуг за № 19356;
- позначення "КАШТАН зі смаком ванілі", що використовується для товару - морозиво, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України № 19356;
- позначення "КАШТАН зі смаком ванілі" є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 19356;
- позначення "Каштан зі Львова", що використовується для товару -морозиво, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № 19356;
- позначення "Каштан зі Львова" є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 19356;
- позначення "ЛІМО-КАШТАН зі смаком ванілі", що використовується для товару - морозиво, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № 19356;
- позначення "ЛІМО-КАШТАН" зі смаком ванілі" є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 19356.
Не погоджуючись з висновком судової експертизи, ПрАТ "Львівський холодокомбінат" надало до суду висновок експерта Сопової К.А. від 08.04.2019 № 13-04/19, який складений на замовлення названого Товариства, в якому експерт дійшов протилежних висновків стосовно схожості знака та використаних ПрАТ "Львівський холодокомбінат" позначень.
Судами попередніх інстанцій також встановлено, що знак "КАШТАН" визнаний добре відомим в України в 30 класі МКТП "товар - морозиво" згідно з рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 19.11.2015 зі справи № 760/18843/15-ц.
Причиною виникнення спору зі справи за первісним позовом стало питання щодо правомірності використання ПрАТ "Львівський холодокомбінат" знака для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356 при маркуванні морозива.
Причиною виникнення спору за зустрічним позовом стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання за ПрАТ "Львівський холодокомбінат" права попереднього користувача на словесне позначення "КАШТАН" для товару 30 класу МКТП "морозива" та послуг 35 класу МКТП "рекламування; керування справами; ділове адміністрування; діловодство" за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 19356 (визнання права попереднього користувача на словесне позначення "КАШТАН"), у зв`язку з тим, що, за твердження названого Товариства, починаючи з 1997 року ним здійснено значну та серйозну підготовку до використання позначення "КАШТАН", а також безпосередньо виробництво та реалізація морозива, яке марковане вказаним позначенням.
4. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
Цивільний кодекс України (далі - ЦК України):
стаття 15:
- кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання;
- кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства;
стаття 16: