ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2020 року
м. Київ
Справа № 910/13287/17
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Булгакової І.В., Малашенкової Т.М.,
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача - Голосова Ю.В.,
відповідача_1 - Кутукова С.О.,
відповідача_2 - Фінагіної В.Б.,
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Захист-Агро"
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2019
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Захист-Агро"
до: Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України;
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
про визнання недійсним патенту на винахід та зобов`язання вчинити дії.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Стислий виклад позовних вимог
1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Захист-Агро" (далі - ТОВ "Захист-Агро") звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України (далі - Інститут) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі -Міністерство) про:
визнання недійсним патенту № НОМЕР_1 на винахід "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованого 15.08.2005 у Державному реєстрі патентів України на винаходи (далі - Патент № НОМЕР_1, Винахід), власником якого є Інститут;
зобов`язання Міністерства внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи про визнання недійсним спірного патенту та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені.
2. У позовній заяві зазначено:
Патент № НОМЕР_1 не відповідає таким умовам патентоздатності як "винахідницький рівень" і "новизна".
Патент № НОМЕР_1 порушує права та законні інтереси ТОВ "Захист-Агро", оскільки Інститут перешкоджає позивачу здійснювати комерційне використання корисної моделі "ІНФОРМАЦІЯ_2", яка охороняється патентом України на корисні моделі від 25.03.2009 № НОМЕР_2 (далі - Патент № НОМЕР_2, Корисна модель).
Стислий виклад судових рішень
3. Справа розглядалась господарськими судами неодноразово.
4. Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.10.2018 рішення Господарського суду міста Києва від 28.03.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 20.06.2018 зі справи скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.
Постанову мотивовано тим, що попередні судові інстанції не встановили обставин, пов`язаних з початком перебігу строку позовної давності, які мали значення для правильного застосування статті 261 Цивільного кодексу України (далі - ЦК) та розгляду справи.
5. Рішенням Господарського суду міста Києва від 01.03.2019 (суддя Картавцева Ю.В.) у задоволенні позову відмовлено.
6. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2019 (колегія суддів: Отрюх Б.В., Верховець А.А., Пономаренко Є.Ю.) рішення суду першої інстанції залишено без змін.
Стислий виклад вимог касаційної скарги
7. ТОВ "Захист-Агро" просить постанову суду апеляційної інстанції скасувати та передати справу на новий розгляд до суду цієї інстанції.
Аргументи учасників справи
Аргументи ТОВ "Захист-Агро", зазначені в касаційній скарзі
8. Суд апеляційної інстанції порушив норми процесуального права - положення статей 86, 104, 210, 269, 236, 316 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК), оскільки не розглянув усіх доводів апеляційної скарги, не вирішив клопотання про повторне дослідження доказів, належним чином не оцінив долучених до справи висновків експертів, не навів мотивів урахування одного з цих висновків та відхилення інших.
9. Суд апеляційної інстанції залишив поза увагою викладені позивачем у апеляційній скарзі аргументи, що наданий Інститутом висновок експертів Дорошенка О.Ф. та Петренка С.А від 08.01.2019 № 1243 (далі - Висновок експертів № 1243) складений з порушенням пункту 24.2.3 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель), затверджених наказом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 № 91 та Методики проведення судової експертизи, пов`язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.02.2009, реєстраційний код 13.3.01 (далі - Методичні рекомендації, Методика проведення судової експертизи).
Висновки цієї експертизи не мають правового значення для вирішення спору зі справи.
10. На думку позивача, у Висновку експертів № 1243 неправильно визначено незалежні пункти формули Винаходу та не встановлено, які з незалежних пунктів формули є суттєвими, тому достовірно не вирішено питання, чи відповідає Винахід такому критерію патентоздатності, як новизна, на відміну від висновку судового експерта Стародубова І.В. від 24.01.2018 № 06/18 (далі - Висновок експерта № 06/18) та решти наявних у справі висновків (експерта Одеської регіональної торгово-промислової палати Ярославцева А.А. від 26.02.2013 № УТЭ-271/2 щодо коду товару ТОВ "Захист-Агро" згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності; від 24.05.2017 № 2063 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у кримінальному провадженні № 220161160000000384, проведеної за заявою адвоката Нікітінського Д.М.; від 07.03.2017 № 001/17 експерта Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України в кримінальному провадженні № 220161160000000384).
Проте суд не надав оцінки цим обставинам, не переглянув дослідницької частини всіх наявних у справі висновків експертів, не встановив розбіжностей у методах експертного дослідження та погодився з резолютивною частиною Висновку експертів № 1243, що призвело до прийняття незаконного рішення.
11. Суди першої та апеляційної інстанції в новому розгляді справи не виконали вказівки суду касаційної інстанції щодо з`ясування обставин пропуску позивачем строку позовної давності, а саме: коли позивач довідався про порушення його прав.
Суди не надали оцінки аргументам позивача, які ґрунтуються на позиції, викладеній у постанові Вищого господарського суду України від 25.10.2016 у справі № 910/21617/15.
Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.10.2018 у справі свідчить про неоднакове застосування судом касаційної інстанції положення статті 261 ЦК, що відповідно до статті 302 ГПК є підставою для передачі справи на розгляд об`єднаної палати.
Аргументи Інституту, зазначені у відзиві на касаційну скаргу
12. Інститут просить залишити ухвалені у справі судові рішення без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.
13. Інститут вважає касаційну скаргу необґрунтованою, оскільки її аргументи ґрунтуються на власній оцінці позивачем обставин справи.
Суд апеляційної інстанції переглянув справу відповідно до вимог ГПК.
Із змісту касаційної скарги не вбачається, які норми матеріального та процесуального права порушив, зокрема, апеляційний господарський суд.
Стислий виклад обставин справи, встановлених судами першої та апеляційної інстанцій
14. Інститут є власником патенту України № НОМЕР_1 на винахід "ІНФОРМАЦІЯ_1," (Патент № НОМЕР_1), державну реєстрацію якого здійснено 15.08.2005 за заявкою від 10.03.2004 № 2004031748.
15. ТОВ "Захист-Агро" зазначає такі аргументи щодо порушення Патентом № НОМЕР_1 його прав та законних інтересів:
ТОВ "Захист-Агро" шляхом поліпшення загальновідомого препарату "Гаупсин", який збігається з формулою Винаходу, розробило корисну модель - "ІНФОРМАЦІЯ_2" (Корисна модель), яка охороняється Патентом № НОМЕР_2, зареєстрованим у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2009, та впродовж 2009- 2017 років здійснювало комерційне використання Патента № НОМЕР_2 шляхом виробництва біопрепаратів, на які наносилися зареєстровані торговельні марки "Гуапсин". Проте Інститут перешкоджає позивачу використовувати Корисну модель.
16. ТОВ "Захист-Агро" стверджує, що Винахід, який охороняє Патент № НОМЕР_1, не новий та не відповідає такому критерію патентоздатності, як "винахідницький рівень", оскільки до дати подання заявки на цей патент - 10.03.2004, формула винаходу була частиною рівня техніки - відомості щодо формули Винаходу до зазначеної дати були загальнодоступні у світі, зокрема, відповідна інформація була опублікована у статті "Инсектофунгицидный препарат гаупсин на основе штаммов Pseudomonas aureofaciens" В.М . Гораль, Н.В. Лаппа, С.В. Гораль, А.Д. Гарагуля, Е.А. Киприянова, Т.Г. Омельянец, В.В. Смирнов. Прикладная биохимия и микробиология. - 1999. - том 35, №5. - с. 596- 598 (далі - Наукова публікація).
17. Інститут, заперечуючи проти позову, зазначає, що з 15.08.2005 інформація про Патент № НОМЕР_1 стала загальнодоступною, тому позивач мав можливість дізнатись про пов`язані з видачею цього патента обмеження щодо використання Винаходу.
В описі до Патенту № НОМЕР_2 на Корисну модель, виданого директору ТОВ "Захист-Агро" ОСОБА_7. 25.03.2009, зазначено, що найбільш схожим до заявленої корисної моделі є винахід за Патентом № НОМЕР_1. Отже, позивач в особі директора та власника Патенту № НОМЕР_2 на час подання заявки не міг не знати про порушення свого права або охоронюваного законом інтересу та мав право звернутися до суду з позовом про визнання недійсним Патенту № НОМЕР_3.
За таких обставин Інститут звернувся до суду із заявою про застосування наслідків спливу позовної давності до вимог позивача.
Інститут також заперечує щодо заявлених позивачем вимог по суті спору.
18. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.10.2017 за клопотанням сторін у справі призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої за клопотанням позивача доручено атестованому експерту Стародубову І.В.
Згідно з висновком експерта Стародубова І.В. від 24.01.2018 № 06/18 (далі - Висновок експерта № 06/18):
Винахід не відповідає критеріям патентоздатності "новизна" та "винахідницький рівень";
сукупність суттєвих ознак Винаходу стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки № 2004031748 на Патент № НОМЕР_1 (до 10.03.2004).
19. Інститут із Висновком експерта № 06/18 не погодився з підстав його неповноти та неврахування експертом усіх незалежних пунктів формули Винаходу, ефективної позитивної різниці між Винаходом та протиставленими йому позивачем результатами наукових напрацювань Інституту, які містить Наукова публікація.
20. 09.01.2019 Інститут подав до суду першої інстанції висновок експертів Дорошенка О.Ф. та Петренка С.А від 08.01.2019 № 1243, складеного за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності (далі - Висновок експертів № 1243).
21. Згідно з Висновком експертів № 1243:
технічний результат, якого можна досягти при здійсненні Винаходу - це отримання екологічно безпечного комплексного інсектофунгіцидного препарату на основі поєднання (комбінації) штамів Pseudomonas aureofaciens УКМ В-111 та Pseudomonas aureofaciens УКМ В-306, які забезпечують його широке використання для захисту овочевих, злакових, плодових культур, виноградних насаджень, лісових масивів від комах-шкідників, грибних і бактеріальних хвороб, а також для стимулювання розвитку рослин;
сукупність ознак формули Винаходу не була загальнодоступною у світі для досягнення заявленого (визначеного) технічного результату із наданої на дослідження Наукової публікації за 1999 рік.
22. Суди, оцінюючи Висновок експертів №1243, визнали його обґрунтованим та таким, що узгоджується з іншими матеріалами справи.
Суд першої інстанції встановив, що у Висновку експертів №1243 досліджено, зокрема, питання новизни Винаходу з огляду на докази, якими позивач обґрунтовує свої вимоги.
У Висновку експертів №1243 зазначено:
анотація до Наукової публікації, яка стала загальнодоступною у 1999 році, містить такий текст: "На основе штаммов Pseudomonas aureofaciens УKM В-111, высокоактивного в отношении фитопатогенных бактерий и грибов, и P. aureofaciens УКМ В-306, обладающего высокой энтомопатогенной активностью в отношении гусениц яблонной плодожорки, создан комплексный инсектофунгицидный препарат гаупсин, предназначенный для защиты плодового сада от плодожорок и грибных заболеваний. Разработан способ получения в условиях аэрации жидкой формы гаупсина с титром не менее 1 х 10-10 кл./мл. При опрыскивании препарат сохранялся на листьях яблони на протяжении 7 сут. Эффективность гаупсина в борьбе с яблонной плодожоркой составила 88- 94 %; препарат снижал от 10 до 25 раз пораженность плодов грибными заболеваниями";
зазначені в анотації відомості про препарат деталізовано в тексті статті;
в Науковій публікації відображено створення інсектофунгіцидного препарату, призначеного для боротьби з конкретними шкідниками плодових дерев (яблуневою плодожеркою) та грибковими захворюваннями плодового саду.
Суд першої інстанції встановив, що експерти докладно описали кожну ознаку незалежного пункту формули Винаходу та протиставлені їм ознаки технічного рішення, описаного в Науковій публікації, зробили відповідні висновки та оформили їх у вигляді таблиці.
Експерти зазначили, що описаний в Науковій публікації інсектофунгіцидний препарат "Гаупсин" є поєднанням штамів мікроорганізмів Pseudomonas aureofaciens ІМВ В-7096 та Pseudomonas aureofaciens ІМВ В-7097; ефективним засобом боротьби з яблуневою плодожеркою (інсектицидна дія) та грибковими захворюваннями плодових дерев (фунгіцидна дія);
опис винаходу (в Науковій публікації) містить результати наукових досліджень, що підтверджують ефективність застосування поєднання (комбінації) зазначених штамів для боротьби з іншими видами шкідників та для широкого спектру сільськогосподарських культур (таблиці 3 та 6, включені до опису винаходу), а також для стимулювання розвитку рослин, тому технічний результат, що досягається Винаходом, інший, ширший, ніж результати технічного рішення, якого стосується Наукова публікація. Так, селективним є винахід, у якому можливість використання якоїсь речовини або групи речовин відомого класу сполук ґрунтується на виявлених винахідником цінних властивостях цієї речовини.
Згідно з Висновком експертів № 1243 Патентом № НОМЕР_1 надано охорону винаходу "на застосування", а саме, селективному винаходу, в якому шляхом тривалих та складних наукових досліджень виявлено нові властивості відомого поєднання штамів мікроорганізмів. Суд першої інстанції з огляду на викладене зазначив, що цим експертним дослідженням доведено, що Винахід є новим та має винахідницький рівень.
Також суд першої інстанції визнав, що здійснене експертами дослідження є обґрунтованим.
Суд апеляційної інстанції з висновками суду першої інстанції погодився.
23. Суди першої та апеляційної інстанції не прийняли як належний доказ Висновок експерта № 06/18 внаслідок недослідження питання новизни Винаходу з огляду на те, що цей винахід є селективним.
24. Експерти Дорошенко О.Ф., Петренко С.А. та Стародубов І.В. у підготовчому засіданні 12.02.2019 надали пояснення щодо складених ними експертних висновків.
25. Суд першої інстанції встановив, що в описі до Патенту НОМЕР_2, виданому ОСОБА_7, який є директором ТОВ "Захист-Агро", зазначено, що найбільш близьким до заявленої корисної моделі є Винахід.
За наведених обставин суд погодився з доводами Інституту, що позивач в особі директора та власника Патенту НОМЕР_2 знав і повинен був знати про порушення свого права або охоронюваного законом інтересу та мав право звернутися до суду з позовом про визнання недійсним Патента НОМЕР_1.
Суд дійшов висновку, що моментом, коли позивач дійсно міг дізнатись про порушення свого права, є дата подання ОСОБА_7 заявки на отримання патента на Корисну модель, оскільки в описі до Патенту НОМЕР_2 (опис подається самим заявником в межах подання заявки на винахід) вказано, що найбільш близьким до заявленої корисної моделі є Винахід. Отже, строк, у межах якого позивач міг звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу, сплинув 17.10.2011.
Проте суд з огляду на те, що немає підстав для задоволення позову, не застосував наслідків спливу позовної давності у справі.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА