ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2020 року
м. Київ
Справа № 910/20650/17
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Малашенкової Т.М., Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача - Сопільняк В.Ю.,
відповідача_1 - не з`явився,
відповідача_2 - Фінагіної В.Б.,
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу Компанії Novartis AG/Новартіс АГ
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.11.2019
за позовом Компанії Novartis AG
до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я";
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
про визнання недійсним свідоцтва та зобов`язання вчинити дії.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Стислий виклад позовних вимог
1. Компанія Novartis AG (Компанія Новартіс АГ), Швейцарія, звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" (далі - ТОВ "ФГ "Здоров`я") про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг "Екзо-Дерм" для всіх товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП), власником якого є відповідач у справі (далі - Свідоцтво № НОМЕР_3, ТМ "Екзо-Дерм").
2. Позивач просить визнати недійсним Свідоцтво № НОМЕР_3 на підставі підпункту "а" пункту 1 статті 19 Закону України 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689-XII), тобто внаслідок невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони.
Позивач стверджує, що ТМ "Екзо-Дерм" не відповідає умовам правової охорони, оскільки:
згідно з абзацом п`ятим пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
згідно з абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
товари, для яких зареєстрована ТМ "Екзо-Дерм" споріднені з товарами, для яких раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг позивача.
Вимоги позивача, пов`язані з оманливістю протиставлених торговельних марок ґрунтуються на їх схожості.
Стислий виклад судових рішень
3. Справа розглядалась господарськими судами неодноразово.
4. Рішенням Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 (суддя Мандриченко О.В.) позов задоволено.
5. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 (колегія суддів: Сотніков С.В., Отрюх Б.В., Верховець А.А.) рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалене нове рішення про відмову в задоволенні позову.
6. Постановою Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду від 26.09.2019 постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 зі справи скасовано; справу передано на новий розгляд до зазначеного суду у зв`язку з порушенням норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, оскільки не були досліджені зібрані у справі докази.
7. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.11.2019 (колегія суддів у складі: Пантелієнко В.О., Остапенко О.М., Доманська М.Л.) рішення суду першої інстанції скасовано; ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.
Стислий виклад вимог касаційної скарги
8. Компанія Novartis AG просить постанову суду апеляційної інстанції скасувати, а рішення суду першої інстанції залишити в силі.
Аргументи учасників справи
Аргументи Компанії Novartis AG, зазначені в касаційній скарзі
9. Суд апеляційної інстанції порушив норми процесуального права - статті 86, 236, 316 Господарського процесуального кодексу України (в редакції, чинній на чинній на час ухвалення оскаржуваних судових рішень, далі - ГПК).
10. Позивач заперечує висновки суду апеляційної інстанції, пов`язані із визначенням схожості протиставлених торговельних марок та визначенням однорідності товарів.
Позивач стверджує, що колегія суддів суду апеляційної інстанції не мала права самостійно здійснювати оцінку питань схожості спірних позначень як пересічний споживач.
11. Суд апеляційної інстанції неправильно застосував норми матеріального права - пункт 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів та послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила).
Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.
Аргументи ТОВ "ФГ "Здоров`я", зазначені у відзиві на касаційну скаргу
12. ТОВ "ФГ "Здоров`я" просить залишити оскаржувану постанову без змін, а касаційну скаргу без задоволення.
13. ТОВ "ФГ "Здоров`я" зазначає, що зміст касаційної скарги стосується встановлених судом апеляційної інстанції обставин, що суперечить межам перегляду справи в суді касаційної інстанції, встановленим статтею 300 ГПК.
14. Суд апеляційної інстанції оцінив наявні у справі докази, зокрема висновки експертів за правилами статей 86, 236 ГПК. Проте у рішення Європейського суду з прав людини зі справи "Пронін проти України" зазначено, що пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент.
Отже, оскаржувана постанова не може вважатися необґрунтованою внаслідок того, що вона не містить детального аналізу наданих позивачем висновків експертів, складених у зв`язку з розглядом іншої справи щодо інших відносин.
15. Висновок судових експертів від 24.04.2019 № 047/19 (далі - Висновок експертів № 047/19) є законним та обґрунтованим. Аргументи касаційної скарги цього не спростовують. Так позивач безпідставно посилається на порушення комісією експертів під час проведення експертизи пункту 1.4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (далі - Інструкція) та Методики проведення експертних досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації. У Висновку експертів № 047/19 зіставлені та детально проаналізовані всі фонетичні ознаки ТМ "Екзодерил" і відповідних торговельних марок позивача та надано результат дослідження по кожному з пунктів.
У Висновку експертів № 047/19 обґрунтовано встановлено відсутність спорідненості товарів, які належать до різних класів МКТП.
Отже, суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що Висновок експертів № 047/19 є належним та допустимим доказом у справі.
16. У постанові суду апеляційної інстанції з посиланням на Методичні рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджені наказом ДП "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 № 91, та пункт 4.3.2.6 Правил обґрунтовано зазначено, що експерт здійснив неповне дослідження, тому Висновок експерта № 132 необ`єктивний.
Водночас у Висновку експерта № 132 невірно визначено методику однорідності товарів.
Усні пояснення експерта Жили Б.В. не усунули сумнівів щодо необґрунтованості Висновку експерта № 132.
17. Суд апеляційної інстанції надав оцінку Висновку експертів № 1273 за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
Позивач надав суду Висновок № 1273 з порушенням визначених ГПК строків.
Висновок № 1273 складено з порушенням норм, які регламентують порядок проведення дослідження та положень застосованої експертом методики, тому він необґрунтований.
18. Аргументи касаційної скарги зводяться до переоцінки встановлених судом апеляційної інстанції доказів.
Стислий виклад обставин справи, встановлених судами першої та апеляційної інстанцій
19. Позивач - Компанія Novartis AG є власником знаків для товарів і послуг:
"Екзодерил" (ТМ "Екзодерил") для товарів 5 класу МКТП "Фармацевтичні препарати", який охороняється свідоцтвом України № НОМЕР_1 (Свідоцтво № НОМЕР_1), і зареєстрований 26.04.2011 за заявкою, поданою12.04.2010;
"Exoderil" (ТМ "Exoderil"), який охороняється свідоцтвом України № НОМЕР_5 (Свідоцтво № НОМЕР_5), зареєстрований 25.09.2014 для товарів 3 класу МКТП "мило; косметика; лосьйони для волосся", товарів 10 класу МКТП "лікарські (медичні) прилади та інструменти" за заявкою, поданою 14.06.2013.
20. Відповідач - ТОВ "ФГ "Здоров`я" 11.09.2017 за заявкою від 17.08.2016 зареєстрував знак для товарів і послуг "Екзо-Дерм" (ТМ "Екзо-Дерм") для товарів 5 класу МКТП, який охороняється свідоцтвом України № НОМЕР_3 (Свідоцтво НОМЕР_3).
21. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.02.2018 у справі призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому експерту Жилі Б.В . , який, здійснивши дослідження, склав висновок від 02.04.2018 № 132 (далі - Висновок експерта № 132).
Відповідно до цього висновку:
ТМ "Екзо-Дерм" за Свідоцтвом № НОМЕР_3 є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими ТМ "Exoderil" та " Екзодерил ", які охороняються Свідоцтвами № НОМЕР_1, НОМЕР_2;
всі товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано ТМ "Екзо-Дерм" за Свідоцтвом № НОМЕР_3, є такими самими або спорідненими із товарами, для яких були раніше зареєстровані ТМ "Exoderil" та "Екзодерил", що охороняються Свідоцтвами № НОМЕР_1, НОМЕР_2 ;
ТМ "Екзо-Дерм" за Свідоцтвом № НОМЕР_3 є такою, що може ввести в оману стосовно особи, яка виробляє зазначені у Свідоцтві № НОМЕР_3 товари 5 класу МКТП.
22. Суд першої інстанції, дослідивши Висновок експерта № 132, дійшов висновку про його законність, обґрунтованість та узгодженість з іншими матеріалами справи.
Суд першої інстанції також зазначив, що Висновок експерта № 132 не викликає сумніву в його правильності, оскільки експерт, здійснюючи дослідження, діяв у межах компетенції з огляду на методичні рекомендації та наявні матеріали справи.
Висновки експерта чіткі, логічні, послідовні та не були спростовані відповідачами з посиланням на інші докази у справі.
З огляду на такі обставини суд першої інстанції визнав заперечення відповідачів у справі щодо задоволення позовних вимог необґрунтованими, дійшов висновку, що ТМ "Екзо-Дерм" не відповідала умовам надання правової охорони на дату подання заявки, та ухвалив рішення про задоволення позову в повному обсязі.
23. Суд апеляційної інстанції, якому справу передано на новий розгляд, розглянув її відповідно до вимог частини четвертої статті 269 ГПК.
24. Апеляційний суд, оцінивши Висновок експерта № 132 та пояснення експерта Жили Б.В. у судовому засіданні 14.02.2019, зробив висновок, що цей експерт: неправильно застосував методику встановлення однорідності товарів та послуг за протиставленими у спорі зі справи свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг;
порушив вимоги методики проведення експертиз;
Висновок експерта № 132. На думку суду апеляційної інстанції, викликає сумніви у його об`єктивності та правильності, є необґрунтованим з огляду на таке.
Відповідно до пункту 1.1 Інструкції, призначення судових експертиз та експертних досліджень судовим експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, їх обов`язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами України "Про судову експертизу", "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності та цією Інструкцією.
У пункті 1.3 (фактично 1.4) Інструкції зазначено, що під час проведення експертиз (експертних досліджень) з метою виконання певного експертного завдання експертами застосовуються, зокрема, відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз.
Визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження) належить до компетенції експерта.
Наказом ДП "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 № 91 затверджені Методичні рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг (далі - Методичні рекомендації).
Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.
Загальні принципи визначення схожості словесних торговельних марок наведені у пункті 4.3.2.6 "Визначення схожості словесних позначень" Правил, в якому зазначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.
Пункт 11.1.6 Методичних рекомендацій містить посилання на пункт 4.3.2.6 Правил, а саме: відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил встановлення схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням звукового (фонетичного), графічного (візуального) та смислового (семантичного) критеріїв схожості. Під час порівняння таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Під час експертизи словесних позначень, насамперед, увага звертається на їх схожість, а не на їх відмітність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.
Суд апеляційної інстанції також дослідив пункт 11.1.7 Методичних рекомендацій, який стосується визначення звукової (фонетичної) схожості словесних позначень, пункт 11.1.8 Методичних рекомендацій щодо встановлення графічної (візуальної) схожості словесних позначень, а також пункт 11.1.9 Методичних рекомендацій щодо встановлення смислової схожості словесних позначень.
З огляду на викладене суд апеляційної інстанції зазначив, що у Висновку експерта № 132 необґрунтовано вказано, що графічні ознаки не мають самостійного суттєвого значення, проте можуть братись до уваги в якості допоміжних (щодо вирішення питання про візуальну графічну схожість протиставлених торговельних марок), оскільки відповідно до пункту 11.1.6 Методичних рекомендацій до уваги береться сукупність дії звукової, графічної та смислової схожості.
Експерт порушив пункт 11.1.9 Методичних рекомендацій, тому що не здійснив повного аналізу подібності/протилежності закладених у позначеннях понять "Exoderil" та "Екзо-Дерм".
25. Суд апеляційної інстанції зазначив про необґрунтованість Висновку експерта №132 щодо встановлення однорідності (спорідненості) товарів раніше зареєстрованих торговельних марок позивача та ТМ "Екзо-Дерм".
Суд зробив такий висновок, посилаючись на пункт 4.3.2.5 Правил, відповідно до якого при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.
Суд також послався на пункт 11.2.6. Методичних рекомендацій, у якому визначено, що товари і/або послуги вважаються "такими самими", якщо вони відносяться до одного виду, які задовольняють одну й ту ж потребу, мають однакові призначення та споживчі характеристики.
26. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.02.2019 призначено повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.
Відповідно до Висновку експертів № 047/19):
Товари, для яких зареєстровано ТМ "Екзо-Дерм" за Свідоцтвом № НОМЕР_3, споріднені з товарами, для яких зареєстровано ТМ "Екзодерил" за Свідоцтвом НОМЕР_1; товари для яких зареєстровано ТМ "Екзо-Дерм" за Свідоцтвом № НОМЕР_3, не споріднені з товарами, для яких зареєстровано ТМ "Exoderil" за Свідоцтвом № НОМЕР_5 ;
ТМ "Екзо-Дерм" за Свідоцтвом № НОМЕР_3 не схожа настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими ТМ "Екзодерил" та ТМ "Exoderil", які охороняються Свідоцтвами № НОМЕР_1 та НОМЕР_5;
ТМ "Екзо-Дерм" за Свідоцтвом № НОМЕР_3 не може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги.
Отже, згідно з Висновком експертів № 047/19 не встановлено невідповідності зареєстрованої ТМ "Екзо-Дерм" умовам надання правової охорони, визначеним в абзаці п`ятому пункту 2 статті 6 та абзаці другому пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII.
27. Позивач долучив до матеріалів справи Висновок експертів Дорошенка О.Ф. та Мінченко Н.В. від 19.06.2019 № 1273, складений за результатами проведеної комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності (далі - Висновок експертів № 1273).