ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2020 року
м. Київ
справа № 910/14822/17
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Булгакової І.В. (головуючий), Львова Б.Ю. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Шевчик О.Ю.,
учасники справи:
позивач - товариство з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс",
представник позивача -Сич Є.Ю., адвокат (ордер від 01.11.2019 № 600108),
відповідач 1 - товариство з обмеженою відповідальністю "Ост-Вест Логістік Україна",
представник відповідача -Охромєєв Ю.Г., адвокат (довіреність від 01.09.2019 №б/н),
відповідач 2 - Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (попередня назва Міністерство економічного розвитку та торгівлі України),
представник відповідача - не з`явився,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача 1 - Ост-Вест Логістік Нетцверк ГмбХ (Ost-West Logistik Netzwerk GmbH),
представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача 1 - Гальченко В. Я., адвокат (довіреність від 13.09.2019 № б/н),
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача 1 - ОСОБА_1,
представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача 1 - не з`явився,
розглянув касаційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Ост-Вест Логістік Україна" та ОСОБА_1
на рішення господарського суду міста Києва від 23.05.2018 (суддя Балац С.В.)
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.10.2019 (головуючий суддя - Доманська М.Л., судді Верховець А.А. і Стоніков С.В.)
зі справи № 910/14822/17
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" (далі - ТОВ "Рейл Інвестментс")
до: 1. товариства з обмеженою відповідальністю "Ост-Вест Логістік Україна" (далі - ТОВ "Ост-Вест Логістік Україна");
2. Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (попередня назва - Міністерство економічного розвитку та торгівлі України),
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1: Ост-Вест Логістік Нетцверк ГмбХ (Ost-West Logistik Netzwerk GmbH) (далі - Компанія);
ОСОБА_1 (далі - ОСОБА_1 ),
про визнання недійсними патенту та зобов`язання внести запис стосовно визнання недійсним патенту.
РУХ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
Позов було подано про визнання патенту України на корисну модель № 97717 "Знімний дах залізничного вантажного транспорту" (далі - патент № 97717) недійсним від дати публікації відомостей про його видачу, а також внесення запису до Державного реєстру патентів України на винаходи (далі - Державний реєстр) про визнання патенту на корисну модель недійсним і опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" про визнання недійсним патенту на корисну модель.
Позов обґрунтовано тим, що державна реєстрація корисної моделі та видача оспорюваного патенту на корисну модель проведена з порушенням приписів Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", оскільки цей патент не відповідає умовам патентноздатності, а саме - не є новим.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
Рішенням господарського суду міста Києва від 23.05.2018, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.10.2019: позов задоволено частково; вимоги до ТОВ "Ост-Вест Логістік Україна" задоволено повністю; визнано недійсним повністю патент № 97717 від дати публікації відомостей про його видачу. В задоволенні вимог до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України відмовлено повністю.
Судові рішення мотивовано обґрунтованістю позовних вимог ТОВ "Рейл Інвестментс" про невідповідність патенту України № 97717 умовам патентоздатності. Водночас суд першої інстанції зазначив, що внесення змін до державного реєстру патентів України на винаходи після набрання рішенням суду законної сили про задоволення позовних вимог про визнання недійсним оспорюваного патенту є похідною процедурою, спору між сторонами з цього приводу на час розгляду справи не існує.
Короткий зміст вимог касаційних скарг
ТОВ "Ост-Вест Логістік Україна" у касаційній скарзі до Верховного Суду та додаткових пояснень до касаційної скарги, зазначаючи про неповне дослідження обставин справи судами попередніх інстанцій, порушення цими судами норм матеріального і процесуального права, просить скасувати оскаржувані судові рішення повністю та прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.
ОСОБА_1 у касаційній скарзі до Верховного Суду, вказуючи на неповне дослідження обставин у справі судами попередніх інстанцій та порушення норм процесуального права, просить скасувати оскаржувані судові рішення повністю, а справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи ТОВ "Ост-Вест Логістік Україна"
Судами попередніх інстанцій:
- всупереч вимогам статей 236,238 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) не надано оцінки висновку експертизи від 30.03.2016, складеному державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності "Укрпатент";
- неправильно застосовано статтю 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", а саме: всупереч матеріалам справи встановлено відсутність новизни патента № 97717;
- невірно надано оцінку сукупності ознак корисної моделі за патентом № 97717, а було порівняно ймовірний технічний результат, який не є критерієм встановлення "новизни" патенту на корисну модель.
Доводи ОСОБА_1 .
Судами першої та апеляційної інстанцій всупереч частині п`ятій статті 236 ГПК України не досліджено, яким чином існування патенту на корисну модель за патентом № 97717 порушує права ТОВ "Рейл Інвестментс", а припущення, щодо послаблення "конкурентноздатності на ринку" у зв`язку з наявністю оспорюваного патента суперечить нормам процесуального права та спростовується висновком, викладеним у постанові Верховного Суду від 17.10.2019 у справі № 910/1885/19.
ОСОБА_1 не був повідомлений належним чином про дату, час і місце судового засідання, що є підставою для скасування судових рішень та направлення справи на новий розгляд.
Доводи інших учасників справи
ТОВ "Рейл Інвестментс" у відзиві на касаційну скаргу заперечує проти змісту і вимог касаційних скарг, зазначає, що рішення господарського суду міста Києва від 23.05.2018 та постанова Північного апеляційного господарського суду від 21.10.2019 у справі № 910/14822/17 є законними та обґрунтованими, прийняті судами відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права, на підставі повно та всебічно з`ясованих обставин справи та просить касаційні скарги залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення- без змін.
Від інших учасників справи відзиви на касаційну скаргу не надходили.
Від Компанії надійшли додаткові пояснення до касаційної скарги на рішення господарського суду міста Києва від 23.05.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.10.2019, в яких остання зазначила, що судовими рішеннями позбавлено права власності Компанію, яка мала статус третьої особи. Окрім того, Компанія зауважила про недослідження судами попередніх інстанцій доказу у справі, а саме: висновку, складеного експертами ДП "Український інститут інтелектуальної власності "Укрпатент" від 30.03.2016 на клопотання патентного повіреного Андрєєвої А.В.
Від ТОВ "Ост-Вест Логістік Україна" надійшла відповідь на відзив на касаційну скаргу, яка обґрунтована тим, що судами не було надано оцінки доказу у справі, а саме висновку, складеному експертами ДП "Український інститут інтелектуальної власності "Укрпатент" від 30.03.2016, що є підставою для повного або часткового скасування рішення у справі. Водночас ТОВ "Ост-Вест Логістік Україна" зазначає, що неправильне застосування методики дослідження призвело до розбіжностей у висновках первинної та повторних експертиз.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
ТОВ "Ост-Вест Логістік Україна" є власником патенту № 97717. Корисна модель належить до залізничного транспорту, а саме, до конструкції знімних дахів для залізничного вантажного транспорту (відкритих вагонів, у тому числі піввагонів, хоперів, платформ, думпкарів).
Формула корисної моделі:
1. Знімний дах залізничного вантажного транспорту, що містить з`єднані між собою нижню раму, поперечні балки з закріпленою зверху обшивкою і вузли кріплення даху до верхньої обв`язки стін кузова вантажного транспорту, який відрізняється тим, що виконаний цільним, його нижня рама по всьому периметру виконана П-подібної форми з можливістю взаємодії з верхньою обв`язкою стін кузова, поперечні балки утворюють арочну конструкцію, яка об`єднує верхню дугоподібну балку, нижню горизонтальну балку і щонайменше одну вертикальну стійку, а вузли кріплення даху до верхньої обв`язки кузова складаються з петель, закріплених на нижній рамі, і пристроїв для стягування.
2. Дах за п. 1, який відрізняється тим, що нижня рама має щонайменше чотири монтажні вушка. 5
3. Дах за п. 1, який відрізняється тим, що нижня рама забезпечена ущільнювальними елементами.
4. Дах за п. 1, який відрізняється тим, що арочні конструкції поперечних балок розташовані перпендикулярно нижній рамі і з`єднані вгорі поздовжньої балкою.
5. Дах за п. 1, який відрізняється тим, що як пристрої для стягування використовують талрепи. 10
6. Дах за п. 1, який відрізняється тим, що в кожному з кутів розташовано центруючий елемент, котрий складається з двох металевих пластин з похилими гранями, які перпендикулярні відповідним стінам кузова вантажного транспорту, і вертикальними гранями, що з`єднані між собою (далі - Патент/оспорюваний патент), заявка від 10.12.2014 № uа 2014 13259 .
ТОВ "Рейл Інвестментс" вказує, що провело дослідження відповідності оспорюваного патенту умовам патентоздатності, а саме: критерію новизни, в результаті якого були виявлені опубліковані описи до охоронюваних документів з рівня техніки, за якими сукупність ознак корисної моделі "Знімний дах залізничного вантажного транспорту" за оспорюваним патентом стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на Патент, тобто до 10.12.2014, а саме:
- патент US 3994240 А "Дах підйомно-пересувного візка" (дата подання заявки 06.06.1975);
- патент US 2985118 А "Дах відкритого вагона" (дата подання заявки 16.06.1959);
- патент US 2132328 А "Знімний дах вагона" (дата подання заявки 02.11.1936);
- патент US 1322310 "Залізничний вагон коробка" (дата подання заявки 02.11.1936);
- патент RU 2566 "Знімний дах для напіввагону" (дата подання заявки 29.09.1995).
Так, за твердженнями ТОВ "Рейл Інвестментс", у порівняльних таблицях ознак корисної моделі за оспорюваним патентом з відомостями про розкриття ознак в матеріалах кожного із вказаних вище патентів вбачається, що всі ознаки корисної моделі за оспорюваним патентом є відомими з рівня техніки або еквівалентні тим, що відомі з рівня техніки.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.10.2017 для роз`яснення питань, що виникли під час розгляду справи № 910/14822/17 призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлено таке питання: "Чи відповідає корисна модель за патентом України на корисну модель №97717 "Знімний дах залізничного вантажного транспорту" умові патентоздатності "новизна" станом на дату подання заявки № u 2014 13259, а саме 10.12.2014 відповідно до матеріалів справи?"
Відповідно до висновку судового експерта від 30.11.2017 № 002-МСА/17 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності: "корисна модель за оспорюваним патентом не відповідає умові патентоздатності "новизна" станом на дату подання заявки № u 2014 13259, а саме 10.12.2014 відповідно до матеріалів справи № 910/14822/17.
Вказаний вище висновок, зокрема, мотивований таким:
- суттєва ознака 7 формули за оспорюваним патентом стосується даху вагону, в якому "поперечні балки утворюють арочну конструкцію, яка об`єднує верхню дугоподібну балку, нижню горизонтальну балку і щонайменше одну вертикальну стійку". Така конструкція даху відома з моменту використання металевих конструкцій при створенні дахів будь-якого призначення. Також у матеріалах патенту США US 1,322,310 від 18.11.1918 на кресленні 1, на якому показаний загальний вид вагону згідно з патентом, видно трикутну конструкцію даху залізничного вагону. Згідно з визначенням, арка - криволінійне перекриття прорізу в стіні або простору між двома опорами (стовпами, колонами, пілонами), що передає на основу не тільки навантаження, а й розпір. Таким чином, будь-яке криволінійне перекриття між двома опорами є аркою, незалежно від форми її втілення. Зокрема, найпоширенішими формами арок є стрілчата, півциркульна, підковоподна, трикутна тощо. Отже, як випливає із самого визначення терміну "арка", конструкція даху вагона, що утворена поперечними балками у формі трикутника є арочною конструкцією. Таким чином, можна зробити висновок, що ознака № 7 формули корисної моделі за оспорюваним патентом відома з патенту США US 1,322,310 від 18.11.1918;
- суттєва ознака 8 формули на винахід за оспорюваним патентом стосується вертикальної стійки арочної конструкції даху вагона. В описі оспорюваного патенту не розкрите призначення вертикальної стійки та її вплив на технічний результат корисної моделі, а також відсутній причинно-наслідковий зв`язок між стійкою і технічним результатом, оскільки наявність даного елемента збільшує масу конструкції, тоді як заявлений заявником технічний результат полягає, зокрема, у зменшенні маси знімного даху залізничного вантажного транспорту. Крім того, в матеріалах патенту США US 1,322,310 від 18.11.1918 на кресленні 2 видно, що між верхньою та нижньою балкою знаходиться металевий лист трикутної форми, який з`єднує ці балки. Функції, які виконує цей лист, ті ж самі, які виконує щонайменше одна вертикальна стійка, тобто поліпшення міцностних характеристик даху. Очевидно, що вертикальна стійка може бути у формі трикутного металевого листа. Таким чином, можна зробити висновок, що ознака № 8 формули корисної моделі за оспорюваним патентом відома з патенту США US 1,322,310 від 18.11.1918.
У висновку експерта № 06-12/17 від 06.03.2018, поданому ТОВ "Ост-Вест Логістік Україна" до матеріалів справи, експерт зазначив, що ознаки за патентом № 97717 3.2 "яка об`єднує верхню дугоподібну балку,", 3.3 "нижню горизонтальну балку" та 3.4. "і щонайменше одну вертикальну стійку" розкриті в патенті США US 1,322,310 від 18.11.1918 під ознакою "виконані у вигляді суцільної горизонтальної балки", які не співпадають між собою.
Враховуючи викладене, експерт Гуля С.Л. у своєму висновку зазначив, що саме технічний результат зазначених вище ознак патенту №97717 та патенту США US 1,322,310 від 18.11.1918 є різним, що було спростовано експертом Матвієнко С.А. у судовому засіданні 21.10.2019.
Твердження ТОВ "Ост-Вест Логістік Україна": "конструкція даху описаного в патенті США US 1,322,310 від 18.11.1918 не містить арочну конструкцію, що складається з верхньої та нижньої балки та металевого листа трикутної форми", а має суцільну балку, є хибними, оскільки ознака № 8 формули корисної моделі за патентом США US 1,322,310 від 18.11.1918 - конструкція містить арочну конструкцію, що складається з верхньої і нижньої балки та металевого листа трикутної форми.
Згідно з описом до патенту № 97717 "Задача корисної моделі полягала в розробці знімного даху залізничного вантажного транспорту простої конструкції, малої маси, який забезпечує захист вантажів від атмосферних опадів, технологічний у виконанні і зручний в експлуатації." та "Арочна конструкція поперечних балок ... найбільш економічна по витраті матеріалів і технологічна у виконанні."
ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
Закон України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" від 15.12.1993:
частини друга та третя статті 7:
- корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною;
- винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо;
пункт "а" частини першої статті 33: