ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2020 року
м. Київ
Справа № 910/18828/16
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Львова Б.Ю. (головуючий), Булгакової І.В. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Крапивної А.М.,
представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Інноваційно-технічний центр "Будреконструкція" (далі - ТОВ "Будреконструкція") - Довганя К.Б.,
відповідачів: публічного акціонерного товариства "Укртелеком" (далі - ТОВ "Укртелеком") - Морозова О.О.,
товариства з обмеженою відповідальністю "ТриМоб" (далі - ТОВ "ТриМоб") - Богун Н.М., Липця В.К.,
розглянув касаційну скаргу ТОВ "Будреконструкція"
на рішення господарського суду міста Києва від 13.08.2019 (суддя Зеленіна Н.І.)
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 06.11.2019 (колегія суддів: Доманська М.Л. (головуючий), Пантелієнко В.О., Верховець А.А.)
зі справи № 910/18828/16
за позовом ТОВ "Будреконструкція"
до ПАТ "Укртелеком", ТОВ "ТриМоб"
про зобов`язання вчинити дії та стягнення коштів.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1 ТОВ "Будреконструкція" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом (з урахуванням подальших уточнень позовних вимог) про: стягнення з ПАТ "Укртелеком" 319 284 грн. компенсації за порушення спільного авторського договору, 105 363,72 грн. - 3 % річних від простроченої суми, а всього 424 647,72 грн.; визнання статуту, установчого договору ТОВ "ТриМоб" недійсними і витребування майна (торговельно-виставкового обладнання) з чужого незаконного володіння.
1.2. Позовні вимоги з посиланням на приписи статей 358, 388, 428 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статті 52 Закону України 23.12.1993 № 3792-XII "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон № 3792) мотивовано тим, що:
ПАТ "Укртелеком" на порушення вимог пункту 9.6 договору від 21.06.2007 № 3-5/829-3 (далі - Договір), не отримавши від позивача письмової згоди на розголошення конфіденційної інформації, передало інформацію та твір - "Реконструкція приміщень філії "Утел" ВАТ "Укртелеком", розташованих за адресою: вул. Московська, 23 в м. Києві" (далі - Твір), третій особі - товариству з обмеженою відповідальністю "Фолгат Інжирінг" (далі - ТОВ "Фолгат Інжирінг"), яке не мало відношення до Договору та, здійснюючи свою комерційну господарську діяльність, відтворило і переробило об`єкт авторського права (спільного для позивача та ПАТ "Укртелеком") у своєму проєкті іншого приміщення, що є порушенням авторських прав на твір позивача;
ПАТ "Укртелеком", передавши на баланс ТОВ "ТриМоб" торговельно-виставкове обладнання (майнове авторське право, на яке є спільним між ТОВ "Будреконструкція" та ПАТ "Укртелеком"), порушило права інтелектуальної власності позивача, а також порядок передачі конфіденційної інформації, що стала відома ПАТ "Укртелеком" в ході виконання Договору.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням господарського суду міста Києва від 13.08.2019, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 06.11.2019, у позові відмовлено повністю.
2.2. Прийняті зі справи судові рішення з посиланням на приписи статей 15, 16, 87, 355, 418, 424, 430, 433, 441 ЦК України, статті 82 Господарського кодексу України, статей 1, 15, 50, 52 Закону № 3792, статей 4, 36, 41, 59 Закону України "Про господарські товариства" та статей 27, 30 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" мотивовано наявністю у ПАТ "Укртелеком" майнових прав інтелектуальної власності на Твір, відсутністю доказів на підтвердження наявності в діях ПАТ "Укртелеком" порушень прав інтелектуальної власності позивача на Твір, за які передбачено стягнення компенсації, а передача ПАТ "Укртелеком" при створенні ТОВ "ТриМоб" до його статутного капіталу торговельно-виставкового обладнання мережі магазинів ПАТ "Укртелеком" не є порушенням прав позивача, яке може мати наслідком визнання недійсним статуту ТОВ "ТриМоб".
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
ТОВ "Будреконструкція", посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.
4. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4.1 Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1.1. Рішення місцевого та постанова апеляційного господарських судів не відповідають вимогам статей 86, 238, 282 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).
4.1.2. Суди не надали оцінки пакету тендерної документації (проєкту "Центр обслуговування абонентів по просп. Перемоги, 89-А в місті Києві, Перепланування"), яким позивач доводив факт того, що саме ПАТ "Укртелеком" є замовником цього проєкту.
4.1.3. Рішення місцевого суду повністю нівелює чинні норми законодавства та суперечить матеріалам справи.
4.1.4. Суди на порушення приписів статті 86 ГПК України не дослідили змісту Договору на предмет наявності зобов`язань сторін щодо неможливості передачі будь-якої інформації (у тому числі технічних "креслень") іншій стороні без письмової згоди позивача чи ПАТ "Укртелеком".
4.1.5. Суди попередніх інстанцій не звернули уваги на той факт, що Твір належить позивачу та ПАТ "Укртелеком" спільно.
4.1.6. У рішеннях судів не зазначено, коли та на яких підставах суди дійшли висновку про наявність у ПАТ "Укртелеком" виключного майнового права на Твір, відповідно до якого він передав цей Твір третім особам.
4.1.7. Суд першої інстанції, досліджуючи клопотання ПАТ "Укртелеком" про закриття провадження у справі в частині вимог до ПАТ "Укртелеком", дійшов висновку про те, що підстави позову у справі № 910/17814/14 щодо використання Твору для власних потреб з боку ПАТ "Укртелеком" та підстави цього позову про передачу прав є різними, тоді як вже у рішенні з цієї справи суд зазначає про наявність у ПАТ "Укртелеком" виключного права на використання Твору.
5. Доводи ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ТриМоб"
5.1. ПАТ "Укртелеком" подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.
5.2. ТОВ "ТриМоб" подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:
21.06.2007 ВАТ "Укртелеком" (у подальшому організаційно-правову форму змінено на ПАТ "Укртелеком") і ТОВ "Будреконструкція" укладено Договір, за умовами якого ПАТ "Укртелеком" доручає та оплачує, а ТОВ "Будреконструкція" зобов`язується своїми силами виконати роботи з будівництва об`єкта "Реконструкція приміщень філії "Утел" ВАТ "Укртелеком", розташованих за адресою: вул. Московська, 23 в м. Києві" згідно з етапами робіт, зазначених у пункті 1.2 Договору;
відповідно до пункту 1.2 Договору до складу робіт за цим договором входять: 1 етап - розробка проєктно-кошторисної документації на об`єкт, отримання рішення по проєкту та узгодження його з усіма зацікавленими сторонами та органами Держнагляду;
2 етап - виконання загально-будівельних робіт згідно з проєктно-кошторисною документацією, затвердженою замовником;
3 етап - здача об`єкта будівництва робочій комісії, призначеній замовником, в експлуатацію;
згідно з пунктом 9.6 Договору кожна зі сторін зобов`язана забезпечити сувору конфіденційність отриманої при виконанні договору інформації (технологічної, фінансової, комерційної та іншої) і вжити всіх належних заходів з її нерозголошення. Передача вказаної інформації юридичним та фізичним особам, які не мають відношення до цього договору, її опублікування або розголошення іншим шляхом і засобами можуть мати місце тільки за письмовою згодою сторін, незалежно від причин і строку припинення дії цього договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
рішенням господарського суду міста Києва від 25.08.2011 у справі № 39/78-9/191 за позовом ПАТ "Укртелеком" в особі філії "Утел" до ТОВ "Будреконструкція", дочірнього підприємства "БАЛУ", третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, про визнання фіктивним правочину (авторського договору про передачу майнових прав від 15.10.2007), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 20.10.2011, зокрема, встановлено, що:
- пунктом 3.2. Договору було передбачено, що на підставі наданого замовником Технічного завдання (завдання на розробку дизайн-проєкту), додаток № 1, по об`єкту "Реконструкція приміщень філії "Утел" ВАТ "Укртелеком", розташованих за адресою: вул. Московська, 23 в м. Києві", виконавець протягом 20 (двадцяти) календарних днів розробляє робочий проєкт, та виконує його погодження;
- у матеріалах справи № 39/78-9/191 наявний додаток № 1 до Договору "Технічне завдання робочого проєкту з будівництва об`єкта: "Реконструкція приміщень філії "Утел" ВАТ "Укртелеком", розташованих за адресою: вул. Московська, 23 в м. Києві", підписаний ПАТ "Укртелеком" і директором ТОВ "Будреконструкція" з проставлянням печаток сторін, в пункті 7 якого передбачено необхідність розробки дизайн-проєкту меблів і торгового обладнання магазину з розмежуванням за зонами та викладено детальні вимоги до замовленого об`єкту. Вартість робіт з розробки дизайн-проєкту внутрішнього вигляду приміщення та розробки робочих креслень та 3D проєкту меблів і їх робочих креслень для об`єкта "Реконструкція приміщень філії "Утел" ВАТ "Укртелеком", розташованих за адресою: вул. Московська, 23 в м. Києві", була визначена кошторисом (додаток № 3 до Договору) в розмірі 106 428 грн. (з ПДВ);
- станом на 09.10.2007 ПАТ "Укртелеком" передало виражений в об`єктивній формі твір у вигляді архітектурного дизайн-проєкту, в якому були відтворені певні архітектурні рішення, подані у малюнках, ескізах, кресленнях, планах, моделях, схемах тощо;
- експерт, здійснюючи порівняння Технічного завдання, що є додатком № 1 до Договору, та твору архітектури "Дизайн проєкт інтер`єру, демонстраційно-виставкового обладнання та меблів салону мобільного зв`язку", майнові права на який є предметом авторського договору від 15.10.2007, дійшов висновку, що твір архітектури "Дизайн проєкт інтер`єру, демонстраційно-виставкового обладнання та меблів салону мобільного зв`язку" створено з використанням вихідних даних технічного завдання, яке є додатком № 1 до Договору;
- Договір має змішаний характер та в частині виготовлення відповідного проєкту - Твору, який має назву: "Реконструкція приміщень філії "Утел" ВАТ "Укртелеком", є договором про створення об`єкта на замовлення, а в частині виконання відповідних будівельних робіт - договором будівельного підряду. В результаті виконання першого етапу Договору ТОВ "Будреконструкція" на замовлення та за технічним завданням ПАТ "Укртелеком" створило Твір;
майнові права інтелектуальної власності на Твір належать ТОВ "Будреконструкція" та ПАТ "Укртелеком" спільно, і право на надання дозволу на переробку твору як складову частину майнових прав інтелектуальної власності належить ТОВ "Будреконструкція" та ПАТ "Укртелеком" спільно;
рішенням господарського суду міста Києва від 07.11.2011 у справі № 39/156 за позовом ТОВ "Будреконструкція" до ПАТ "Укртелеком" про заборону використання твору або частини твору "Твір архітектури "Реконструкція приміщень філії "Утел" ВАТ "Укртелеком", розташованих за адресою: вул. Московська, 23 в м. Києві", окрім зазначеного у Договорі магазину, та про стягнення компенсації за порушення майнових прав позивача на Твір та/або його частину в сумі 48 000 000 грн. було відмовлено ТОВ "Будреконструкція" у задоволенні позовних вимог. Підставою для подання позову ТОВ "Будреконструкція" стало те, що ПАТ "Укртелеком" тиражує та розповсюджує Твір, який є спільною власністю за Договором, здійснює господарську діяльність у галузі реклами, пропозиції до продажу та продажу засобів та послуг щодо мобільного зв`язку, при цьому такі дії відбуваються і планують відбуватися у спеціалізованих салонах мобільного зв`язку. Станом на 28.08.2011 на території України вже працює 38 таких салонів;
рішенням місцевого суду у справі № 39/156 у Договорі не встановлено жодних обмежень щодо використання Твору ПАТ "Укртелеком" лише у реконструкції приміщень за адресою: м. Київ, вул. Московська, 23;
рішенням господарського суду міста Києва від 23.01.2012 у справі № 39/176 за позовом ТОВ "Будреконструкція" до ПАТ "Укртелеком" про порушення прав власника на промислові зразки та про порушення авторських прав у задоволенні позовних вимог ТОВ "Будреконструкція" відмовлено;
рішенням господарського суд міста Києва від 17.06.2013 у справі № 5011-59/8921-2012 за позовом ПАТ "Укртелеком" до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба), ТОВ "Будреконструкція" про визнання недійсним патентів на промислові зразки позовні вимоги ПАТ "Укртелеком" було задоволено повністю. Визнано недійсними патенти України на промисловий зразок: від 25.07.2008 № 17039 "Демонстраційна стійка"; від 25.07.2008 № 17040 "Торговельно-рекламний стенд"; від 25.07.2008 № 17041 "Торгівельний стенд"; від 25.07.2008 № 17042 "Рекламний стенд"; від 10.09.2008 № 17322 "Рекламний стенд"; від 10.09.2008 № 17323 "Лавка", - які видані ТОВ "Будреконструкція". Зобов`язано Службу внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та повідомити про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
звертаючись до суду з даним позовом, ТОВ "Будреконструкція" зазначає, що ПАТ "Укртелеком" здійснило незаконну передачу результатів творчої діяльності співробітників ТОВ "Будреконструкція" третім особам, що призвело до копіювання елементів Твору останніми. Зокрема, зовнішній вигляд та дизайн магазину мобільного відеозв`язку за адресою: м. Київ, вул. Московська, 23, використовується у здійсненні господарської діяльності ТОВ "ТриМоб";
при створенні ТОВ "ТриМоб", єдиним засновником якого є ПАТ "Укртелеком", до статутного капіталу було внесено усе рухоме та нерухоме майно ПАТ "Укртелеком", яке забезпечує надання послуг та продажу 3G зв`язку, у тому числі до переданого майна увійшло і торговельно-виставкове обладнання мережі магазинів ПАТ "Укртелеком";
ТОВ "Будреконструкція" вказує, що зазначене торговельно-виставкове обладнання раніше належало ПАТ "Укртелеком" і могло бути переданим третій особі лише за згодою позивача;
за доводами позивача, внесенням до статутного капіталу ТОВ "ТриМоб" майна, яке не належить одноосібно та персонально лише ПАТ "Укртелеком", останнє порушило право позивача як співвласника майнових прав інтелектуальної власності на Твір, внаслідок чого на підставі статті 388 ЦК України позивач просить витребувати майно у набувача, а також визнати статут, установчий договір ТОВ "ТриМоб" недійсними та такими, що порушують майнові права позивача на зазначений твір;
як зазначає позивач, елементи інтер`єру, дизайну меблів та внутрішнього устаткування магазину зв`язку за адресою: м. Київ, вул. Московська, 23 були відтворені при оформленні інтер`єру, дизайну меблів та внутрішнього устаткування мережі магазинів мобільного зв`язку ТОВ "ТриМоб" по всій Україні, що підтверджено висновком комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 11.04.2013 № 139/12. Проте ТОВ "Будреконструкція" не надавало згоди ПАТ "Укртелеком" на передачу чи інше використання об`єкта спільної інтелектуальної власності третіми особами, тож відповідними діями ПАТ "Укртелеком" було порушено право інтелектуальної власності ТОВ "Будреконструкція";
також позивач вказує, що 14.12.2007 ПАТ "Укртелеком" був проведений тендер на предмет закупівлі "Будівництво об`єктів продажу мобільного зв`язку", за лотом № 1 (будівництво об`єкта за адресою: м. Київ. просп. Перемоги, 89-А), у якому позивач брав участь;
участь у тендері брало 5 юридичних осіб (товариство з обмежено відповідальністю "СП Буддеталь", м. Київ, товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Євробуд", м. Черкаси, приватне будівельне підприємство "Камрад", м. Черкаси, товариство з обмеженою відповідальністю "Оствінд-Стройсервіс", м. Дніпропетровськ, ТОВ "Будреконструкція", м. Київ). Усі учасники тендеру отримали тендерну документацію від ПАТ "Укртелеком". До тендерної документації було додано Робочий проєкт "Центр обслуговування абонентів по просп. Перемоги, 89-а в м. Києві. Перепланування", на стор. 2 та стор. 40 тендерної документації зазначалось, що до тендерної документації додається проєктно-кошторисна документація по об`єкту. На стор. 20 у розділі "Технічні вимоги" зазначалось, що роботи по об`єкту необхідно буде виконати згідно з Робочим проєктом на будівництво об`єкта, та дається назва об`єкта, а саме: "Лот 1. Назва об`єкта: "Магазин мобільного зв`язку" філії "Утел" ВАТ "Укртелеком" за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 89-А; загальна площа - 13 538 кв м";
позивач зазначає, що, вивчаючи отриману проєктну документацію, він виявив цілі розділи у проєкті, які є копією твору, переданого ПАТ "Укртелеком" у межах виконання Договору. Так, у проєкті "Центр обслуговування абонентів по просп. Перемоги, 89-А в м. Києві, Перепланування" було повністю скопійовано торговельно-виставкове обладнання, яке було розроблене ТОВ "Будреконструкція" при виконанні Договору, а зовнішній вигляд зазначеного обладнання і є об`єктом інтелектуальної власності, яка належить позивачу та ПАТ "Укртелеком" спільно;
на цій проєктній документації стоїть печатка підприємства ТОВ "Фолгат Інжирінг", підписи посадових осіб зазначеного підприємства як архітекторів, проєктантів та розробників торговельно-виставкового обладнання. Також на титульному листі проєктної документації зазначено замовника - ВАТ "Укртелеком". На стор. 5 тому № 1 Пояснювальної записки до проєкту зазначено: "Цей проєкт перепланування розроблений на підставі технічного завдання Замовника у зв`язку з майбутнім переплануванням існуючих приміщень центру обслуговування абонентів ВАТ "Укртелеком"...";
позивач вказує, що, всупереч умовам укладеного між ТОВ "Будреконструкція" та ПАТ "Укртелеком" договору про використання об`єкта авторського права, останнє без погодження з позивачем передало інформацію та сам твір третім особам, які не мали відношення до Договору, а саме: ТОВ "Фолгат Інжирінг" отримало інформацію від ПАТ "Укртелеком" та, виконуючи свою комерційну господарську діяльність, відтворило об`єкт авторського права (спільного для позивача і відповідача) у своєму проєкті іншого приміщення, що, за доводами позивача, є порушенням його авторського майнового права на Твір;
відповідно до висновку експерта за результатами проведення комплексної судової експертизи від 15.03.2019 № 010-КНВ/17 (далі - Висновок № 010-КНВ/17):
1. Об`ємно-планувальні та конструктивні рішення, що розроблені ТОВ "БУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" в проєкті: "Дизайн - проєкт інтер`єру, демонстраційно-виставкового обладнання та меблів вул. Московська, 23 у м. Києві", та ТОВ "Фолгат Інжирінг" в проєкті "Центр обслуговування абонентів по просп. Перемоги, 89-А в м. Києві. Перепланування" - відрізняються. Однак в обох проєктах деякі розроблені рішення в частині запропонованих опоряджувальних матеріалів, організації простору та розташування меблів, мають збіги, які полягають у наступному:
- зонування приміщень (розділення простору на функціональні зони) за допомогою меблів та скляних перегородок, освітлення;
- розташування натяжної стелі в центральній частині торгового залу;
- застосування підвісної стелі з гіпсокартону.
Виявлені збіги можуть зустрічатися в різних проєктах, оскільки такі рішення мають широко застосовану практику. Приміщення в обох проєктах мають однакове функціональне призначення, а організація робочого простору та меблів в ньому залежать, в першу чергу, від функцій, які на них покладені. Крім того, перед ТОВ "Фолгат Инжирінг" була поставлена задача виконати проєкт в корпоративному стилі, тобто приміщення повинні забезпечувати єдність стилю шляхом використання особливих об`ємно-просторових рішень, колірних композицій, прийомів освітлення і декоративних елементів;
2. Відповідно до матеріалів справи у проєкті "Центр обслуговування абонентів по просп. Перемоги 89-А в м. Києві. Перепланування" мало місце часткове відтворення проєкту "Реконструкція приміщень філії "Утел" ВАТ "Укртелеком", розташованих за адресою: вул. Московська, 23 у м. Києві", а саме: меблевих елементів та зображень, що містилися на аркушах № 12- 15, 17, 18 проєкту "Дизайн проєкт інтер`єру, демонстраційно-виставкового обладнання та меблів, вул. Московська, 23 у м. Києві", розробленого ТОВ "Будреконструкція";