ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2020 року
м. Київ
справа № 910/13822/16
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Малашенкової Т.М. (головуючий), Бенедисюка І.М., Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Барвіцької М.Т.,
представників учасників справи:
позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРФЛОТ" (далі - ТОВ "ІНТЕРФЛОТ", позивач, скаржник) - не з`явились,
відповідача-1 - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство, відповідач-1) - не з`явились,
відповідача-2 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Рибоконсервний завод "Екватор" (далі - ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор", відповідач-2) - Маслової О.Г. (адвокат, свідоцтво від 29.06.1993 № 137),
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ТОВ "ІНТЕРФЛОТ"
на рішення Господарського суду міста Києва від 06.08.2019 (головуючий - суддя Гулевець О.В.) та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.10.2019 (головуючий - суддя Отрюх Б.В., судді Пантелієнко В.О., Остапенко О.М.),
у справі № 910/13822/16
за позовом ТОВ "ІНТЕРФЛОТ"
до Міністерства, ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор"
про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. ТОВ "ІНТЕРФЛОТ" звернулося з позовом до відповідачів про визнання недійсним повністю свідоцтва України від 26.08.2014 № 189934 на комбінований знак для товарів і послуг та зобов`язання Державної служби інтелектуальної власності України
внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним свідоцтва України від 26.08.2014 № 189934 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
1.2. Позовні вимоги мотивовані тим, що позначення, яке захищене за свідоцтвом України № 189934, вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товарів.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Справа розглядалася судами неодноразово.
2.2. Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.10.2016 у справі № 910/13822/16, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 06.02.2019, у задоволенні позову відмовлено повністю.
2.3. Постановою Верховного Суду від 16.04.2019 рішення Господарського суду міста Києва від 03.10.2016 та постанова Північного апеляційного господарського суду від 06.02.2019 скасовані, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.
2.4. За результатами нового судового розгляду справи № 910/13822/16 рішенням Господарського суду міста Києва від 06.08.2019, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.10.2019, у задоволенні позову відмовлено повністю.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. ТОВ "ІНТЕРФЛОТ", посилаючись на неправильне застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції оскаржувані судові рішення у справі скасувати та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу:
4.1. Місцевий та апеляційний господарські суди:
4.1.1. помилково взяли до уваги висновок судових експертів № 2408 комісійної повторної експертизи у сфері інтелектуальної власності, який складено з численними порушеннями законодавства, а також норм матеріального та процесуального права;
4.1.2. залишили поза увагою висновки Верховного Суду, викладені у постанові від 16.04.2019 у цій справі, та не надали оцінки матеріалам службового розслідування листам підприємства та іншим доказам, якими підтверджуються позовні вимоги;
4.1.3. не надали належної оцінки доказам, а саме: висновкам експертів від 30.09.2013 № 429 та від 11.01.2016 №290/15, а також іншим наданим позивачем доказам, які в оскаржуваних судових рішеннях взагалі не згадуються;
4.1.4. порушили приписи статей 32-34, 72-86 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).
5. Позиція інших учасників справи
5.1. У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх незаконність та необґрунтованість, і просить скаргу залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін.
5.2. Відзив Міністерства на касаційну скаргу до Верховного Суду не надходив.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. Відкрите акціонерне товариство "Інтеррибфлот" було власником патенту України від 15.05.2003 № 7344 (за заявкою від 05.11.2002) на промисловий зразок "Етикетка", що діяв до 05.11.2006 на території України.
6.2. Починаючи з січня 2004 року між ТОВ "ІНТЕРФЛОТ" та Відкритим акціонерним товариством "Інтеррибфлот" укладені ліцензійні договори, відповідно до яких позивач отримав право на використання промислового зразка "Етикетка" за патентом України від 15.05.2003 № 7344.
6.3. В офіційному бюлетені № 19 "Промислова власність" від 26.11.2007 опубліковано відомості про припинення дії патенту України № 7344 на промисловий зразок з підстав несплати річного збору, а датою припинення дії патенту України на промисловий зразок № 7344 є 05.11.2006.
6.4. Позивач зазначає, що після припинення дії патенту України він продовжує використовувати зображення етикетки по теперішній час.
6.5. ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" є власником свідоцтва України від 26.08.2014 № 189934 на комбінований знак для товарів і послуг (дата подачі заявки № m 2013 08966 - 23.05.2013) для товарів 29 класу МКТП "сардини".
6.6. За твердженням позивача, з 2013 року ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" (з мотивів того, що останнє є власником свідоцтва України від 26.08.2014 № 189934 на знак для товарів і послуг) виробляє та розповсюджує продукцію - консерви з використанням етикетки, яку тривалий час використовує позивач на підставі вказаних ліцензійних договорів.
6.7. Позивач зазначає, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 189934 вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товару.
6.8. На обґрунтування своїх доводів про те, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №189934 є таким, що вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товарів, позивачем було надано:
- висновок експерта за результатами проведення експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності №429, складений 30.09.2013 Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, згідно з яким використання ТОВ "РКЗ "Екватор" наданої на дослідження етикетки може призвести до сплутування споживачем товарів з товарами ТОВ "Інтеррибфлот", ТОВ "Інтерфлот", ТОВ "Інтерфлот-Продукт", що призведе до змішування з діяльністю вказаних підприємств, які мають пріоритет на їх використання (висновок складений на підставі листа ТОВ "Інтеррибфлот");
- висновок експерта за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності №290/15, складений 11.01.2016 Науково-дослідним інститутом судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, згідно з яким зовнішнє оформлення консервів "Сардина атлантична натуральна з додаванням олії" ТОВ "РКЗ "Екватор" є схожим з зовнішнім оформленням етикетки консервів "Сардини натуральної з добавленням олії" ТОВ "Інтерфлот" настільки, що їх можна сплутати; зображення глобуса не є домінуючим в оформленні етикетки та не має вирішального значення у формуванні її загального зорового враження, що може вплинути на споживача при виборі консерви ТОВ "РКЗ "Екватор" та ТОВ "Інтерфлот" (висновок складений на підставі листа ТОВ "Інтерфлот").
6.9. ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" на спростування тверджень позивача про те, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №189934 є таким, що вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товарів, надані:
- висновок експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності №578, складений 27.02.2015 Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз, згідно з яким знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №189934 (у вигляді етикетки рибних консервів "Сардина атлантична натуральна з додаванням олії" ТОВ "РКЗ "Екватор" та промисловий зразок за патентом №27206 (у вигляді етикетки рибних консервів "Сардини натуральні з добавленням олії" ТОВ "Інтерфлот") не є схожими до ступеня змішування; зовнішнє оформлення етикетки ТОВ "РКЗ "Екватор" не є схожим з зовнішнім оформленням етикетки ТОВ "Інтерфлот" (висновок складений на підставі листа ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор");
- висновок науково-правової експертизи щодо відповідності законодавству України, об`єктивності обґрунтованості подання Антимонопольного комітету України від 28.11.2014 у справі №227-26.4/104-14 (127-26.4/104-14), складений 19.12.2014 Прохоровим-Лукіним Г.В. [патентний повірений України (реєстр. №419), кандидат юридичних наук], згідно з яким знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №189934 (у вигляді етикетки) та промисловий зразок за патентом України №27206 не є схожими до ступеня змішування, тобто не можуть ввести споживача в оману щодо товару чи особи, яка виробляє товар (висновок складений на підставі листа ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор").
6.10. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 29.11.2016 призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності (об`єктів промислової власності - знаків для товарів і послуг).
6.11. Згідно з висновком судового експерта Мінченко Н.В. за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності №22363/16-53 від 29.11.2017, комбінований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №189934 є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари (рибні консерви), а саме щодо ТОВ "Інтерфлот".
6.12. ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор", на противагу висновку від 29.11.2017 №22363/16-53, подано до апеляційного суду консультативний висновок спеціаліста за результатами аналітичного дослідження висновку судового експерта від 29.11.2017 №22363/16-53, складений 07.02.2018 патентним повіреним України Прохоровим-Лукіним Г.В., та заявлено клопотання про призначення у даній справі повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.
6.13. У свою чергу, позивач надав консультативний висновок на консультативний висновок спеціаліста Прохорова-Лукіна Г.В. за результатами аналітичного дослідження висновку судового експерта від 29.11.2017 №22363/16-53 від 07.02.2018, складений судовим експертом Дорошенком О.Ф. 19.03.2018.
6.14. У подальшому позивачем надано висновок експерта №008-СІВ/17 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 15.08.2017, складений експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Стародубовим І.В., згідно із яким комбінований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №189934 є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари (рибні консерви), а саме щодо ТОВ "Інтерфлот".
6.15. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.04.2018 призначено у справі № 910/13822/16 повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності (об`єктів промислової власності - знаків для товарів і послуг), проведення судової експертизи доручено судовим експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.
На вирішення експерта було поставлено таке питання:
- чи є комбінований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України 189934 таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари (рибні консерви), а саме щодо ТОВ "Інтерфлот"?
6.16. Згідно з висновком судових експертів від 06.08.2018 №2408 комбінований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №189934 не є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари (рибні консерви), а саме щодо ТОВ "Інтерфлот".
Під час експертного дослідження комісією експертів було встановлено, що знак за свідоцтвом України №189934 є комбінованим та складається з зображувального та словесного елементів. Домінуючим елементом за сукупністю ознак є зображувальний елемент [земна куля, материки (Євразія та Африка), меридіональна сітка, екватор, рибоконсервний завод], як за колірною ознакою, так і за смисловим навантаженням.
Недомінуючий словесний елемент "САРДИНИ" та "САРДИНЫ" є промисловою назвою трьох родів морських риб родини оселедцевих. Ці словесні елюенти є описовими, притаманними етикеткам багатьох різних виробників, а тому не мають розрізняльної здатності.
Експертами було проведене порівняння знака за свідоцтвом України №189934 з комбінованими позначеннями-етикетками ТОВ "Інтерфлот", внаслідок чого було встановлено, що зображувальний елемент цих етикеток характеризується сукупністю таких понять: корабель, хмарне небо, водна поверхня.
Проведене експертами порівняння надало підстави зробити висновок про те, що семантичні ознаки домінуючих зображувальних елементів етикеток консервів, що випускаються позивачем та відповідачем-2, є абсолютно різними, а словесні елементи, що вказують на вид товару, не мають розрізняльної здатності, та внаслідок традиційного та широкого використання різними виробниками у оформленні етикеток рибних консервів, що містять сардини, не здатні призвести до змішування етикеток різних виробників зазначеної продукції.
7. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
7.1. ЦК України:
частина перша статті 418:
- право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом;
частина перша статті 420:
- до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг);
стаття 422:
- право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором;
стаття 492:
- торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів;
частина перша статті 494:
- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом;
стаття 499:
- права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.
7.2. Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції на дату подання заявки - 23.05.2013):
стаття 1:
- знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;
пункти 1, 2, 4 статті 5:
- правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом;
- об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка
комбінація таких позначень;
- обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг;
абзац п`ятий пункту 2 статті 6:
- згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
абзаци перший та другий пункту 3 статті 6:
- не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними
товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;