ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2020 року
м. Київ
справа № 910/2503/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Малашенкової Т.М. (головуючий), Бенедисюка І.М., Булгакової І.В.,
за участю секретаря судового засідання Барвіцької М.Т.,
представників учасників справи:
позивача - Публічного акціонерного товариства "Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ" (далі - ПАТ "НК "ЛУКОЙЛ", позивач) - Сопільняк В.Ю. (адвокат, посв. від 07.12.2018 № 2600/10), Казанкіної А.Ю. (адвокат, посв. від 26.07.2011 № 4615), Дубинського М.І. (адвокат, свідоцтво від 27.01.2000 № 1692/10)
відповідачів:
1) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство, відповідач-1) - не з`явилися,
2) Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" (перейменоване на Акціонерне товариство "Пушкінський завод", далі -АТ "Пушкінський завод", відповідач-2, скаржник) - Кравчук А.Б. (адвокат, посв. від 28.07.2011 № 4601/10),
3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Делфін Індастрі Україна" (далі - ТОВ "Делфін Індастрі Україна") - не з`явилися,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу АТ "Пушкінський завод"
на рішення Господарського суду міста Києва від 22.05.2019 (головуючий - суддя Блажівська О.Є.) та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.10.2019 (головуючий - суддя Грек Б.М., судді: Остапенко О.М., Жук Г.А.),
у справі № 910/2503/18
за позовом ПАТ "НК "ЛУКОЙЛ"
до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, АТ "Пушкінський завод", ТОВ "Делфін Індастрі Україна"
про припинення порушення прав інтелектуальної власності, заборони та зобов`язання вчинити певні дії.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. ПАТ "НК "ЛУКОЙЛ" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства, АТ "Пушкінський завод", ТОВ "Делфін Індастрі Україна", в якому просило:
- визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 26.08.2014 №189846 для всіх товарів і послуг 1, 3, 4, 35 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких даний знак зареєстрований;
- зобов`язати Міністерство внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 26.08.2014 №189846 стосовно всіх товарів і послуг 1, 3, 4, 35 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
- заборонити ТОВ "Делфін Індастрі Україна" використовувати (виробництво, зберігання, пропонування до продажу, рекламування та продаж) позначення "LUXOIL", а також інші позначення, схожі до ступеню змішування із знаками для товарів і послуг "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією №678644 та "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією №699736 майнові права на які належать ПАТ "НК "ЛУКОЙЛ".
1.2. У позові зазначено, що позивач є власником зареєстрованих торговельних марок "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією від 12.05.1997 №678644 зареєстрований для товарів і послуг 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією від 08.09.1998 №699736 зареєстрований для товарів 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.
1.2.1. Обґрунтовуючи позовні вимоги, ПАТ "НК "ЛУКОЙЛ" стверджує, що знак АТ "Пушкінський завод" - "Luxoil" за свідоцтвом України №189846 не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним частинами другою та третьою статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки останній є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, та є схожим настільки, що його можна сплутати із товарами та послугами за міжнародними реєстраціями №678644 та №699736, зареєстрованими раніше на ім`я ПАТ "НК "ЛУКОЙЛ" для таких самих та споріднених з ними товарів і послуг.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням Господарського суду міста Києва від 22.05.2019, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 17.10.2019, позов задоволено в повному обсязі.
2.2. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку про доведеність та обґрунтованість позовних вимог.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. АТ "Пушкінський завод", посилаючись на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції оскаржувані судові рішення скасувати та направити справу до суду першої інстанції на новий розгляд.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1. Місцевим та апеляційним господарськими судами:
4.1.1. неправильно застосовано норми матеріального права, а саме статтю 492, частину першу статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), абзац 4 статті 1, пункти другий та четвертий статті 5, абзац 2 пункту третього статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 № 3689-XII;
4.1.2. не застосовано закон, який підлягав застосуванню, а саме статтю 6 quinquies , пункт С.-(1) Паризької конвенції про охорону промислової власності;
4.1.3. не застосовано Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України № 116 від 28.07.1995 та Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, схвалені рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014 (протокол № 9) та затверджені наказом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" № 91 від 07.04.2014;
4.1.4. порушено норми процесуального права, а саме статтю 86, частину п`яту статті 236 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України);
4.1.5. не надано оцінки всім наявним доказам у справі, у тому числі і поданих відповідачем-2, зокрема і висновку експерта № 3-06/2018 від 18.07.2018.
5. Позиція інших учасників справи
5.1. У відзиві на касаційну скаргу ПАТ "НК "ЛУКОЙЛ" заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх незаконність та необґрунтованість, і просить скаргу залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін.
5.2. Міністерство у відзиві на касаційну скаргу підтримує доводи касаційної скарги, зазначає про їх обґрунтованість та просить скаргу задовольнити, а оскаржувані судові рішення скасувати і направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
5.3. ПАТ "НК "ЛУКОЙЛ" подало відповідь на відзив Міністерства, у якій надало пояснення з метою спростування викладеного у відзиві.
5.4. АТ "Пушкінський завод" подало відповідь на відзив ПАТ "НК "ЛУКОЙЛ" з метою спростування викладеного у відзиві.
5.5. ПАТ "НК "ЛУКОЙЛ" подало заперечення на відповідь АТ "Пушкінський завод".
5.6. Міністерство подало заперечення на відповідь ПАТ "НК "ЛУКОЙЛ".
5.7. Скаржник подав додаткові пояснення на заперечення ПАТ "НК "ЛУКОЙЛ".
5.8. Від ТОВ "Делфін Індастрі Україна" відзив на касаційну скаргу не надходив.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. ПАТ "НК "ЛУКОЙЛ" є власником знака для товарів і послуг:
- "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією від 12.05.1997 №678644, зареєстрований для товарів і послуг 1, 2, 3, 4, 6, 7,9, 11, 12, 14, 16,19, 20, 21, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 та 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг;
- "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією від 08.09.1998 №699736, зареєстрований для товарів 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.
6.2. Відповідно до статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (дата набуття чинності для України 25.12.1991) з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.
6.3. Відповідно до листа Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 16.11.2017 №6067/5 міжнародна реєстрація від 12.05.1997 №678644 діє на території України у повному обсязі з 12.05.1997.
6.4. Відповідно до листа Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 16.11.2017 №6066/5 міжнародна реєстрація від 08.09.1998 №699736 діє на території України у повному обсязі з 08.09.1998.
6.5. Державною службою інтелектуальної власності України, правонаступником якого є Міністерство економічного розвитку і торгівлі, видано свідоцтво України від 26.08.2014 №189846 на знак для товарів і послуг "LUXOIL" для товарів 1, 3, 4, 35, 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг на ім`я АТ "Пушкінський завод", дата подання заявки - 14.02.2013.
6.6. АТ "Пушкінський завод" є власником знака для товарів і послуг "LUXOIL" за свідоцтвом України №106911, дата подання заявки - 12.02.2008. Відповідач-2 зазначив, що рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 20.06.2012 знак "LUXE" визнано добре відомим в Україні станом на 01.06.2008 року для наступних товарів 1 класу МКТП: антифризи, гальмові рідини, охолодники (охолоджувальні рідини) для двигунів транспортних засобів, рідини до гідравлічних систем, рідини трансмісійні; 3 класу МКТП: розчини для миття вітрового (переднього) скла; 4 класу МКТП: мастильні жири; мастильні матеріали; мастильні оливи, мастильно-охолоджувальні рідини, моторні оливи, технічні жири (мастила), технічні оливи. Також відповідач-2 зазначив, що історія знака "LUXE" розпочалася із знака "LUXOIL", словесний елементом якого було фантазійне слово "LUXOIL", яке, в свою чергу, складалося із поєднання двох англійських слів luxe - імен, розкіш, багатство, пишність та oil - імен. 1) масло (зазвичай рослинне або мінеральне); 2) нафта; 3) технічне масло, мастило). Виробництво своєї продукції АТ "Пушкінський завод" під зазначеним знаком розпочав ще в 1999 року, серед якої були технічні масла, мастила, технічні рідини різного призначення - все те, що може бути "оіl".
6.7. На підтвердження факту невідповідності знаку за свідоцтвом України №189846 умовам надання правової охорони, визначеним частинами другою та третьою статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", позивачем надано:
- висновок експерта у сфері інтелектуальної власності від 16.02.2018 №003-ТТМ/17, складений судовим атестованим експертом Центру судової експертизи та експертних досліджень - Ткачук Т.М.;
- висновок від 14.02.2018 №002/18 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, складений судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності - Ковальовою Н. М .;
- висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 23.03.2018 №1187, підготовлений судовим експертом НДІІВ України НАПНУ - О.Дорошенком;
- висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 13.04.2018 №2195/18-53, підготовлений судовим експертом КНДІ судових експертиз МЮ України - Головою І.Г.
За результатами проведених експертних досліджень встановлено, що зареєстрований на ім`я відповідача-2 знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом України є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками позивача за міжнародними реєстраціями №№ 678644 та 699736, а товари та послуги, для яких зареєстрована торговельна марка за свідоцтвом України №189846, є такими самими або спорідненими з товарами, для яких зареєстровані торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№ 678644, 699736.
6.8. Згідно з висновком експерта Андрєєва А.В. (Центральна експертно-кваліфікаційна комісія при Міністерстві юстиції України) за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 18.07.2018 №3-06/2018, виконаного на замовлення ТОВ "Делфін Індастрі Україна", торговельна марка "LUXOIL" за свідоцтвом України №189846 від 26.08.2014 не є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельними марками "LUKOIL" за міжнародними реєстраціями №678644 та №699736. У числі товарів та послуг, стосовно якої зареєстрована торговельна марка "LUXOIL" за свідоцтвом України №189846 від 26.08.2014 наявні товари та послуги, які є тими самими чи спорідненими з товарами і послугами, стосовно яких зареєстровані торговельні марки "LUKOIL" за міжнародними реєстраціями №678644 та №699736. Торговельна марка "LUXOIL" за свідоцтвом України від 26.08.2014 №189846 не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.
6.9. Відповідно до висновку експертів від 26.02.2019 №321/18 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності:
- знак, зареєстрований за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 189846 набув розрізняльну здатність станом на 14.02.2013 (дату подання заявки № m2013302309) відносно АТ "Пушкінський завод" внаслідок його тривалого використання в Україні;
- торговельна марка "Luxoil" за свідоцтвом України від 26.08.2014 № 189846 не є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією від 12.05.1997 № 678644;
- торговельна марка "Luxoil" за свідоцтвом України від 26.08.2014 № 189846 не є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою "LUKOIL" за міжнародною реєстрацією від 08.09.1998 № 699736;
- товари 01, 03, 04, послуги 35, 42 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 189846 є тими самими або спорідненими, з товарами 01, 03, 04 послуги 35, 42 класів МКТП, для яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 678644;
- товари 04 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 189846 є тими самими або спорідненими із товарами класу МКТП, для яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 699736;
- торговельна марка "Luxoil" за свідоцтвом України № 189846 від 26.08.2014 не є такою, що може ввести в оману щодо особи яка виробляє товар або надає послуги.
7. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
7.1. ЦК України:
частина перша статті 418:
- право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом;
частина перша статті 420:
- до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг);
стаття 422:
- право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором;
стаття 492:
- торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів;
частина перша статті 494:
- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом;
стаття 499:
- права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.
7.2. Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції на дату подання заявки - 14.02.2013):