ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2020 року
м. Київ
Справа № 910/20564/16
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Львова Б.Ю. (головуючий), Бенедисюка І.М. і Малашенкової Т.М.,
за участю секретаря судового засідання Крапивної А.М.,
представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Фармат ЛТД" (далі - ТОВ "Фармат ЛТД") - Жухевича О.В.,
відповідачів: публічного акціонерного товариства "Фармак" (далі - ПАТ "Фармак") - Картушина Д.М., Лучки І.Ю., Теслі Ю.О.,
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі- Міністерство) - Запорожець Л.Г., Потоцького М.Ю.,
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (далі - ПАТ "Дарниця") - Григоришена О.О., Гусака А.М.,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ПАТ "Фармак"
на рішення господарського суду міста Києва від 24.05.2019 (суддя Підченко Ю.О.)
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 01.10.2019 [колегія суддів: Доманська М.Л. (головуючий), Сотніков С.В., Отрюх Б.В.]
зі справи № 910/20564/16
за позовом ТОВ "Фармат ЛТД"
до Міністерства і ПАТ "Фармак",
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - ПАТ "Дарниця",
про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. ТОВ "Фармат ЛТД" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг: від 30.09.1996 № НОМЕР_2 "ДИАЗОЛИН DIAZOLINUM" (далі - Свідоцтво № НОМЕР_2); від 17.02.2003 № НОМЕР_3 "ІНФОРМАЦІЯ_3" (далі - Свідоцтво № НОМЕР_3); від 15.04.2003 № НОМЕР_4 "ІНФОРМАЦІЯ_4" (далі - Свідоцтво № НОМЕР_4), а також просило зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України (правонаступником якої є Міністерство) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".
1.2. Позовна заява з посиланням, зокрема, на приписи, статей 1, 5, пункту 2 статті 6 та статті 19 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689), пункту 8 розділу ІІ Тимчасового положення про правову охорону об`єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 18.09.1992 № 479/92 (далі - Тимчасові положення), та пунктів 4.3.1.5, 4.3.1.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу Держпатенту України від 20.08.1997 № 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, мотивована невідповідністю зазначених знаків умовам надання правової охорони, оскільки вони є такими, що складаються лише з позначень, які є загальновживаними як позначення товарів певного виду, та із загальновживаних термінів.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Справа неодноразово розглядалася господарськими судами.
2.2. Рішенням господарського суду міста Києва від 24.05.2019, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 01.10.2019, позов задоволено повністю.
2.3. Прийняті зі справи судові рішення з посиланням, зокрема, на приписи статей 256, 257, 267, 418, 420, 424 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статей 5, 6, 19 Закону № 3689, пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Постанова № 3771) та пункту 8 Тимчасових положень мотивовано тим, що знаки для товарів і послуг ПАТ "Фармак" за Свідоцтвами № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки є такими, що складаються лише з позначень, які є загальновживаними як позначення товарів певного виду, та із загальновживаних термінів.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
ПАТ "Фармак", посилаючись на порушення місцевим та апеляційним господарськими судами норм матеріального і процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення суду першої інстанції та апеляційного господарського суду зі справи скасувати, а справу направити на новий розгляд до господарського суду міста Києва.
4. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4.1. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1.1. Судами першої та апеляційної інстанцій порушено приписи статей 5, 6 Закону № 3689 та пункту 8 Тимчасових положень так, як спірні позначення за Свідоцтвами № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 відповідають умовам надання правової охорони та не є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, як і не є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними термінами, станом на дату подання заявок.
4.1.2. Місцевий та апеляційний господарські суди порушили приписи статей 256, 257 ЦК України, знехтувавши строком позовної давності та не звернули уваги на те, що позивач і скаржник (за кодом КВЕД 46.46. Оптова торгівля фармацевтичними товарами) є конкурентами та особами, що обізнані про діяльність один одного.
4.1.3. Попередні судові інстанції порушили приписи статей 91, 104, 209, 210 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) та не дослідили всі наявні в матеріалах справи докази, на які учасники посилаються як на підставу своїх позовних вимог та заперечень, зокрема, не надали оцінки висновку експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 01.12.2016 № 536, висновку експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29.06.2017 № 006-СІВ/17, висновку експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07.08.2018 № 1220, висновку експерта за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 14.02.2018 № 2981/18-53, висновку експерта за результатами дослідження у сфері інтелектуальної власності від 09.08.2018 № 01-07/18, які є такими, що суперечать іншим матеріалам у справі, зроблені на підставі сумнівних доказів у справі та в розумінні статті 78 ГПК України є неналежними і недостовірними.
4.1.4. Судами першої та апеляційної інстанцій неправомірно відхилені клопотання скаржника про призначення у справі повторної експертизи та повторної комісійної експертизи, оскільки зазначені висновки експертів від 01.12.2016 № 536, від 29.06.2017 № 006-СІВ/17, від 07.08.2018 № 1220, від 14.02.2018 № 2981/18-53, від 09.08.2018 № 01-07/18 суперечать іншим матеріалам у справі.
4.1.5. Місцевим судом не надано правової оцінки висновку експерта за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/20564/16 від 30.10.2018 № 6/2018 та висновку експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 28.08.2017 № 28-08/2017, а також мотивованого обґрунтування відхилення даних висновків безпосередньо в рішенні суду.
У свою чергу, суд апеляційної інстанції дійшов неправомірного висновку щодо неналежності та недопустимості зазначених висновків.
4.1.6. Судами першої та апеляційної інстанцій не надано правової оцінки звіту за результатами соціологічного опитування "Визначення рівня відомості торговельної марки "ДИАЗОЛИН" та особливості її сприйняття споживачами України", проведеного товариством з обмеженою відповідальністю "Центр соціальних технологій "Соціополіс" з 04 до 12 серпня 2018 року на замовлення ПАТ "Фармак".
4.1.7. Місцевий господарський суд в порушення статті 50 ГПК України, належним чином не дослідивши обставин справи, залучив до участі у справі ПАТ "Дарниця" в якості третьої особи, на стороні позивача, а суд апеляційної інстанції в оскаржуваній постанові не надав жодної оцінки доводам скаржника з цього приводу.
4.2 Доводи інших учасників
4.2.1. ТОВ "Фармат ЛТД" і ПАТ "Дарниця", кожен окремо, подали відзиви на касаційну скаргу, в яких зазначили про безпідставність її доводів та просили зазначені рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.
4.2.2. Відзив на касаційну скаргу від Міністерства не надходив.
5. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
5.1. Попередніми судовими інстанціями зі справи встановлено, що:
- ПАТ "Фармак" є власником знаків для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" (31.05.1993 - дата подання заявки на знак), "ІНФОРМАЦІЯ_3" (14.03.2001 - дата подання заявки на знак), "ІНФОРМАЦІЯ_4" (14.03.2001 дата подання заявки на знак) за відповідними свідоцтвами України, виданими Державною службою інтелектуальної власності України;
- у травні 2016 року у ТОВ "Фармат ЛТД" виник інтерес до провадження оптової торгівлі фармацевтичним засобом (лікарським засобом) ІНФОРМАЦІЯ_3 (мебгідролін), у зв`язку з чим 25.05.2016 він уклав з громадянином ОСОБА_3 ліцензійний договір № 2 (далі - Ліцензійний договір № 2) про передачу права користування знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 (далі - Свідоцтво № НОМЕР_1); згодом тими ж сторонами укладено ліцензійний договір від 01.11.2016 (далі - Ліцензійний договір від 01.11.2016), за яким, зокрема, позивач отримав право на використання торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом № НОМЕР_1;
- позивач зазначає також, що він є заявником лікарського засобу "ІНФОРМАЦІЯ_1", драже 50 або 100 мг, № 20 (10x2) у блістерах і отримав відповідні реєстраційні посвідчення на лікарський засіб, передбачені Законом України "Про лікарські засоби", в тому числі право на введення в цивільний обіг (продаж) зазначеного лікарського засобу під торговою назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1";
- проте, за доводами ТОВ "Фармат ЛТД", ПАТ "Фармак" не визнає та оспорює вказані права й інтереси позивача. Зокрема, ПАТ "Фармак" звернулося до Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України (далі - Управління) із запереченнями проти державної реєстрації лікарського засобу з назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1"; крім того, ПАТ "Фармак" звернулося до Солом`янського районного суду міста Києва з позовною заявою до позивача про припинення порушення прав на спірні знаки для товарів і послуг;
- за висновком експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29.06.2017 № 006-СІВ/17:
знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за Свідоцтвом № НОМЕР_2 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду станом на 31.05.1993 - дату подання заявки;
знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за зазначеним свідоцтвом є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами станом на 31.05.1993 - дату подання заявки;
знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_3" за Свідоцтвом № НОМЕР_3 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду станом на 14.03.2001 - дату подання заявки;
знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_3" за зазначеним свідоцтвом є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами станом на 14.03.2001 - дату подання заявки;
знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_4" за Свідоцтвом № НОМЕР_4 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду станом на 14.03.2001 - дату подання заявки;
знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_4" за зазначеним свідоцтвом є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами станом на 14.03.2001 - дату подання заявки;
- невідповідність оспорюваних знаків умовам надання правової охорони підтверджується п`ятьма висновками експертів (від 01.12.2016 № 536, від 29.06.2017 № 006-СІВ/17, від 07.08.2018 № 1220, від 14.02.2018 № 2981/18-53, від 09.08.2018 № 01-07/18), включаючи висновок судової експертизи. Всі висновки експертів були складені атестованими за відповідною спеціальністю експертами в галузі інтелектуальної власності в різний час та незалежно один від одного, з дотриманням вимог процесуального законодавства та законодавства про призначення і проведення судових експертиз. На вирішення всіх експертиз ставилися одні й ті ж самі питання і всі експерти дали однакові відповіді;
- ПАТ "Фармак" подано заяву про застосування наслідків спливу позовної давності;
- конкуренція у використанні позначення "ІНФОРМАЦІЯ_3" між позивачем і ПАТ "Фармак" фактично розпочалася 06.09.2016, з дати, коли позивач отримав лист ДП "Державний експертний центр МОЗ України" від 28.08.2016 № 2665/095, з якого позивач довідався про те, що ПАТ "Фармак" не визнає права позивача на реєстрацію лікарського засобу "ІНФОРМАЦІЯ_1" та оспорює право позивача на використання торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом № НОМЕР_1;
- позивач звернувся до суду в межах трирічного строку позовної давності, подавши даний позов до суду 10.11.2016;
- у матеріалах справи відсутні докази, які підтвердили б те, що ОСОБА_3 знав про існування знаків за спірними Свідоцтвами вже на дату подання заявки на знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1, а саме - 24.12.2014;
- позивач і ПАТ "Фармак" не є конкурентами на ринку фармацевтичних препаратів і, відповідно, не обізнані про діяльність один одного, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 20.09.2017, на який посилається ПАТ "Фармак", що основним видом діяльності позивача є "Оптова торгівля фармацевтичними товарами" (Код КВЕД 46.46), в той час як основним видом діяльності ПАТ "Фармак" є "Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів" (Код КВЕД 21.20);
- сама по собі можливість дізнатися про спірні свідоцтва 01.11.2012 (дата створення позивача) не свідчить про наявність порушеного права позивача станом на цю дату, оскільки ТОВ "Фармат ЛТД" одержав право використовувати (оспорювану в подальшому ПАТ "Фармак" торговельну марку) "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом № НОМЕР_1 лише в 2016 році.
5.2. Апеляційним судом зі справи додатково встановлено, що:
- висновок судової експертизи від 29.06.2017 № 006-СІВ/17 є таким, що відповідає всім формальним вимогам, встановленим законодавством про призначення та проведення судових експертиз;
- твердження ПАТ "Фармак" про те, що судовим експертом були використані джерела, датовані пізніше дати подання ПАТ "Фармак" відповідних заявок (31.05.1993, 14.03.2001, 14.03.2001) спростовуються зазначеними у висновку судового експерта даними про те, що згідно з наданими на дослідження матеріалами "ІНФОРМАЦІЯ_2" є назвою певного виду лікарського засобу, визначеного складу, що зазначено у журналах 1967- 1991 років;
- висновки експертів від 01.12.2016 № 536, від 29.06.2017 № 006-СІВ/17, від 07.08.2018 № 1220, від 14.02.2018 № 2981/18-53, від 09.08.2018 № 01-07/18 були досліджені судом першої інстанції;
- висновок експерта від 30.10.2018 № 6/2018 складено на замовлення товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Картушин Партнерз", а не ПАТ "Фармак", і тому не є належним доказом;
- висновок експертного дослідження від 28.08.2017 № 28-08/2017 не є належним доказом, оскільки складений судовим експертом Жилою Б.В. на замовлення ПАТ "Фармак" у 2017 році під час дії ГПК України (в редакції чинній до 15.12.2017), який не передбачав замовлення та подання до суду сторонами висновків експертів.