ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2020 року
м. Київ
Справа № 911/5057/15
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Львова Б.Ю. (головуючий), Бенедисюка І.М. і Булгакової І.В.,
за участю секретаря судового засідання Крапивної А.М.,
представників учасників справи:
позивача - науково-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю "Інтермаш" (далі - ТОВ "Інтермаш") - Рудакова В.К., Чернобая О.В .,
відповідача - державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" (далі - ДП "Укрспирт") - Дяченко О.Г.,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ДП "Укрспирт"
на рішення господарського суду Київської області від 03.04.2019 (суддя Христенко О.О.)
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2019 [колегія суддів: Доманська М.Л. (головуючий), судді Верховець А.А., Пантелієнко В.О.]
зі справи № 911/5057/15
за позовом ТОВ "Інтермаш" до ДП "Укрспирт" про стягнення 1 205 098,00 грн.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. ТОВ "Інтермаш" звернулося до господарського суду Київської області з позовом до ДП "Укрспирт" про стягнення 2 234 271,46 грн. заборгованості за ліцензійним договором про надання дозволу на використання винаходів та "ноу-хау" до них від 26.06.2007 № 038-2007 (далі - Ліцензійний договір) за період з 01.07.2010 до 31.12.2018 (з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог від 07.02.2019).
1.2. Позов обґрунтовано тим, що ТОВ "Інтермаш" та державне підприємство "Червонослобідський спиртовий завод" (далі - ДП "Червонослобідський спиртовий завод"), яке в подальшому реорганізовано шляхом приєднання до ДП "Укрспирт", уклали Ліцензійний договір, на виконання умов якого ТОВ "Інтермаш" надав ДП "Червонослобідський спиртовий завод" невиключну ліцензію на використання винаходів, що охороняються патентами, а також зв`язані між ними "ноу-хау", які забезпечують придатність винаходів до промислового використання, однак ДП "Укрспирт" як правонаступник ДП "Червонослобідський спиртовий завод" не виконує своїх зобов`язань за договором в частині оплати роялті, продовжуючи при цьому користуватись винаходами ТОВ "Інтермаш", у зв`язку з чим має заборгованість, яка підлягає стягненню в судовому порядку.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням господарського суду Київської області від 03.04.2019, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2019, позов задоволено частково: стягнуто з ДП "Укрспирт" на користь ТОВ "Інтермаш" 1 373 814,18 грн.; в задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено.
2.2. Зазначені судові рішення мотивовано тим, що наявними в матеріалах справи доказами підтверджується правонаступництво ДП "Укрспирт" прав та обов`язків ДП "Червонослобідський спиртовий завод" за Ліцензійним договором, а також підтверджується використання ДП "Укрспирт" у процесі виробництва продукції винаходів ТОВ "Інтермаш", що є підставою для сплати ліцензійних платежів. Водночас умовами Ліцензійного договору не визначено строк оплати таких платежів, у зв`язку з чим відповідно до частини другої статті 530 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) боржник повинен був виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення відповідної вимоги. За висновками судів з ДП "Укрспирт" на користь ТОВ "Інтермаш" підлягають стягненню ліцензійні платежі за період з 01.01.2011 до 01.07.2015 за претензією від 10.07.2015 № 15/021-1. Доказів того, що ТОВ "Інтермаш" зверталося до ДП "Укрспирт" з вимогою про сплату ліцензійних платежів за період з 01.07.2015 до 31.12.2018, матеріали справи не містять, а тому строк їх оплати не настав. У стягненні заборгованості з оплати ліцензійних платежів, яка утворилась станом на 31.12.2010 за вимогою від 11.01.2011 № 11/0031 на суму 67 498,00 грн., відмовлено у зв`язку з пропуском ТОВ "Інтермаш" позовної давності, про застосування якої заявлено ДП "Укрспирт" у відзиві на позовну заяву.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. ДП "Укрспирт", посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції скасувати оскаржувані судові рішення та прийняти нове рішення про відмову в позові у повному обсязі.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1. За твердженнями скаржника, суди попередніх інстанцій надали неправильну правову оцінку встановленим обставинам справи, що призвело до помилкового задоволення позовних вимог.
4.2. Так, суди не врахували обставин того, що підставою для сплати роялті є підписаний сторонами акт про обсяг реалізованої продукції за ліцензією, однак жодних актів ДП "Укрспирт" та ТОВ "Інтермаш" не підписували.
4.3. Скаржник вважає помилковими висновки судів про те, що умовами Ліцензійного договору не визначено строк оплати ліцензійних платежів, оскільки, на думку скаржника, строк та порядок їх оплати чітко визначений сторонами у пункті 6.1 Ліцензійного договору.
4.4. Зазначаючи про доведеність обставин використання ДП "Укрспирт" у процесі виробництва продукції винаходів ТОВ "Інтермаш", суди попередніх інстанцій не врахували наданий відповідачем висновок експерта від 07.03.2018 № 01-03/2018, а також проігнорували покази свідків, надані суду під час розгляду справи, якими повністю спростовується використання винаходів позивача відповідачем.
4.5. Суди попередніх інстанцій неправильно розрахували строк позовної давності за заявленими зі справи вимогами ТОВ "Інтермаш". Оскільки позивач звернувся до суду з цим позовом 19.11.2015, то вимоги, що виникли до 19.11.2012 в будь-якому разі не підлягали задоволенню у зв`язку з пропуском строку позовної давності.
5. Доводи позивача
5.1. ТОВ "Інтермаш" подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило оскаржувані рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів залишити без змін, а скаргу - без задоволення.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. 26.06.2007 ТОВ "Інтермаш" (ліцензіар) та ДП "Червонослобідський спиртовий завод" (ліцензіат) уклали Ліцензійний договір, за умовами якого ліцензіар надав ліцензіату на строк дії цього договору і за оплату, виплачену ліцензіатом, невиключну ліцензію на використання винаходів, що охороняються патентами, а також пов`язані з ними "ноу-хау", які забезпечують придатність винаходів до промислового використання. Договір є чинним з дати його підписання та укладений на строк дії патентів.
6.2. Відповідно до пункту 1.1 Ліцензійного договору винаходами вважаються: "Спосіб одержання спиртових бражок із крохмалевмісної сировини", на який видано Патент України № 35246; "Спосіб одержання спиртових бражок із крохмалевмісної сировини", на який видано Патент України № 35247; "Спосіб підготовки крохмалевмісної сировини до зброджування", на який видано Патент України № 55157. Власником патентів є ТОВ "Інтермаш".
6.3. Згідно з пунктом 2.1.1 Ліцензійного договору ліцензіар передає ліцензіату: технологічну інструкцію виробництва спиртових бражок при низькотемпературному розварюванні крохмалевмісної сировини з використанням концентрованих ферментних препаратів для умов ДП "Червонослобідський спиртовий завод" ТІ 30219014-014-2003-НТР; "ноу-хау" до Патентів України на винахід № 35246, 35247 "Підготовка крохмалевмісної сировини до термоферментативної обробки термостабільними ферментними препаратами селективної дії до декстринів та олігоцукрів з отриманням розрідженого сусла"; "ноу-хау" до Патенту України на винахід № 55157 "Гідроліз розрідженого сусла з зернової сировини ферментними препаратами селективної дії до зброджуваних цукрів і здійснення процесу дріжджогенерування та спиртового бродіння".
6.4. За приписами пунктів 3.1.1-3.1.3 Ліцензійного договору ліцензіар надає ліцензіату право: використовувати винахід та "ноу-хау" (виробляти продукцію) тільки на підприємстві ліцензіата; реалізовувати продукцію без обмежень на території країни; використовувати винахід та "ноу-хау" з дати укладення цього договору і на термін його дії.
6.5. Ліцензійні платежі виплачуються в формі роялті, розмір і порядок оплати яких визначаються додатковим погодженням сторін, які додаються до цього договору (пункт 4.1 Ліцензійного договору).
6.6. Пунктом 6.1 Ліцензійного договору передбачено, що ліцензіат зобов`язується протягом 10 днів після закінчення звітного періоду надати ліцензіару акт про використання об`єкта права інтелектуальної власності за узгодженою формою (додаток до Ліцензійного договору), в якому вказується обсяг реалізованої продукції за ліцензією та сума платежів роялті. Підписаний ліцензіатом та ліцензіаром акт є підставою для взаєморозрахунків між ними. Ненадання або несвоєчасне надання акта з боку ліцензіата розглядається ліцензіаром як припинення використання об`єкта права інтелектуальної власності за ліцензійною угодою.
6.7. 26.06.2007 ліцензіар та ліцензіат підписали протокол № 1 про розміри ліцензійних платежів (додаток № 1 до Ліцензійного договору), відповідно до якого розмір роялті встановлюється залежно від економічного ефекту (додаткового прибутку, отриманого при використанні корисної моделі і винаходів та пов`язаних з ними "ноу-хау") і сплачується з 26.06.2007. Додатковий прибуток розраховується за кожний звітний період, один екземпляр розрахунку надсилається ліцензіару. Ліцензіат сплачує ліцензіару у вигляді роялті частину прибутку за ліцензійним договором в розмірі 0,316 грн. за 1 декалітр реалізованої у звітному періоді продукції. Друга частина прибутку за цим ліцензійним договором залишається у ліцензіата як додатковий прибуток підприємства. Зміна розміру платежів роялті здійснюється за письмовою згодою сторін і визначається в окремих протоколах, які є невід`ємною частиною цього договору.
6.8. За актом від 26.06.2007 № 1 ліцензіар передав ліцензіату об`єкт права інтелектуальної власності у складі: технологічна інструкція виробництва спиртових бражок при низькотемпературному розварюванні крохмалевмісної сировини з використанням концентрованих ферментних препаратів для умов ДП "Червонослобідський спиртовий завод" ТІ 30219014-014-2003-НТР; "ноу-хау" до Патентів України на винахід № 35246, 35247 "Підготовка крохмалевмісної сировини до термоферментативної обробки термостабільними ферментними препаратами селективної дії до декстринів та олігоцукрів з отриманням розрідженого сусла"; "ноу-хау" до Патенту України на винахід № 55157 "Гідроліз розрідженого сусла з зернової сировини ферментними препаратами селективної дії до зброджуваних цукрів і здійснення процесу дріжджогенерування та спиртового бродіння".
6.9. Відповідно до виписок з Державного реєстру патентів України на винаходи від 19.01.2016 № 715, 716 Патенти України на винаходи № 35246, 35247 є діючими, їх чинність підтримана власником патенту до 09.09.2019. Чинність Патенту України на винахід № 55157 підтримувалась до 09.07.2012, що підтверджується випискою з Державного реєстру патентів України на винаходи від 19.01.2016 № 717. Надалі власник Патенту України № 55157 прийняв рішення про припинення дії патенту.
6.10. У зв`язку з цим 22.01.2010 ліцензіар та ліцензіат уклали додаткову угоду до Ліцензійного договору, якою пункт 1.1 Ліцензійного договору викладено в такій редакції: "винахід - "Спосіб одержання спиртових бражок із крохмалевмісної сировини", на який видано Патент України № 35246, власником якого є ТОВ "Інтермаш"; винахід - "Спосіб одержання спиртових бражок із крохмалевмісної сировини", на який видано Патент України № 35247, власником якого є ТОВ "Інтермаш". Крім того, зазначеною додатковою угодою з пункту 2.1.1 Ліцензійного договору виключено останній абзац.
6.11. В результаті реорганізації шляхом приєднання ДП "Червонослобідський спиртовий завод" до ДП "Укрспирт" останнє стало правонаступником його прав та обов`язків за Ліцензійним договором. 10.01.2014 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснено державну реєстрацію припинення юридичної особи - ДП "Червонослобідський спиртовий завод".
6.12. 11.01.2011 ТОВ "Інтермаш" звернулося до ДП "Червонослобідський спиртовий завод" з листом-вимогою № 11/0031, в якому просило погасити наявну заборгованість за Ліцензійним договором на суму 67 498,00 грн. У листі-відповіді від 09.02.2011 № 7 ДП "Червонослобідський спиртовий завод" повідомило ТОВ "Інтермаш" про передачу зазначеної заборгованості за Ліцензійним договором на баланс правонаступника - ДП "Укрспирт" відповідно до передавального акта від 04.01.2011 № 3.
6.13. 10.07.2015 ТОВ "Інтермаш" звернулося до ДП "Укрспирт" з претензією від 10.07.2015 № 15/021-1 про сплату роялті за використання об`єктів інтелектуальної власності за Ліцензійним договором за період з 01.01.2011 по 01.07.2015, яка залишена останнім без задоволення (докази отримання претензії наявні в матеріалах справи).
7. ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
7.1. ЦК України:
стаття 256:
- позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу;
стаття 257:
- загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки;
частина перша статті 261:
- перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила;
стаття 262:
- заміна сторін у зобов`язанні не змінює порядку обчислення та перебігу позовної давності;
частини третя - п`ята статті 267:
- позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення;
- сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові;
- якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право підлягає захисту;
пункти 1, 2 частини другої статті 11:
- підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: договори та інші правочини; створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності;
частина перша статті 462:
- набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом;
стаття 464:
- майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: 1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом;
- майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом;
стаття 525:
- одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом;
частина перша статті 526:
- зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться;
стаття 530:
- якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події;
- якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства;
пункт другий частини першої статті 1107:
- розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється, зокрема на підставі ліцензійного договору;
частини перша, третя статті 1109:
- за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону;
- у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об`єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об`єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об`єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір;
частини перша, третя статті 1110:
- ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об`єкт права інтелектуальної власності;
- у разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об`єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п`ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п`ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.
7.2. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі":
частини друга, сьома, восьма статті 28:
- патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй;
- власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом;
- договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.
7.3. Господарський процесуальний кодекс України (далі - ГПК України):
частина перша статті 74:
- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень;
стаття 76:
- належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування;
- предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення;
частина перша статті 86:
- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів;
частина перша статті 87: