Постанова
Іменем України
04 листопада 2019 року
м. Київ
справа № 760/6508/16-ц
провадження № 61-21899св18
Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду:
Зайцева А. Ю. (суддя-доповідач), Коротенка Є. В., Курило В. П.,
учасники справи:
позивач - ОСОБА_1,
відповідачі: ОСОБА_2, Державна служба інтелектуальної власності України,
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним патенту та зобов`язання вчинити певні дії,
за касаційною скаргою представника ОСОБА_2 - адвоката Барабаша Олексія Володимировича на рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 17 березня 2017 року у складі Оксюти Т. Г. та ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 21 червня 2017 року у складі колегії суддів: Саліхова В. В., Лапчевської О. Ф., Левенця Б. Б.,
ВСТАНОВИВ:
1. Описова частина
Короткий зміст позовних вимог
У квітні 2016 року ОСОБА_1 звернувся до суду з указаним позовом та просив: визнати повністю недійсним патент України від 27 жовтня 2014 року НОМЕР_3 на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрований на ім`я ОСОБА_2 ; зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - ДСІВ) внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі про визнання повністю недійсним зазначеного патенту та здійснити про це публікацію у офіційному бюлетені "Промислова власність"; вирішити питання про розподіл судових витрат.
Обґрунтовуючи позовні вимоги, ОСОБА_1 посилався на те, що 27 жовтня 2014 року в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 20 на підставі заявки № u 2014 09092 від 13 серпня 2014 року зареєстрованої на ім`я ОСОБА_2, ДСІВ видала патент України на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1" за НОМЕР_3. 10 лютого 2016 року за ним зареєстрований патент України на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_2" № НОМЕР_1, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі, згідно із заявкою від 09 грудня 2015 року № u 2015 12213. У висновку експертизи щодо умов патентоздатності від 25 лютого 2016 року, проведеної Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" корисної моделі "ІНФОРМАЦІЯ_1" за номером № НОМЕР_2 було перевірено формули корисної моделі з врахуванням опису корисної моделі на відповідність вимог частин четвертої, сьомої, восьмої статті 12 Закону України "Про охорону прав на винахід і корисну модель" та встановлено, що запатентована корисна модель за пунктами 1-11 формула корисної моделі не відповідає вимогам частини восьмої статті 12 Закону України "Про охорону прав на винахід і корисну модель", а саме за пунктами 1-11 формули не є новою. Патент на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_2" № НОМЕР_1, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10 лютого 2016 року, пізніше від патенту України на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1" за № НОМЕР_2, який зареєстрований 27 жовтня 2014 року. Однак, останній не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї частиною другою статті 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Формули корисної моделі "ІНФОРМАЦІЯ_1" за № НОМЕР_2 не відповідають критеріям патентоздатності "новизна". У зв`язку з відсутністю новизни корисної моделі "ІНФОРМАЦІЯ_1" за НОМЕР_3, дана корисна модель, на думку позивача, є непатентоздатною та підлягає визнанню недійсною.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції
Солом`янський районний суд міста Києва рішенням від 17 березня 2017 року позов задовольнив. Визнав недійсним повністю патент України від 27 жовтня 2014 року НОМЕР_3 на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1", власником якого є ОСОБА_2 Зобов`язав ДСІВ внести до Державного реєстру патентів України на корисні моделі відомості про визнання недійсним патенту України від 27 жовтня 2014 року НОМЕР_3 на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1", власником якого є ОСОБА_2 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". Вирішив питання про розподіл судових витрат.
Мотивував рішення суд першої інстанції тим, що корисна модель за патентом України від 27 жовтня 2014 року НОМЕР_3 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки №u 201409092 (13 серпня 2014 року) щонайменше з опису до патенту США на винахід від 14 вересня 1993 року НОМЕР_4, а ОСОБА_2 як власник патенту НОМЕР_3 на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1" отримав право на спірний патент, що не є новими. Крім того зазначив, що під час проведення патентним відомством України експертизи заявки корисної моделі відповідно до статті 16 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", не здійснювалася кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) на відповідність заявленого на реєстрацію в якості корисної моделі об`єкта умовам патентоспроможності, зокрема "новизні".
Короткий зміст рішення суду апеляційної інстанції
Апеляційний суд міста Києва ухвалою від 21 червня 2017 року рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 17 березня 2017 року залишив без змін.
Мотивував судове рішення апеляційний суд тим, що висновки місцевого суду по суті вирішеного спору є правильними, підтверджуються наявними у справі доказами, яким суд дав належну правову оцінку. Доводи апеляційної скарги не спростовують цих висновків і не свідчать про порушення судом норм матеріального та процесуального права. При цьому суд виходив з того, що відповідач не довів, що корисна модель за патентом України від 27 жовтня 2014 року НОМЕР_3 є новою та промислово придатною.
Короткий зміст касаційної скарги та її узагальнені аргументи, позиції інших учасників справи
У липні 2017 року представник ОСОБА_2 - адвокат Барабаш О. В. подав до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ касаційну скаргу, в якій, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просив скасувати рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 17 березня 2017 року та ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 21 червня 2017 рокуі передати справу на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.
Касаційна скарга мотивована неврахуванням судами того, що факт існування патенту ОСОБА_2 жодним чином не порушує прав чи інтересів ОСОБА_1, а останнім не доведено порушення таких прав чи інтересів. Суд першої інстанції, не повідомивши про дату судового засідання позбавив його права на участь в судовому засіданні і права надати докази на спростування обставин, викладених позивачем у позові, а також поставити свої питання при призначенні судової експертизи. При цьому апеляційним судом було безпідставно відмовлено в задоволенні клопотання про призначення повторної експертизи. Висновок експерта від 25 лютого 2016 року, на яку посилалися суди, є помилковим, так як експерт досліджуючи протиставлений опис патенту НОМЕР_4 посилався на переклад його опису, однак у вказаному перекладі містяться застереження про те, що він є комп`ютерним і неможливо гарантувати його автентичність. Висновок експерта від 13 лютого 2017 року № 1102 не відповідає Методиці проведення судової експертизи, пов`язаної з винаходами та корисними моделями, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2009 року, реєстраційний код 13.3.01, оскільки не містить, ні дослідження ознак корисної моделі, ні їх порівняння з ознаками господарської діяльності. Крім того висновок експерта ґрунтується лише на висновку іншого експерта, що викликає сумніви у його правильності.
У листопаді 2017 року представник ОСОБА_1 - ОСОБА_3 подала заперечення на касаційну скаргу, в якому просила її відхилити, а оскаржувані судові рішення - залишити без змін, посилаючись на те, що ці судові рішення є законними і обґрунтованими. Висновок експерта від 25 лютого 2016 року наданий відповідно до Закону України "Про судову експертизу" атестованим судовим експертом, який має кваліфікацію та внесений до реєстру атестованих судових експертів. Вказаним висновком встановлено відсутність новизни корисної моделі "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом НОМЕР_3, а тому вона є непатентоздатною.
Рух справи в суді касаційної інстанції
Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 20 жовтня 2017 року відкрито касаційне провадження у цій справі та витребувано її матеріали із суду першої інстанції.
Статтею 388 Цивільного процесуального кодексу України в редакції Закону України № 2147-VІІІ від 03 жовтня 2017 року "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", що набув чинності 15 грудня 2017 року (далі - ЦПК України), визначено, що судом касаційної інстанції у цивільних справах є Верховний Суд.
Відповідно до підпункту 4 пункту 1 розділу XIII "Перехідні положення" ЦПК України касаційні скарги (подання) на судові рішення у цивільних справах, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, передаються до Касаційного цивільного суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.
27 квітня 2018 року справу № 760/6508/16-ц Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ передано до Верховного Суду.
Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10 червня 2019 року справу призначено судді-доповідачеві Зайцеву А. Ю.
Фактичні обставини справи
Судами встановлено, що 27 жовтня 2014 року в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 20, на підставі заявки № u 2014 09092 від 13 серпня 2014 року зареєстрованої на ім`я ОСОБА_2, ДСІВ видала патент України на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1" за НОМЕР_3.
10 лютого 2016 року за ОСОБА_1 зареєстрований патент України на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_2" № НОМЕР_1, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі, згідно із заявкою від 09 грудня 2015 року № u 2015 12213.
Згідно з висновком експертизи щодо умов патентоздатності від 25 лютого 2016 року, проведеного Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності", корисної моделі "ІНФОРМАЦІЯ_1" за номером № НОМЕР_2, було перевірено формули корисної моделі з врахуванням опису корисної моделі на відповідність вимог частин четвертої, сьомої, восьмої статті 12 Закону України "Про охорону прав на винахід і корисну модель" та встановлено, що запатентована корисна модель за пунктами 1-11 формула корисної моделі не відповідає вимогам частини восьмої статті 12 Закону України "Про охорону прав на винахід і корисну модель", а саме за пунктами 1-11 формули не є новою.
У висновку експерта від 13 лютого 2017 року № 1102 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складеного судовим експертом Дорошенком О. Ф. зазначено, що сукупність ознак формули корисної моделі за патентом України від 27 жовтня 2014 року НОМЕР_3 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки № u 201409092 (13 серпня 2014 року) щонайменше з опису до патенту США на винахід від 14 вересня 1993 року US 5244316.
2. Мотивувальна частина
Позиція Верховного Суду
Згідно з частиною другою статті 389 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
Відповідно до частини першої статті 400 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.