ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2019 року
м. Київ
Справа № 910/5438/17
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Малашенкової Т.М. (головуючий), Булгакової І.В., Колос І.Б.,
за участю секретаря судового засідання Чупрій А.П.,
представників учасників справи:
позивача - публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій Колан" (далі - ПАТ " Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій Колан", Позивач, скаржник) - Охромєєва Ю.Г. (адвокат, посв. від 26.07.2018 № ЯВ 6142), Барабаша О.В. (адвокат, посв. від 24.12.2015 № 5557/10),
відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Авто-Оптимал" (далі - ТОВ "Авто-Оптимал", Відповідач) - Жухевича О.В. (адвокат, посв. від 22.06.2011 № 4573/10),
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ПАТ " Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій Колан"
на рішення господарського суду міста Києва від 20.06.2018 (головуючий - суддя Зеленіна Н.І.) та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.07.2019 (головуючий - суддя Остапенко О.М., судді Грек Б.М., Отрюх Б.В.),
зі справи № 910/5438/17
за позовом ПАТ " Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій Колан"
до ТОВ "Авто-Оптимал",
про припинення порушення прав інтелектуальної власності.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. ПАТ „Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого технічного обладнання і нових технологій Колан" звернулось до господарського суду міста Києва з позовною заявою до ТОВ „Авто-Оптимал" про припинення порушення прав інтелектуальної власності.
1.1.2. Позовні вимоги з посиланням на приписи статей 3, 8, 16, 463-465 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статей 1, 6, 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" від 15.12.1993 № 3687-ХІІ (далі - Закон № 3687-ХІІ) мотивовано тим, що Відповідачем реалізується масляний фільтр "M FILTER" TF23, однак, при його заміні використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід від 10.07.2007 НОМЕР_1, або ознака еквівалентна їй, у зв`язку з чим Позивач просить суд заборонити Відповідачу здійснювати продаж масляного фільтру "M FILTER" TF23.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням господарського суду міста Києва від 20.06.2018, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 11.07.2019, у задоволенні позовних вимог відмовлено.
2.1.1. Прийняті зі справи судові рішення з посиланням на приписи статей 15, 16, 418, 420, 424, 426, 1108, 1109 ЦК України, статей 6, 28 Закону № 3687-ХІІ та статей 77, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) мотивовано недоведеністю Позивачем належними та допустимими доказами порушення його права Відповідачем.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. ПАТ „Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого технічного обладнання і нових технологій Колан", посилаючись на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати, прийняти нову постанову, якою задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1. Місцевим та апеляційним господарськими судами:
4.1.1. неправильно застосовано норми матеріального права, а саме статті 6, 28 Закону № 3687-ХІІ;
4.1.2. не враховано той факт, що автомобільний фільтр "M FILTER" TF23 для використання для автобусів "Богдан" чітко обмежений сферою застосування такого пристрою, тобто Відповідач, пропонуючи до продажу та продаючи дані фільтри, пропонує винахід за патентом України НОМЕР_1 для застосування і таким чином використовує цей винахід Позивача без його дозволу;
4.1.3. не враховано правову позицію, викладену у постанові Вищого господарського суду України від 21.07.2011 у справі № 5/147-10(9/346/08).
5. Позиція інших учасників справи
5.1. У відзиві на касаційну скаргу ТОВ „Авто-Оптимал" заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх незаконність та необґрунтованість, і просить скаргу залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. ПАТ „Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого технічного обладнання і нових технологій Колан" отримав дозвіл (невиключну ліцензію) на використання винаходу „ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України від 10.07.2007 НОМЕР_1 на підставі укладеного з ОСОБА_2, який є власником даного патенту, ліцензійного договору від 11.11.2011 № 1, строком дії до 11.11.2017 (з урахуванням Додаткової угоди від 03.11.2014 № 2).
6.2. 07.07.2015 ОСОБА_2 (ліцензіар) та ПАТ „Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого технічного обладнання і нових технологій Колан" (ліцензіат) укладено ліцензійний договір № 1, відповідно до умов якого ліцензіар надає ліцензіату дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (невиключну ліцензію) з правом укладати субліцензії, на умовах, передбачених цим договором (пункт 1.1).
6.3. Під об`єктом права інтелектуальної власності в тексті даного договору сторони мають на увазі винахід, який охороняється патентом України № НОМЕР_1 - „ІНФОРМАЦІЯ_1", який використовується в автоматичному режимі при використанні масляних фільтрів, які містять, принаймні, основний фільтруючий елемент і фільтруючий елемент перепускного клапану (пункт 1.2 Договору).
6.4. Згідно пункту 2.2.1 Договору, територія використання об`єкта права інтелектуальної власності - територія України.
6.5. Строк використання об`єкта права інтелектуальної власності ліцензіатом - з 07.07.2015 і до закінчення дії патенту України № НОМЕР_1 - „ІНФОРМАЦІЯ_1" (пункт 2.3.1 Договору).
6.6. Згідно пункту 5.1 Ліцензійного договору, ліцензіат, як представник ліцензіара, має право звернення до суду за захистом його прав та інтересу шляхом подачі позову від свого імені проти осіб, які прямо або непрямо (опосередковано): а) порушили, б) не визнають, в) оскаржують права власника патенту України № НОМЕР_1, г) своїми діями (діяльністю) створюють загрозу порушення виключним майновим правам власника патенту України НОМЕР_1 вимагати лише припинення протиправних дій, у тому числі тих, що створюють загрозу, або припинення протиправних дій, у тому числі тих, що створюють загрозу, та відшкодування власнику патенту заподіяних збитків.
6.7. Судами встановлено, що відповідний патент на винахід видано строком на 20 років з моменту подання заявки (13.07.2004), тобто до 13.07.2024.
6.8. З урахуванням наведеного суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що Позивач набув права звертатися до суду із відповідними позовами в інтересах ліцензіара.
6.9. Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.06.2017 призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства „Інформаційні судові системи".
На вирішення судового експерта поставлено такі питання:
1. чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід НОМЕР_1 від 10.07.2007, або ознака еквівалентна їй, при заміні масляного фільтру „MFILTER" TF23, відповідно до Інструкції „Богдан А-064 / А-091 / А-09201 / А-09202 / А- 09211 / А-09212 / А-092КВ і А-92 Н / А-30141 / А-301.71/ А-301.72 / С-09211 / А-092 / А-0921, Дизельные двигатели: 4.4/4.6/4.8 л. Руководство по ремонту и эксплуатации. Каталог деталей и сборочных единиц. Цветные электросхемы. - Д.: Издательство Монолит, 2009"?
2. чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід НОМЕР_1 від 10.07.2007, або ознака еквівалентна їй, у конструкції масляного фільтру „MFILTER" TF23?
6.10. За результатом проведеного дослідження судовим експертом Матвієнко С.А. складено висновок від 05.10.2017 №001-МСА/17, згідно з яким встановлено таке:
1. в процесі заміні масляних фільтрів на двигунах автомобілей Богдан відповідно до Інструкції „Богдан А-064/А-091/А-09201/А-09202/ А- 09211/ А-09212/ А-092КВ і А-92Н / А-301.41/ А-301.71/ А-301.72/ А-301.41/ С-09211/ А-092/ А-0921.Дизельные двигатели:4.4/4.6/4.8 л. Руководство по ремонту и эксплуатации. Каталог деталей и сборочных единиц. Цветные электросхемы. - Д.: Издательство Монолит, 2009" не використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід НОМЕР_1 від 10.07.2007 року або ознаку еквівалентну їй;
2. кожна ознака що, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід НОМЕР_1 від 10.07.2007 або ознаку еквівалентну їй, не використана у конструкції масляного фільтру „MFILTER" TF23.
6.11. З урахуванням заперечень Позивача щодо необґрунтованості та неповноти висновку судового експерта №001-МСА/17 від 05.10.2017, ухвалою господарського суду міста Києва від 06.12.2017 у справі призначено повторну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.
На вирішення судового експерта поставлено ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі.
6.12. За результатом проведеного дослідження судовим експертом Чабанець Т.М. складено висновок від 29.01.2018 №281/17, згідно з яким встановлено таке:
1. кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід НОМЕР_1 від 10.07.2007, або ознака еквівалентна їй, використана при заміні масляного фільтру „MFILTER" ТF23, відповідно до - Інструкції „БОГДАН А-064 / А-091 / А- 09201 / А-09202 / А-09211 / А-09212 / А-092КВ / А-92 Н / А-30141 / А-301.71 А-301.72 / С-09211 / А-092/ А-0921. Модели с дизельными двигателями: 4.4 л. Isuzu 4HF / 4.6 л. Isuzu 4HG / 4.8 л. Isuzu 4НЕ. РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ. ЦВЕТНЫЕ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ. - Д. : Издательство Монолит. 2009";
2. у конструкції масляного фільтру „MFILTER" TF23, не використано кожну ознаку винаходу „ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України від 10.07.2007 НОМЕР_1.
6.13. У свою чергу Відповідачем надано до суду висновок судового експерта Дорошенка О.Ф. від 28.02.2018 № 1195, яким встановлено таке:
1. при заміні масляного фільтру „MFILTER" TF23, відповідно до Інструкції „БОГДАН А-064 / А-091 / А-09201 / А-09202 / А-09211 / А-09212 / А-092КВ / А-92 Н / А-30141 / А-301.71 / А-301.72 / С-09211 / А-092/ А-0921. Модели с дизельными двигателями: 4.4 л. Isuzu 4HF / 4.6 л. Isuzu 4HG / 4.8 л. Isuzu 4 НЕ. РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ. ЦВЕТНЫЕ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ. - Д. : Издательство Монолит, 2009", не використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід НОМЕР_1 від 10.07.2007, або ознака еквівалентна їй.
2. у конструкції масляного фільтру „MFILTER" TF23 не використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід від 10.07.2007 НОМЕР_1, або ознака, еквівалентна їй.
6.14. Ухвалою від 01.11.2018 судом апеляційної інстанції призначено у даній справі повторну експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
На вирішення судового експерта поставлено ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі.
6.15. За результатом проведеного дослідження судовим експертом Струком І.О. складено висновок від 18.03.2019 №133, згідно з яким:
1. у процесі заміні масляного фільтру „MFILTER" TF23 на двигуні автомобіля Богдан відповідно до Інструкції „Богдан А-064 / А-091 / А-09201 / А-09202 / А-09211 / А-09212 / А-092КВ / А-92 Н / А-30141 / А-301.71 / А-301.72 / С-09211 / А-092/ А-0921, Дизельные двигатели: 4.4/4.6/4.8 л. Руководство по ремонту и эксплуатации. Каталог деталей и сборочных единиц. Цветные электросхемы. - Д.: Издательство Монолит, 2009", використано кожну ознаку незалежного пункту формули винаходу „ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України від 10.07.2007 НОМЕР_1.
2. у конструкції масляного фільтру „MFILTER" TF23 не використано кожну ознаку винаходу „ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України на винахід від 10.07.2007 НОМЕР_1.
7. ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
7.1. Закон № 3687-ХІІ:
частини перша та друга статті 6:
- правова охорона надається винаходу, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності;
- об`єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу;
частини перша, друга, п`ята, сьома статті 28:
- права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу;
- патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;
Використанням винаходу (корисної моделі) визнається, зокрема:
виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;
застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.
Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.
Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:
продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;
існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.
В такому разі обов`язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.
- патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом;
- власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом;
7.2. ЦК України:
частина перша статті 15:
- кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання;
частина перша статті 16:
- кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу;
стаття 418:
- право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом;
- право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом;