ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2019 року
м. Київ
Справа № 910/20650/17
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Малашенкової Т.М. (головуючий), Бенедисюка І.М., Колос І.Б.,
за участю секретаря судового засідання Чупрій А.П.,
представників учасників справи:
позивача - компанії Новартіс АГ (Novartis AG), Швейцарія (далі - Компанія, Позивач, скаржник) - Сопільняк О.Ю. (адвокат, посв. від 05.09.2018 № 6901/10), Казанкіної А.Ю. (адвокат, посв. від 26.072011 № 4615),
відповідачів :
1) товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" (далі - ТОВ "ФГ "Здоров`я", Відповідач-1) - Плесюк Н.С. (адвокат, посв. від 10.12.2008 № 1620),
2) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (перейменоване з Міністерства екологічного розвитку і торгівлі України) (далі - Міністерство, Відповідач-2) - Ресенчука В. М. (представник, довір. Від 17.09.2019 № 2434-03/548)
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Компанії
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 (головуючий - суддя Сотніков С.В., судді Отрюх Б.В., Верховець А.А.),
зі справи № 910/20650/17
за позовом Компанії
до ТОВ "ФГ "Здоров`я", Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,
про визнання недійсним свідоцтва та зобов`язання вчинити дії.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Компанія звернулась до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "ФГ "Здоров`я" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знаки для товарів і послуг відносно всіх товарів 05 класу МКТП для яких знак було зареєстровано; зобов`язання Міністерства внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
1.2. Позовні вимоги з посиланням на приписи статті 499 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" мотивовано тим, що оспорюване свідоцтво не відповідає умовам надання правової охорони та зареєстроване з порушенням прав позивача на знаки, захищені Свідоцтвами України № НОМЕР_2 та №191155.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням господарського суду міста Києва від 19.07.2018 позов задоволено повністю; визнано недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 11.09.2017 №231740, зареєстроване за ТОВ "ФГ "Здоров`я", відносно всіх товарів 05 класу МКТП; зобов`язано Міністерство внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг від 11.09.2017 № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; стягнуто з відповідача на користь позивача 3200 грн судового збору.
2.1.1. Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції дійшов висновку, що зареєстрований на ім`я відповідача-1 знак для товарів і послуг згідно з свідоцтвом № НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки він є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками позивача для таких самих товарів та є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.
2.2. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 скасовано рішення господарського суду міста Києва від 19.07.2018 та ухвалено нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позовних вимог.
2.2.1. Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що позивачем не надано достатніх та беззаперечних доказів на підтвердження тих обставин, що зареєстрований за свідоцтвом України №231740 знак може бути оманливими або таким, що може призвести до введення в оману щодо особи виробника товарів, тобто стосовно Компанії.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. Компанія, посилаючись на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції постанову суду апеляційної інстанції скасувати та залишити без змін рішення суду першої інстанції.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1. Апеляційним господарським судом:
4.1.1. порушено вимоги статті 236 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) щодо законності та обґрунтованості рішення, зокрема судом не надано оцінки висновку експертів від 19.06.2019 № 1273, який долучено до матеріалів справи за клопотанням позивача;
4.1.2. порушено вимоги статті 86 ГПК України, а саме покладено в основу постанови лише висновок експертів № 047/19 та не спростовано доводи скаржника щодо неналежності висновку як доказу у справі, а також суперечності його іншим доказам, наявним у матеріалах справи;
4.1.3. не надано належної правової оцінки висновку експерта № 132 як доказу у справі;
4.1.4. не застосовано норми матеріального права, які підлягали застосуванню до даних правовідносин, а саме пункту 4.3.2.5. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116;
5. Позиція інших учасників справи
5.1. У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "ФГ "Здоров`я" заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх незаконність та необґрунтованість, і просить скаргу залишити без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції - без змін.
Відповідач-1 зазначає, що всі питання, які належать до предмету доказування у даній справі, а саме питання відповідності знаку для товарів і послуг "Екзо-дерм" за оспорюваним свідоцтвом умовам надання правової охорони є вирішеними та містяться у висновку експертів № 049/19.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. Компанія є власником знаків для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ", захищеного свідоцтвом України від 26.04.2011 №138108 для товарів 05 класу МКТП (дата подання заявки - 12.04.2010), та знака для товарів і послуг "EXODERIL", захищеного Свідоцтвом України від 25.09.2014 №191155 для товарів 03, 10 класів МКТП (дата подання заявки - 14.06.2013).
6.2. За ТОВ "ФГ "Здоров`я" зареєстровано знак для товарів і послуг "Екзо-Дерм" (у вигляді графічних зображень) згідно з Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 11.09.2017 (заявка від 17.08.2016.2012 № m201617849; знак зареєстровано для товарів 05 класу МКТП).
6.3. За твердженням Компанії, спірний знак не відповідає умовам надання правової охорони та має бути судом визнаний недійсним, оскільки:
- є схожим настільки, що його можна сплутати, із знаками позивача ("ЕКЗОДЕРИЛ", "EXODERIL");
- може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги, відносно Компанії;
- товари, для яких зареєстрований спірний знак, є спорідненими з товарами, для яких зареєстровані знаки позивача.
6.4. Для встановлення відповідності спірного знаку умовам надання правової охорони ухвалою господарського суду міста Києва від 06.02.2018 призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_4
6.5. Експертом у висновку № 132 від 02.04.2018 встановлено таке:
- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3;
- всі товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, є такими самими або спорідненими із товарами, для яких були раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_4;
- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману стосовно особи, яка виробляє вказані у свідоцтві товару 05 класу МКТП.
6.6. Проаналізувавши висновок експерта від 02.04.2018 № 132, суд першої інстанції дійшов висновку про його обґрунтованість та узгодженість із іншими матеріалами справи та чинним законодавством України. Суд визнав даний висновок експерта належним і допустимим доказом у справі, який заслуговує на увагу господарського суду у якості важливого доказу у справі у сукупності із іншими зібраними у справі доказами.
6.7. Суд першої інстанції також відзначив, що зареєстрований на ім`я відповідача-1 знак для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки він є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками позивача для таких самих товарів та є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.
Таким чином, враховуючи той факт, що позначення яке міститься на товарах виробництва відповідача-1, є схожим до ступеня змішування із об`єктами інтелектуальної власності позивача, виготовлення, зберігання, пропонування до продажу (рекламування), продаж, таких товарів без відповідного дозволу позивача, кваліфікується як порушення прав інтелектуальної власності позивача.
6.8. Погоджуючись з доводами ТОВ "ФГ "Здоров`я", викладеними в апеляційній скарзі щодо недодерження судовим експертом вимог методики проведення експертиз, суд апеляційної інстанції призначив повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.
6.9. За результатами повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності складено висновок від 24.04.2019 №047/19, яким встановлено таке:
- товари для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є спорідненими з товарами для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2. Товари для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є спорідненими з товарами для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4;
- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_4;
- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги.
6.10. Проаналізувавши висновок експертів від 24.04.2019 № 047/19, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про його обґрунтованість та узгодженість із іншими матеріалами справи та чинним законодавством України.
Апеляційним господарським судом встановлено, що повторна комісійна судова експертиза у сфері інтелектуальної власності проведена відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, а висновок експертів від 24.04.2019 № 047/19 відповідає вимогам ГПК України, заслуговує на увагу суду і не викликає сумніву у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експертів, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані позивачем жодними іншими належними і допустимими доказами у справі.
6.11. Колегія суддів також встановила, що за висновком повторної комісійної судової експертизи № 047/19 від 24.04.2019 встановлено відсутність ознак (критеріїв) для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №231740, передбачені абзацом 5 пункту 2 статті 6 та абзацом 2 пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".
7. ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
7.1. ЦК України:
частина перша статті 418:
- право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом;
частина перша статті 420:
- до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг);
стаття 422:
- право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором;
стаття 492:
- торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів;
частина перша статті 494:
- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом;
стаття 499:
- права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.
7.2. Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
стаття 1:
- знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;
пункти 1, 4 статті 5:
- правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг;
абзац п`ятий пункту 2 статті 6:
- згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
абзац другий пункту 3 статті 6:
- не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
пункт 5 статті 16:
- свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати;
підпункт "а" пункту 1 статті 19:
- свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;
7.3. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116:
пункт 4.3.1.9:
- до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача;
7.4. ГПК України
частина перша, третя статті 13:
- судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін;
- кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом;