ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2019 року
м. Київ
Справа № 910/12685/17
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Колос І.Б., Малашенкової Т.М.,
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача - Белокрицького А.О.,
відповідача-1 - Курячого О.П.,
відповідача-2 - не з`явився,
третьої особи - не з`явився,
розглянув касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Овента"
на рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018
постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.06.2019
у справі № 910/12685/17
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Овента"
до: Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм",
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - товариство з обмеженою відповідальністю "Тубний завод",
про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Стислий виклад позовних вимог
1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Овента" (далі - ТОВ "Овента") звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" (далі - ПРАТ "ЕОФ "Креома-Фарм") та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) про визнання Свідоцтва України № 217234 на знак товарів і послуг недійсним "Энтеросгель" для товарів 16 та 20 класу класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);
про зобов`язання Міністерства внести відомості про визнання зазначеного свідоцтва недійсним до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному виданні.
2. Позивач зазначає, що свідоцтво України № 217234 необхідно визнати недійсним з підстав, передбачених абзацом п`ятим пункту 2 статті 6 Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689-XII).
Зазначена торговельна марка є оманливими або такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме: щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Тубний завод" (далі - ТОВ "Тубний завод"), який виробляє товари однорідні або споріднені товари під позначенням "Энтеросгель" .
Стислий виклад судових рішень
3. Рішенням Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 (суддя Зеленіна Н.І.) у задоволенні позову відмовлено.
4. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.06.2019 (колегія суддів: Отрюх Б.В., Сотніков С.В., Пантелієнко В.О.) рішення суду першої інстанції залишено без змін.
Стислий виклад вимог касаційної скарги
5. Позивач просить рішення місцевого та постанову апеляційного господарського суду скасувати та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити.
Аргументи учасників справи
Аргументи позивача, зазначені в касаційній скарзі
6. Позивач зазначає, що суди порушили норми процесуального права, тому що оцінюючи докази у справі залишили поза увагою наявний у справі висновок судової експертизи від 21.05.2018. Згідно з цим висновком товар "ламінантні туби" виробництва ТОВ "Тубний завод" під маркуванням "Энтеросгель" є спорідненими з товарами 20 класу МКТП, для яких зареєстровано знак відповідача, а знак відповідача може ввести в оману стосовно ТОВ "Тубний завод", який виробляє "туби ламінантні".
7. Судами неправильно застосовані норми матеріального права. Для визнання недійсним знака для товарів і послуг з підстав, визначених абзацом п`ятим частини другої статті 6 Закону № 3689-XII не обов`язково визнавати протиставлене позначення добре відомим в України.
Аргументи відповідача, зазначені у відзиві на касаційну скаргу
8. Відповідач вважає касаційну скаргу необґрунтованою та просить відмовити в її задоволені.
9. У відзиві зазначено, що підстави для визнання недійсним свідоцтва України № 217234 відсутні, оскільки позначення "Энтеросгель" на упаковці лікарського засобу може асоціюватися не з виробником упаковки, а з виробником лікарського засобу.
10. Стислий виклад обставин справи, встановлених судами першої та апеляційної інстанцій
11. Відповідач є власником знака для товарів і послуг "Энтеросгель", який охороняється свідоцтвом України № 217234 для товарів 16 та 20 класу МКТП. Дата подання заявки - 16.11.2015.
12. Позивач вважає, що цей знак не відповідає вимогам правової охорони, оскільки є оманливим та/або може ввести в оману щодо особи виробника "туб ламінатних", тобто ТОВ "Тубний завод". Це товариство, з 2011 року виробляє туби ламінатні з позначенням "Энтеросгель" та реалізує їх позивачу, який здійснює свою діяльність на території Російської Федерації.
13. Позивач з 2011 року експортує товар виробництва ТОВ "Тубний завод", маркований позначенням "Энтеросгель". Остання поставка товару за контрактом від 17.01.2017 №27009 не відбулась, тому що митне оформлення товару "Туба з бушоном п/эт. Многослойная (ламинатная) "Паста для приема внутрь "Энтеросгель-сладкая" було призупинено, Харківською митницею ДФС. Підставою такого призупинення вказано наявність на упаковці - на тубі, позначення "Энтеросгель-сладкая", яке схоже із зареєстрованою у митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності 06.01.2017 № 3323 торговельною маркою "Энтеросгель";
14. До вказаного реєстру внесені відомості про Свідоцтво № 217234 (заявка № m 2015 20582, дата подання 16.11.2015), що належить відповідачу.
15. Згідно з висновком експерта від 21.05.2018 № 001-ТТМ/17 товари "ламінатні туби", що виробляються ТОВ "Тубний завод" під позначенням "Энтеросгель", є спорідненими з частиною товарів 20 класу МПКТ, для яких зареєстровано знак за Свідоцтвом № 217234, а саме: "вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів; вироби з пластмаси для транспортування та пакування фармацевтичних та косметичних товарів; вмістилища неметалеві для зберігання і перевезення фармацевтичних та косметичних товарів; вмістилища пластмасові для пакування; вмістилища пластмасові для пакування фармацевтичних та косметичних товарів".
16. Відповідач не здійснює виробництво тари з пластмас та виробництво легких металевих пакувань.
17. Касаційний розгляд справи
18. У зв`язку з перебуванням судді Колос І.Б. на лікарняному склад судової колегії Касаційного господарського суду змінився, що підтверджується Витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 15.07.2019, який наявний в матеріалах справи.
19. У зв`язку з перебуванням судді Селіваненка В.П. на лікарняному склад судової колегії Касаційного господарського суду змінився, що підтверджується Витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 07.08.2019, який наявний в матеріалах справи.
20. ДЖЕРЕЛА ПРАВА. АКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА
Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
21. Стаття 1
Знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
22. Пункти1, 4 статті 5
Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
23. Абзац п`ятий пункту 3 статті 6
Не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
24. Підпункт "а" пункту 1 статті 19
Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.