ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2019 року
м. Київ
Справа № 910/15518/17
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю.,
за участю помічника судді Курмишевої А.Г. (за дорученням головуючого судді),
представників учасників справи:
позивача - публічного акціонерного товариства "Фармак" (далі - ПАТ "Фармак") - Теслі Ю.О. - адвокат (посвідчення від 19.10.2018 № 7034/10);
відповідача-1 - товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоровʼя" (далі - ТОВ "ФК" Здоровʼя") - Панасенка О.О. - адвокат (посвідчення від 24.10.2018 № 002275),
відповідача-2 - Міністерства охорони здоровʼя України (далі - МОЗ) - не зʼяв.,
третьої особи - державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоровʼя" (далі - ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоровʼя") - не зʼяв.,
розглянувши касаційну скаргу ТОВ "ФК" Здоровʼя"
на рішення господарського суду міста Києва від 26.11.2018 (суддя Гумега О.В.) та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.02.2019
(головуючий - суддя Верховець А.А., судді: Пантелієнко В.О. і Доманська М.Л.)
зі справи № 910/15518/17
за позовом ПАТ "Фармак"
до: ТОВ "ФК "Здоровʼя";
МОЗ
про припинення порушення прав інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні МОЗ - ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоровʼя".
РУХ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
1. Позов було подано про:
- визнання незаконним та скасування наказу МОЗ від 01.08.2017 №887 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" у частині реєстрації лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ" [(краплі оральні, розчин по 20 мл або по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею №1), заявник ТОВ "ФК "Здоровʼя", номер реєстраційного посвідчення UA/16193/01/01], зазначений під номером 18 у додатку №1 до наказу МОЗ від 01.08.2017 №887;
- зобовʼязання МОЗ виключити лікарський засіб "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ", номер реєстраційного посвідчення UA/16193/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України;
- заборону ТОВ "ФК "Здоровʼя" використовувати позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ", схоже із добре відомим знаком для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ" стосовно товарів 5 класу МКТП.
2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що згідно з наказом МОЗ від 01.08.2017 №887 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" було зареєстровано та внесено до Державного реєстру лікарських засобів України лікарський засіб під торговою назвою "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ" (краплі оральні, розчин по 20 мл або по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею №1, реєстраційне посвідчення № UА/16193/01/01, термін дії реєстраційного посвідчення з 01.08.2017 по 01.08.2022), виробником якого є ТОВ "ФК "Здоровʼя". Разом з тим, позивач стверджує, що торгова назва лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ" включає в себе знак "КОРВАЛОЛ", який рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - ДДІВ МОН України) від 29.12.2004 визнано добре відомим в Україні відносно позивача щодо товарів 05 класу МКТП "снодійні, седативні лікарські засоби" станом на 01.01.1993. Відтак, враховуючи те, що позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ" є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком для товарів та послуг "КОРВАЛОЛ", а також те, що лікарський засіб "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ" та лікарський засіб "КОРВАЛОЛ" використовуються для таких самих та споріднених товарів/послуг, позивач звернувся з даним позовом до суду на захист належних йому прав на добре відомий знак для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ".
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
3. Рішенням господарського суду міста Києва від 26.11.2018, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.02.2019, позов задоволено повністю та стягнуто з відповідача 4 800 грн. судового збору за подання позовної заяви.
4. Рішення та постанову мотивовано тим, що позивач як власник добре відомого знака для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ", має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, зокрема, позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ" схоже із добре відомим знаком для товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
5. У касаційній скарзі до Верховного Суду ТОВ "ФК "Здоровʼя", зазначаючи про прийняття судових рішень попередніх інстанцій з неповним зʼясуванням обставин, що мають значення для справи, з порушенням норм матеріального та процесуального права, просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 26.11.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.02.2019, а справу направити на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
6. Оскаржувані судові рішення прийняті з порушенням норм статті 104 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) щодо оцінки висновку судової експертизи судом.
7. Судову експертизу у справі проведено з порушенням вимог пункту 4.15 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (далі - Інструкція).
8. Судами попередніх інстанцій було порушено пункт 3 частини першої статті 42 ГПК України, а саме відмовлено у задоволенні клопотань скаржника про призначення повторної судової експертизи.
Доводи інших учасників справи
9. У відзиві на касаційну скаргу ПАТ "Фармак" заперечує проти доводів скаржника, зазначає, що вони суперечать дійсним обставинам та матеріалам справи і не підтверджуються належними та допустимими доказами, звертає увагу на те, що судовим експертом Стародубовим І.В. під час складання висновку експерта № 014-СІВ/17 було вірно ідентифіковано комбіноване позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ", а судові рішення є законними та обґрунтованими, і просить залишити рішення господарського суду міста Києва від 26.11.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.02.2019 без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.
Від інших учасників справи відзиви на касаційну скаргу не надходили.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
10. ПАТ "Фармак" є виробником лікарських засобів під торговельною маркою "КОРВАЛОЛ" (реєстраційні посвідчення UA/2554/01/01; UA/2554/02/01; UA/2554/03/01; UA/14667/01/01; UA/3684/01/01), а також власником добре відомого знака для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ".
Знак "КОРВАЛОЛ" було визнано добре відомим рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 щодо товарів 5 класу МКТП "снодійні, седативні лікарські засоби" станом на 1.01.1993.
Отже, знак "КОРВАЛОЛ" як добре відомий в Україні отримав правову охорону з 01.01.1993.
11. 01.08.2017 МОЗ наказом №887 зареєструвало лікарський засіб під торговою назвою "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ" (краплі оральні, розчин по 20 мл або по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею №1, реєстраційне посвідчення №UА/16193/01/01, термін дії реєстраційного посвідчення з 01.08.2017 по 01.08.2022), виробником якого є ТОВ "ФК "Здоровʼя".
Відповідно до інструкцій для медичного застосування лікарських засобів "КОРВАЛОЛ" та "КОРВАЛОЛ- ЗДОРОВʼЯ" лікарські засоби обох виробників містять однаковий склад діючої речовини, а саме: етиловий ефір альфа-бромізовалеріанової кислоти та фенобарбітал; мають схожі показання для застосування; відносяться до однієї фармакотерапевтичної групи "Снодійні та седативні препарати, Барбітурати в комбінації з іншими компонентами. Код АТХ N05С В02".
12. Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.11.2017 було призначено у справі судову експертизу обʼєктів інтелектуальної власності на вирішення якої поставлено такі питання:
"1. Чи є торгова назва лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ", який було зареєстровано наказом Міністерства охорони здоровʼя України № 887 від 01.08.2017 року (Реєстраційне посвідчення №/16193/01/01), схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомим знаком для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ", визнаним добре відомим Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 р.?
2. Чи є комбіноване позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ", зображене на оригінал-макетах упаковок та етикеток лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ" (краплі оральні, розчин по 20 мл, по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею № 1), поданих Товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоровʼя" до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист № 4505/12 від 28.08.2017) та розміщених в єдиній автоматизованій системі Держлікслужби (лист № 5435-2.0.2/2.0/197-17 від 03.10.2017), схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ", визнаним добре відомим Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 р.?
3. Чи є торгова назва лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ", який було зареєстровано наказом Міністерства охорони здоровʼя України № 887 від 01.08.2017 року (Реєстраційне посвідчення №/16193/01/01), такою, що може ввести в оману відносно особи позивача ПАТ "Фармак", власника добре відомого знаку для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ", який було визнано добре відомим Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 р.?
4. Чи є комбіноване позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ", зображене на оригінал-макетах упаковок та етикеток лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ" (краплі оральні, розчин по 20 мл, по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею № 1), поданих Товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоровʼя" до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист № 4505/12 від 28.08.2017) та розміщених в єдиній автоматизованій системі Держлікслужби (лист № 5435-2.0.2/2.0/197-17 від 03.10.2017), таким, що може ввести в оману відносно особи позивача ПАТ "Фармак", власника добре відомого знаку для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ", який було визнано добре відомим Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 р.?"
13. За результатами експертизи судовим експертом Стародубовим І.В. було надано висновок експерта від 13.08.2018 № 014-СІВ/17 (далі - Висновок №014-СІВ/17), за яким експерт дійшов таких висновків щодо поставлених питань:
1. Торгова назва лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ", який було зареєстровано наказом МОЗ від 01.08.2017 № 887 (реєстраційне посвідчення №/16193/01/01), є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомим знаком для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ", визнаним добре відомим рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004.
2 (3). Торгова назва лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ", який було зареєстровано наказом МОЗ від 01.08.2017 №887 (реєстраційне посвідчення №/16193/01/01), є такою, що може ввести в оману відносно особи позивача ПАТ "Фармак", власника добре відомого знака для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ", який було визнано добре відомим рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004;
3 (2). Комбіноване позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ", зображене на оригінал-макетах упаковок та етикеток лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ" (краплі оральні, розчин по 20 мл, по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею №1), поданих ТОВ "ФК "Здоровʼя" до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (від 28.08.2017 лист №4505/12) та розміщених в єдиній автоматизованій системі Держлікслужби (лист від 03.10.2017 №5435-2.0.2/2.0/197-17), є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ", визнаним добре відомим рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004.
4. Комбіноване позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ", зображене на оригінал-макетах упаковок та етикеток лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ" (краплі оральні, розчин по 20 мл, по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею №1), поданих ТОВ "ФК "Здоровʼя" до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (12 від 28.08.2017 лист № 4505/) та розміщених в єдиній автоматизованій системі Держлікслужби (лист №5435-2.0.2/2.0/197-17 від 03.10.2017), є таким, що може ввести в оману відносно особи позивача ПАТ "Фармак", власника добре відомого знака для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ", який було визнано добре відомим рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004.
Суди попередніх інстанцій визнали Висновок №014-СІВ/17 належним та допустимим доказом у справі.
14. Крім того, у матеріалах справи є висновок експерта №128 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 05.09.2018 у господарській справі №910/15518/17 (далі - Висновок № 128), складений судовим експертом Жилою Б.В. на замовлення позивача.
На розгляд експерта Жили Б.В. були поставлені такі питання:
"1. Чи містить торгова назва лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВʼЯ", який було зареєстровано наказом Міністерства охорони здоровʼя України №887 від 01.08.2017 року (Реєстраційне посвідчення № UA//16193/01/01), істотну складову частину, яка відтворює або імітує визнаний Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 р., добре відомим знак для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ", здатну викликати змішування з ним?